关于驳回决定是否算是审查意见通知书的思考

作者：宋春晖 隆天知识产权代理有限公司流程业务管理部副经理

一件专利申请，如申请人不放弃的话，历经审查，最后无非两种结果。一种是专利申请通过审查获得授权，取得专利证书；一种是专利申请未能通过审查，获得一纸驳回决定。

最近笔者遭遇了一则由驳回决定引起的特殊情况进而引发了对驳回决定是否是审查意见通知书的思考。

在一个已经是分案的专利申请中，由于其母案已经授权，因此，这个分案，除非在审查意见通知书里被指出有单一性的缺陷，否则不能再进行分案。

根据审查指南中关于分案的相关规定，如果分案申请存在单一性的缺陷，申请人在再次提出分案的同时，应当提交由审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或分案通知书的复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或分案通知书的复印件的，审查员将通知补正，补正仍未合格的，审查员将发出视为撤回通知书。

但是，如果分案在其审查过程中，在审查员所下发的历次审查意见通知书中不曾提及有单一性缺陷的问题，审查员随后发出了驳回决定，那么在驳回决定中若提及有单一性问题而驳回决定又不算审查意见通知书的话，申请人实际上就失去了就此分案再分案的机会和权利。

所以，问题来了，驳回决定是否能算是审查意见通知书呢？

就笔者所了解的情况来看，对于“驳回决定”是否算是一种审查意见通知书，目前在业界存在分歧，不光是审查员，包括业界从业人员，如代理人，对此界定也比较模糊。因此引起了笔者的思考。

一方面，如果就中国专利局下发的驳回决定可以进行答复，那么申请人可以根据中国专利法实施细则第51条第3款的规定，即“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改”，对申请文件中所存缺陷进行修改。

然而，驳回决定是不能进行答复的，申请人在收到驳回决定之后只能提出复审请求，而复审请求人可以基于专利法实施细则第61条第1款的规定对申请文件中所存在的缺陷进行修改。

那么，问题又来了……

如果复审通知书中指出了此分案存在单一性缺陷的问题，那么，此分案是否可以再次提出分案呢……换句话说，复审通知书是否也算是审查意见通知书呢？

就此分案所遭遇的特殊情况，我们特意询问了中国专利局。并获得了如下信息：如果驳回决定第一次提及“不符合单一性要求”，并以此为理由驳回申请，是审查员的错误，可以据此请求复审。如果驳回决定提及单一性缺陷，但不是以此作为驳回理由，就此缺陷应该可以将驳回决定视为“审查意见通知书”，并可以提出新的分案申请。同理，如果在复审通知书中，若提及了单一性缺陷，应也可以将其视为“审查意见通知书”，并可以提出新的分案申请。

笔者认为，这样的说法是符合法理的。那么，遵照这样的指导意见，笔者所遭遇的此种特殊情况的分案，应可以再次向中国专利局提出分案申请。

就此问题，我们将在实践中予以验证。而关于驳回决定是否是审查意见通知书的思考仍在继续……