“容易想到”和“公知”类审查意见的答辩思路

作者：李静 专利代理人

在专利实质审查阶段中，申请人和专利代理人常会收到这样的审查意见，审查员承认对比文件未公开本申请的某个或某几个区别技术特征，但是审查员认为“此区别技术特征是本领域技术人员容易想到的”、“是本领域技术人员的惯用技术手段，属于本领域公知常识”。由于这样的评述通常没有文献证据，常常令申请人和专利代理人不知如何辩驳。

目前中国专利实质审查中，创造性的评判主要使用“三步法”判断标准，即确定最接近的现有技术、确定区别特征并基于区别特征确定本申请实际解决的技术问题、判断本发明对于本领域技术人员是否具有非显而易见性。“容易想到”和“公知”类审查意见正是运用“三步法”判断方法中当区别特征看似不具有实质性特点时得到的结论。“三步法”易于操作，但由于在判断非显而易见性时存在主观因素，尤其是在已知本发明技术方案的前提下评价本发明的创造性容易导致“后见之明”的错误，本发明的创造性往往被低估。因此，“容易想到”和“公知”类审查意见难以反证但值得一驳。

专利审查指南还规定了除“三步法”判断方法以外，判断发明创造性时需考虑其他因素，例如，发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题、发明克服了技术偏见、发明取得了预料不到的技术效果、发明在商业上获得成功。

面对“容易想到”和“公知”类审查意见，很多代理人希望能藉由陈述本发明具有这些因素之一而具备创造性。然而，试图通过证明本发明属于这几种因素的情况来克服“容易想到”和“公知”类审查意见在实践中不太容易操作，也不太容易被审查员接受。例如，尤其在机电领域，很难说服审查员本发明取得的技术效果是预料不到的，而商业上的成功也很难证明没有受到其他因素例如营销方式等的影响。至于“发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题”和“发明克服了技术偏见”这两种因素也并不符合大多数发明申请尤其是遭遇“容易想到”和“公知”类审查意见的发明申请的实际情况。

在“三步法”仍是创造性评判的主流标准的前提下，笔者在专利代理实践中总结了一种应对“容易想到”和“公知”类审查意见的较为通用的答辩思路。

一、整体比较本发明和对比文件，扩大区别

与处理大多数创造性审查意见一样，首先应整体研读本申请和各个对比文件，尽可能的找到本发明和对比文件的其他区别特征或者相同特征的不同作用。这就要求对于本申请和对比文件，不仅了解其技术方案和其中各个技术特征，还要了解整体技术方案要解决的技术问题以及各个特征所起的作用。只有本申请和对比文件中各个特征所起的作用相同时才能暂且认同本申请的特征被对比文件公开了，否则，即便是相同的技术特征但起到不同的作用也不能认为是对应的技术特征。在实践中，本申请和对比文件未必会明确描述各个技术特征的具体作用，常常需要从字里行间去仔细推敲。

另外，如果在这一步骤中能够幸运地发现其他区别特征或对应特征的不同作用，为了提高答辩成功几率，最好修改权利要求以体现这种区别。

举例而言，本发明要求保护一种液晶显示装置，其中本申请的一个技术特征是具有蔽光作用的支撑肋，审查员认为对比文件液晶显示装置中的支承框可以对应于本发明的支撑肋，虽然对比文件中没有明确提及支承框有蔽光作用，但是利用支承框进行蔽光是本领域技术人员很容易想到的。

面对这样的审查意见，代理人仔细分析对比文件后发现，对比文件的整体技术方案中设置支承框是为了将面光源元件固定于作为背光源的支承基板，对比文件中不仅未提及支承框具有蔽光作用，并且还记载了“支承框边界处亮度变高而发生光泄漏”。这表明对比文件的支承框与本申请的具有蔽光作用的支撑肋作用完全不同，设置支承框并不能当然地起到蔽光作用，有可能还会漏光。再仔细分析本发明和对比文件，发现本发明中的支撑肋与光源的相对位置相比较对比文件中支承框与光源的相对位置略有区别，这是导致本发明中支撑肋可以起到蔽光作用的必要的结构特征。因此，在答辩审查意见时，将此支撑肋与光源的相对位置的结构特征补充到权利要求中，并且陈述本发明的支撑肋与对比文件的支承框在结构和作用上均不相同，最后成功获得授权。

二、重新构建本发明实际解决的技术问题

接着，如果经过上一步骤的比对，本申请相对于对比文件确实只存在被审查员认为是“容易想到”或“公知”的区别技术特征，此时不要简单认同审查员构建的本发明实际要解决的技术问题，而是重新构建本发明实际要解决的技术问题，这是克服“容易想到”和“公知”类审查意见的关键。

审查指南中规定应“根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”。实践中，审查员往往将发明实际解决的技术问题等同于该区别特征本身的作用，这实际是在已知本发明区别特征的前提下抬高了创造性评判的起点，从而导致“容易想到”和“公知”的低判结论。作为申请人或代理人，不能认同这样的技术问题，一定要站在由对比文件构成的现有技术的起点，基于区别特征给整体技术方案带来的整体技术效果而不是区别特征本身的作用来重新构建本发明的技术问题，尽量用更上位、更为整体的视角构建技术问题。

举例而言，本发明要求保护一种流路结构，其与对比文件的区别特征仅在于本发明的流路中多设置了一个旁路和旁路中的逆止阀。旁路和旁路中的逆止阀确实是本领域技术人员经常使用的技术手段，审查员也认为基于此区别技术特征，本发明实际要解决的技术问题是利用旁路和旁路中的逆止阀更好地起到分流的作用，这是本领域技术人员的惯用技术手段，因此本发明不具备创造性。这种技术问题的构建看似合理，但并没有看到旁路和逆止阀给整个技术方案带来的技术效果，仅就旁路和逆止阀本身的作用来构建技术问题，其实是在评判创造性时带入了本发明技术方案的教导。

答辩中，代理人指出，基于与对比文件的此区别特征，本发明实际要解决的技术问题应该是“如何增加流路的多种独立工作模式而同时尽可能不增加流路系统的复杂性”。面对此技术问题，现有技术并未教导使用何种流路装置、是否可以使用旁路和逆止阀、是否可以仅使用旁路和逆止阀而不需要增加其他装置、以及将旁路和逆止阀设置在何处可以解决此技术问题，等等。因此，面对“如何增加流路的多种独立工作模式而同时尽可能不增加流路系统的复杂性”这样的技术问题，本发明在此处设置旁路和逆止阀，并且仅使用旁路和逆止阀的简单装置即取得“增加流路的多种独立工作模式而同时尽可能不增加流路系统的复杂性”的技术效果，对本领域人员而言具有非显而易见性。

三、强调发明过程的困难

在构建了一个整体视角的技术问题后，还可以具体说明为解决此技术问题，本领域技术人员得到本发明的技术方案需要克服的技术困难，需要考虑的技术因素等，尽可能强调发明过程的困难。

记得一位专利复审委的审查员在与代理人的某次交流会中说起过一个案例，这位审查员曾经处理过一件发明申请，在书面审查中合议组都不认为其具有创造性，但是在口审中发明人向审查员详细说明了发明的整个艰难过程，使审查员对本发明有了更深的了解，最后合议组认可了该发明的创造性。

这个案例启发我们在答复创造性审查意见中可以不遗余力地说明得到本发明技术方案的过程，尤其是需要克服的技术困难，需要考虑的技术因素等。在申请文件的最初撰写时，对于后来审查员认定的区别特征往往没有过多描述。此时，需要从申请文件之外挖掘材料，不惜笔墨详细描述得到本发明技术方案需要克服的技术困难和需要考虑的众多技术因素，强调发明过程的不易。

举例而言，本发明要求保护一种用于钻井的设备，与对比文件的区别特征仅在于其具有至少一个绝缘体构件，所述至少一个绝缘体构件在钻柱上被定位在多个测距装置之间，并且至少一个绝缘体构件能够操作成与地层非导电接触。审查员认为，在对比文件已经公开了多个测距装置的基础上，为了使多个测距装置与地层接触而将电磁信号传递到地表实现测距，同时避免其他电磁信号干扰，本领域技术人员很容易想到在多个测距装置之间设置至少一个绝缘体构件，并且使至少一个绝缘体构件与地层非导电接触。

这里，可以看到，审查员对技术问题的构建仅针对区别特征本身的作用就事论事，没有看到区别特征给整体技术方案带来的技术效果。对此，代理人首先基于说明书中记载的本发明技术方案的技术效果，将技术问题上升为“钻柱与地层在测距装置间的非期望的接触将使该测距系统短路或者将妨碍该测距装置最有效地发送和接收电磁信号的能力”。但是重建后的这个技术问题似乎也还是没有太大的实现难度。于是需要增加发明过程难度的陈述以增强说服力。

本案中，代理人是如下陈述的：“本领域技术人员面对此技术问题，得到将至少一个绝缘体构件定位在多个测距装置之间，并且所述至少一个绝缘体构件能够操作成与所述地层非导电接触的解决方案，是经过对是否能够在钻柱与地层之间采用绝缘体构件，采用绝缘体构件是否会影响测距装置的正常工作，尤其是在钻柱长度很长时，这种绝缘体构件的非导电接触是否能得到适当的控制，是否可以采用多个绝缘体构件，以及如何布置绝缘体构件等一系列问题的思考后得到的，并且取得了在不影响测距装置的正常工作的前提下防止在钻柱与地层之间形成导电路径、更好地控制钻柱与地层之间的期望的和非期望的接触的有益效果。”。藉此成功说服审查员获得授权。在这里，如果发明人能够协助提供更多的发明过程中的信息，还可以进一步提高说服力。

当然，上述答辩思路并不是通用公式，面对“容易想到”和“公知”类审查意见还需就个案具体分析。以上仅是笔者分享的专利代理实践中的心得体会，希望有助于各位申请人和代理人在答辩“容易想到”和“公知”类审查意见时打开应对思路。