发布时间: 2016-12-22
作者：关瑀 隆天知识产权代理有限公司 流程业务管理部
凡对美国专利申请有所了解的人，对美国专利商标局(USPTO)发出的“最终审查意见通知书(Final Office Action，简称FOA)都不陌生，它是在专利审查过程中最常见的实审官文之一，其名虽冠有“最终(Final)”字样，但综观现行的美国专利审查制度及其作业实践，我们可以了解到该通知书及其处理程序并非是整个专利申请审查过程中最后一份实审通知书。
面对FOA，申请人可以有若干种选择，本期笔者将结合我们的作业实践，浅谈一下申请人应对FOA的几种策略。
一、针对FOA, 申请人直接提出答辩或同时对申请文件进行修改
如果申请人认为不需要修改权利要求的范围，可以直接提出答复意见(Remarks/Response)，向审查员陈述相关理由；如果申请人认为需要根据审查意见通知书修改权利要求的范围，可以直接提出修改方案(Amendments)，并向审查员作进一步的解释。
如果审查员接受该答复，则将发出授权通知书 (Notice ofAllowance, NOA)。如果审查员不接受，则将发出建议性意见 (Advisory Action,简称 AA)。
选择这种答复方式时，依据我们以往的作业经验，建议申请人在 FOA 发文日起2个月内提交答复，
这样做的优势有四：
1.可以加快审查进度；
2.给审查员继续审查和(有可能发出的) AA预留了时间；
3.将未来可能发生的延期费用降至最低；
4.如果提交的答辩或修改方案不被审查员考虑，可以在法定时限内及时通过提交将在后面介绍的不同请求来继续案件的审查程序。
因为，根据美国专利审查指南（MPEP）710.02(e)(http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s710.html) 的解释，在FOA 发文日起2个月内提交答复，与在 FOA 发文日起 3 个月内提交答复相比，
USPTO 计算延期费用的起算点不同：
(1) 如果申请人在 FOA 发文日起 2 个月内提交答复，并且审查员在 FOA 发文日起 3 个月内发出 AA，申请人答复 AA 时仍然以是否超过 FOA 发文日起 3 个月为准计算；但是
(2) 如果申请人在 FOA 发文日起 2 个月内提交答复，但是审查员发出 AA 时已经超过 FOA 发文日起 3 个月（例如进入了第 4 个月），则申请人答复 AA 时，延期费用的起算点则为 AA 的发文日。
二、收到FOA后，提出 AFCP (After Final Consideration Pilot) 2.0 请求
为加速审查进程和减少不必要的继续审查请求（Request for Continued Examination, 简称RCE）量并缓解已有RCE 案件的积压，USPTO于2013年先后推出了调整RCE官费和AFCP 2.0 计划。收到 FOA 后，如果申请人认为独立权利要求的修改幅度不大，审查员仅需很少时间，即发明案3小时内和外观案1小时内即可完成检索或审查，并且修改没有扩大保护范围，这种情况下申请人可以考虑随 FOA 的答复意见同时向审查员提出再考虑的请求。
提出AFCP2.0请求的条件如下：
- 提交AFCP 2.0 请求书（PTO/SB/434 表格）；
- 案件有尚未答复的 FOA；且仅限根据37 CFR 1.116 的规定提交 FOA 答复意见，不适用于其他审查意见通知书；并且
- 答复意见中至少修改一项独立权利要求，但是不能扩大该独权的保护范围；
收到申请人提交的 AFCP2.0 请求后，审查员将：
- 判断是否能在很少时间完成检索和审查；如果不能，则发出 AA（由此，建议申请人尽量简化答复内容），或者
- 发出授权通知书，或者
- 联系申请人进行问询 (Interview)。
完成与申请人的问询后，审查员将发出 AA 或 NOA。需要注意的是，即使申请人提出了 AFCP 2.0 请求，延期费用的起算点仍然是 FOA 的发文日，因此收到 FOA 后，如果申请人希望提出再考虑的请求，则需尽早提出，以便尽量降低后续的延期费用。
三、参与 P3 (Prosecution Pilot Program) 计划
P3 计划自2016年7月11日起开始实施，截止到2017年1月12日停止或者在USPTO收到1600件符合要求的P3请求后终止（以早到期的为准）。该计划的推出旨在减少申请人在收到 FOA 后到上诉前这段期间提交RCE或上诉请求（Appeal）的数量。
P3计划结合了前述AFCP2.0计划的特点，并且申请人还将有机会做出口头陈述说明意见。申请人需要在收到 FOA 的2个月内以及提交上诉之前提出P3申请。
1.提出P3申请的案件必须满足下列条件：
- 根据35 U.S.C. 111(a)，非临时申请；
- 根据35 U.S.C. 371，PCT申请进入美国国家阶段的发明专利；
- 后续申请，即续案或分案申请。
敬请注意，下述案件不能参与P3计划：
- 再颁申请 (Reissue application)、外观设计、植物发明以及重新审查 (reexamination proceeding)过程中的发明；
- 已经参与了上诉前计划或 AFPC 2.0 计划的案件。
2.提交P3计划所需的文件包括：
- P3 请求书（PTO/SB/444表格）；
- 根据37 CFR 1.116规定下的书面答复，该答复包括：
o 权利要求修改文本，修改不得扩大保护范围，
o 答辩意见 (Argument)，不得超过5页纸；
- 表示自愿参加由查员小组召开的会议的声明。
一旦P3请求被受理，申请人可以与审查员小组进行一段20分钟以内的口头陈述，与审查员面对面交流。会议结束后，审查员小组将书面公布其最终结果，包括 1）维持原判（即支持 FOA 的驳回意见）；2）授权；或 3）重新审查。
需要特别注意的是，审查员小组的成员将不会受之前审查员判断的影响，因此审查员小组的客观性对申请人是一大利好，此外P3申请还无需缴纳任何官费。与“耗时费财”的上诉程序 (Appeal) 相比，P3计划不仅为申请人节省了时间，还节省了一大笔费用。
四、提出问询 (Interview) 与审查员直接讨论
除了通过书面方式与审查员沟通外，申请人还可以与审查员进行更直接的沟通和讨论。因此 Interview 并不仅限于 FOA 才能使用。
五、提出 RCE，请求继续审查
收到 FOA 后，申请人可以请求 USPTO 继续审查 (RCE)，并同时提出答复意见或修改。提出 RCE 的官方期限为 FOA 发文日起3个月内，但如果缴纳了延期费，最长可延期至 FOA 发文日起6个月内提出。提出 RCE 后，下一个收到的审查意见通知可能是“非最终”审查意见通知书 (Non-FinalRejection, 简称NFOA)，也可能是最终审查意见通知书。
需要注意的是，进行 RCE 的审查员通常还是发出 FOA 的审查员，对于案件的技术内容和看法往往已经定型，因此 RCE 后的驳回理由与 FOA 的驳回理由重复的概率会很高。鉴于 RCE 的官费价格不菲，申请人在提出 RCE 前还需谨慎考虑。
另外，如果申请人在收到 FOA 后，有新的参考文献需要作为 IDS递交，也需要同时提交RCE请求。
六、提出上诉 (Appeal)
案件审查过程中，通常是由同一位审查员进行审查（提出RCE 后也依然如此），然而多次审查后，审查员对案件的看法已经大致定型，并且不太容易改变。申请人可以向专利审判及上诉委员会 (Patent Trial and Appeal Board, 简称PTAB) 提出上诉。
上诉程序处理的范畴，仅限申请人对审查员的驳回理由有争议，并且需要对比在先技术、或者需要对保护范围作进一步解释、甚至需要其他证据的情况。如果审查员发出的驳回理由存在事实或法律上的明显错误，则需选择 Pre-Appeal 程序，由 USPTO 官方对审查员的审查意见进行复审，以确认申请人是否仍有必要提出上诉。
需要注意的是：提出上诉时，申请案必须仍在存续期间 (pending)，也就是必须在 FOA 发文日起3个月内提出，缴纳延期费用后可延期至 FOA 发文日起 6 个月，如果答复官方期限前没有提出任何答复程序 (Response/Amendments/AFCP2.0/RCE/Appeal)，则案件将因为逾期未答复而视为放弃 (abandoned)。
七、提出续案申请/分案申请
在母案的存续(pending)期间，包括审查期间或继续审查期间，在放弃母案之前或母案获得授权之前，申请人可以提出继续申请（Continuation Application，简称CA）、部分继续申请（Continuation-In-Part，简称CIP）或分案申请（DivisionalApplication，简称DA）。
八、不答复FOA，放弃申请
收到 FOA 后，申请人也可以选择不进行任何答复程序，则案件将因为逾期未答复而视为放弃 (abandoned)。审查员通常会与代理人先行电话确认是否放弃，随后发出放弃通知书 (Notice of Abandonment)。
以上信息仅供参考，大家在实际作业中，请以USPTO发布的现行法律法规为准。
