缩限通知的答复技巧

作者：石海霞 专利代理人

一、前言

对于中国申请人而言，其进入美国的很多申请会收到美国专利商标局（USPTO）发出的Restriction Requirement（下文简称“缩限通知”）。缩限通知要求一份专利申请仅限制到单个发明（single invention）并且不会给审查员带来过多的检索负担。

缩限通知的答复说简单也不简单

称其简单是因为，按照美国专利实践，在收到缩限通知时，无论申请人是否同意审查员对于权利要求的分组和归类，申请人都需要选择一组权利要求（有时甚至需要选择一个species）供审查员检索，因而通常的答复思路就是直接明了地告诉审查员申请人的选择。

称其不简单是因为，并非仅是考虑做个选择，选完就完事大吉，实际上在整个审查阶段申请人都需要考虑在答复缩限通知时做出的选择是否合适；如果不合适，则需要通过后续审查意见（OA）答复阶段的修改或争辩来进行补救；否则，有可能需要通过提出分案来保护未被选择的权项，进而造成申请费用大幅上涨。

下面笔者通过近期处理过的一个案例来提供一种缩限通知的答复思路：

二、案例简介

本文讨论的案例中，独立权利要求1请求保护一种变换器电路，权利要求2-9是独立权利要求1的从属权利要求。权利要求1如下（注：为了便于阅读和说明，本文中的权利要求仅以中文示出并加入相关附图标记）：

“1、一种变换器电路，具有第一输出（103）和第二输出（104），包括：

第一变换器（G1）和第二变换器（G2），每个变换器包括：

(a) 开关网络电路（SNC1）；

(b) 第一变压器（T1,1，T2,1）和第二变压器（T1,2，T2,2），每个变压器具有初级线圈以及至少一个次级线圈，其中所述开关网络电路与所述第一变压器和第二变压器的初级线圈彼此电性连接；

(c) 第一整流器（R1,1，R2,1）和第二整流器（R1,2，R2,2），分别电性耦接至所述第一变压器和所述第二变压器的次级线圈，每个整流器具有第一输出（111,121）和第二输出（112，122）；

其中所述第一变换器和第二变换器的所述第一整流器的所述第一输出和第二输出电性地并联连接至第一输出电容（CF1），该第一输出电容电性连接在所述变换器电路的所述第一输出和所述第二输出之间；

并且其中所述第一变换器和第二变换器的所述第二整流器的所述第一输出和第二输出电性地并联连接至第二输出电容（CF2），该第二输出电容电性连接在所述变换器电路的所述第一输出和所述第二输出之间。”

权利要求1对应于如下图1和图2：

权利要求10请求保护一种权利要求1所述的变换器电路的布局，具体如下：

“10、一种权利要求1所述的变换器电路的布局，包括：主板（360），以及间隔分开并沿预定方向垂直附连至所述主板的第一子板（361）和第二子板（362）；

其中所述第一变换器和第二变换器的所述第一整流器（R1,1和R2,1）以及所述第一输出电容（CF1）间隔分开布置在所述第一子板的一侧上，使所述第一输出电容放置于所述第一变换器的第一整流器与所述第二变换器的第一整流器之间，且其中所述第一变换器和第二变换器的所述第一变压器（T1,1和T2,1）装设在所述第一子板的另一侧上，并分别与所述第一变换器和第二变换器的所述第一整流器空间对准且电性连接；

并且其中所述第一变换器和第二变换器的所述第二整流器（R1,2和R2,2）以及所述第二输出电容（CF2）间隔分开布置在所述第二子板的一侧上，使所述第二输出电容放置于所述第一变换器的第二整流器与所述第二变换器的第二整流器之间，且其中所述第一变换器和第二变换器的所述第二变压器（T1,2和T2,2）装设在所述第二子板的另一侧上，并分别与所述第一变换器和第二变换器的所述第二整流器空间对准且电性连接。”

权利要求10对应于如下图3：

权利要求15请求保护一种权利要求1所述的变换器电路的布局，具体如下：

“15、一种权利要求1所述的变换器电路的布局，包括：主板（460），以及垂直附连至所述主板的子板（461），其中所述第一变换器（G1）的第一整流器（R1,1）、所述第一输出电容（CF1）、所述第二变换器（G2）的第一整流器（R2,1）、所述第一变换器（G1）的第二整流器（R1,2）、所述第二输出电容（CF2）以及所述第二变换器（G2）的第二整流器（R2,2）间隔分开且沿预定方向顺序地布置在所述子板的一侧上，使得所述第一输出电容放置于所述第一变换器的第一整流器与所述第二变换器的第一整流器之间，且所述第二输出电容放置于所述第一变换器的第二整流器与所述第二变换器的第二整流器之间；

其中所述第一变换器的第一变压器（T1,1）、所述第二变换器的第一变压器（T2,1）、所述第一变换器的第二变压器（T1,2）以及所述第二变换器的第二变压器（T2,2）顺序地装设在所述子板的另一侧上，并分别与所述第一变换器的第一整流器、所述第二变换器的第一整流器、所述第一变换器的第二整流器、以及所述第二变换器的第二整流器空间对准且电性连接。”

权利要求15对应于如下图4：

另外，权利要求11-14是权利要求10的从属权利要求。权利要求16-19是权利要求15的从属权利要求。需要特别说明的是，该案权利要求10和15虽然是实质上的独立权利要求，但是其引用了权利要求1，因而在整个审查过程中被当作从属权利要求对待。

三、审查过程

如多数案件一样，在收到non-finalOA之前，申请人收到了缩限通知。在该缩限通知中，审查员认为：权利要求10-14对应于图3的方案，属于一个species，而权利要求15-19对应于图4的方案，属于另一个species，因而要求申请人选择一个species以供审查员检索。

在答复缩限通知时，申请人选择了权利要求10-14，并将权利要求15-19的状态标记为“withdrawn”。

之后，USPTO发出non-finalOA，其中审查员认为权利要求1-9不具有创造性，而权利要求10如果撰写为包括权利要求1的全部技术特征的话则可以授权。

按照常规的处理方式，在答复non-finalOA时，如果认为权利要求1-9确实没有创造性并且希望尽快获得授权，那么依照审查员的建议将权利要求1的全部特征并入权利要求10即可。

但是，经研究确认，权利要求10-14和15-19的技术方案实质上基于同样的发明思路。请参见上述图3和图4。

图3中包括两个子板，即第一子板和第二子板，第一和第二变换器的第一整流器和第一输出电容设置在第一子板的一侧，第一变换器和第二变换器的第一变压器设置在第一子板的另一侧；第一和第二变换器的第二整流器以及第二输出电容设置在第二子板的一侧，第一和第二变换器的第二变压器设置在第二子板的另一侧。图4中包括一个子板，第一变换器和第二变换器的各整流器和输出电容以及各变换器分别设置在该子板的两侧。

对比图3和图4，可以看出，将图3中的两个子板沿着箭头A的方向拼接在一起就可以得到图4的方案。

图3和图4共有的特征是，第一和第二变换器的第一整流器 (R1,1和R2,1)尽可能地彼此靠近并且第一和第二变换器的第二整流器(R1,2和R2,2)尽可能地彼此靠近，从而减小两个整流器中间的输出电容上的电流纹波。

基于上述理由，申请人在答复non-finalOA时请求审查员重新考虑权利要求15-19的创造性，并争辩如下：既然权利要求10-14是可以授权的，那么与权利要求10-14具有相同技术思路的权利要求15-19实质上属于单个发明，因而同样也可以被授权。

之后，USPTO发出finalOA，其中审查员不接受申请人的争辩理由，坚持认为权利要求15-19不可以在这个专利申请中获得保护。这是因为10-14与15-19属于形式上独立的并列权利要求。

在该答复阶段，申请人转换了思路。权利要求10和15既然具有共同的特征，那么就可以撰写为一个较上位的权利要求来涵盖这两个权利要求的方案。

基于该答复思路，申请人提交了继续审查请求（RCE）并修改了权利要求，其中对权利要求10进行了重新撰写，不仅将原权利要求1的全部特征并入，而且基于权利要求10和15的共有特征将这两个权项的方案进行上位概括，并增加了新的从属权利要求来分别体现原权利要求10和15的技术方案。

经过上述修改之后，USPTO发出授权通知书。

四、思考和分析

如果采用一种较为机械的处理方式，那么在答复non-finalOA 或finalOA时，申请人可以重新撰写权利要求10以将权利要求1的全部特征并入，从而使得权利要求10-14授权；至于权利要求15-19，可以提出分案申请。然而，这样的答复方式对于本案而言显得简单机械，因为这样一来就多出了分案的申请费用，而实质上这是可以避免的。

在本案的答辩中，经过对技术方案的深入分析，通过修改的方式避免了分案申请的提出而使得在一份申请中同时保护了图3和图4的方案。

通过整个案件可以看出，对于答复过缩限通知的案件，申请人应当尤其注意“后缩限通知”程序（Post-RestrictionRequirement），即答复完缩限通知之后直到缴纳授权办登费用之前的时间段内，申请人都是可以针对先前未选择的权利要求进行处理的。另外，申请人应当谨记一点：在整个审查过程中，申请人永远有机会通过修改使得答复缩限通知时未被选择的权项被审查员重新考虑或接受。

这个案件的答复过程还折射出了一个撰写问题。实际上，如果在一开始撰写时能够有一个上位的权利要求来涵盖权利要求10和15的话，则如果该上位的权利要求能够被授权，那么权利要求10和15对应的方案审查员就会一并考虑，而不会出现只考虑权10方案的问题。

因此，在撰写时，对于多个并列的技术方案，应当尽量考虑是否能够提取出共同特征进而概括出上位权项。