发布时间: 2016-12-13
作者：李静 专利代理人、律师
随着国内企业越来越注重科技研发，越来越多的自主知识产权产品需要走出国门，而作为世界最重要的经济体之一的美国是众多高新技术企业出口的重要目标市场。产品未动，专利先行，产品进入美国市场前需先考虑申请美国专利保护。
目前取得美国专利保护一般可以通过三种方式：
一、直接在美国申请专利；
二、先在中国申请专利，然后自中国申请日（有优先权日的自优先权日）起12个月内提出美国申请，依据巴黎公约要求此项中国申请（和/或其优先权申请）的优先权；
三、在中国提出PCT国际申请，将美国作为指定国之一，然后自PCT申请日（有优先权日的自优先权日）起30个月内进入美国国家阶段。其中，第三种PCT申请方式由于为在多个PCT成员国申请专利提供了程序的便捷和长达30个月的充足考量期等原因而为申请人青睐。
一般而言，通过PCT方式进入某指定国国家阶段需要通过国家化（Nationalization）的程序，美国也不例外，其法律依据是美国35USC371条款。
在国家化时，会给予进入国家阶段的PCT申请一个美国专利申请号，但这只是为了美国专利局归档跟踪方便，PCT申请与国家化后的申请在法律上将被视为同一件申请。
国家化后的申请文本的修改可以基于此PCT申请之前在国际阶段所作的修改版本。如果国际检索报告和书面意见已传送给美国专利局，通常不再要求对国际检索报告和书面意见中的对比文件再次提交IDS。如果国外优先权文件副本已传送给美国专利局，通常也无需再次提交国外优先权文件副本（译本除外）。
除此以外，不同于其它PCT成员国的是，一件以美国为指定国的PCT申请除了上述国家化途径以外还可以有另一种进入美国的途径。
这是由于美国具有延续申请制度，其规定于母案在审有效（pending）期内，可以基于母案提出延续申请（CA）或部分延续申请（CIP），延续申请或部分延续申请享有母案的优先权日。
而一件以美国为指定国的PCT国际申请，虽然不经过国家化程序不能正式进入美国专利审查程序，但在法律上也被视为一件美国申请。
因此，基于一件未进入美国国家阶段的指定美国的PCT国际申请，也可以于在审有效期内（在放弃进入国家阶段的情况下，PCT申请的在审有效期通常是自PCT申请优先权日起30个月）作为母案在美国提出延续申请或部分延续申请，这就是所谓的PCT申请进入美国国家阶段的旁路途径（Bypass），其法律依据是美国35USC111（a）条款。
PCT申请的美国旁路延续申请在法律上被视为一件不同于该PCT申请的美国新申请，其仅享有该PCT申请的优先权日，因此美国旁路延续申请不在PCT条约的制约框架内。
美国旁路延续申请和其它延续申请一样，需提交IDS（包括国际阶段的对比文件）、优先权副本和译本。母案PCT申请在国际阶段的修改将不被考虑，对于延续申请的申请文件修改均基于该延续申请的递交版本。
PCT申请进入美国国家阶段的旁路途径实质上是放弃了原PCT申请，仅享受母案PCT申请的优先权日。
当然，由于PCT申请在进入或放弃进入国家阶段之前有30个月的在审有效期，这比起巴黎公约优先权的12个月有效期，大大延长了申请人的考量时间。
其实，放弃原PCT申请并不足惜，PCT旁路申请脱离了国际身份成为地道的美国本国申请，在更加灵活自由的美国专利审查制度框架里反而可能对申请人更为有利。
下面从几个方面比较PCT申请国家化途径和旁路途径的优劣：
首先，旁路途径申请相比较国家化途径最显著的优势可能在于，旁路途径申请可以不必严格对应PCT国际公布文本，申请人甚至可以加入新的主题（New matter）。
此时新申请作为原PCT申请的部分延续申请（CIP），仅超出PCT申请公开内容的部分不能享有PCT优先权日。而PCT国家化途径进入美国国家阶段的申请，译本需逐字逐句地（literally）严格对应PCT申请公开文本。虽然在进入国家阶段时可以依据PCT 28条或41条对PCT申请进行修改，但是PCT 28条或41条修改不允许超出原PCT申请公开范围。
其次，PCT申请国家化途径进入美国后如果不请求加快审查，审查期通常会比旁路途径进入的申请审查期长，而PCT申请国家化途径和旁路途径，专利保护期20年都是自PCT申请日起算。
过长的审查期导致不能及早获得授权是对专利保护期的一种实际损害。另外，美国专利局可以公布也可以不公布通过国家化途径进入美国国际阶段时所作的初步修改（Preliminary Amendment），而未公布的修改内容不能用于计算专利临时保护的侵权赔偿，这对于专利权人是另一个潜在的专利权损失。
再次，PCT条约虽然为申请人提供了程序上的便利，使得申请人无需在国家阶段重复提交国际阶段的对比文件和优先权副本，但前提是要求在进入国家阶段时将国际阶段的这些文本从国际局传送给美国专利局。
而旁路延续申请作为一件美国新申请，虽然不能享有此项程序便利，但是，由于很多国家专利局已经和美国专利局之间建立了电子交换程序，利用电子交换程序递交优先权副本等已不再是一件繁琐的工作。
最后，PCT申请国家化途径进入美国的申请，单一性审查依据PCT条约规定的发明单一性标准，通常不会收到美国审查员下发的缩限通知书（Restriction Requirement）。而作为一项美国申请，旁路申请则可能收到缩限通知书。缩限通知书的要求比通常的发明单一性标准高，例如，缩限通知书可能要求在方法权项和装置权项之间选择一组进行审查。
然而，申请人无需为此忧虑，需了解美国缩限通知书高于发明单一性标准的一些要求往往仅是为了审查检索方便的目的，对申请人的权利并没有实质影响。如方法权项和装置权项之间的择一，在其中一组权利要求授权后，对应方法或装置权项可以重新并入（Rejoin）授权文本。
结论
综上对比可以看出，PCT申请旁路途径进入美国国家阶段不仅可以享受PCT申请的30个月考量期的优惠，还可以在进入美国国家阶段后摆脱PCT框架的约束，以单纯美国申请的身份进入美国。在美国专利审查制度下，专利申请文本的修改可以更加方便灵活，审查进度可以得到加快，程序便利和单一性审查方面也并不一定劣于PCT国家化途径。
某种意义上说，PCT申请旁路途径集中了PCT申请的长考量期和美国申请的审查灵活高效两种优势，因此，相比较传统的PCT国家化途径，Bypass旁路途径不失为PCT申请进入美国国家阶段的较佳选择。
