发布时间: 2016-12-13
作者： 王卫忠 隆天知识产权代理有限公司 国内部
目前，申请人在专利申请程序中往往不清楚是否应该提前公开发明专利，本文希望站在申请人角度上论述一下相关决策思路，以供专利申请人参考。
图1.决策参考示意图
首先，这里先了解一下“提前公开”的好处与坏处：
一、发明专利申请提前公开的好处
第一，可以缩短审批时间，早日获得专利权。
根据专利法规定，一般只有在发明专利申请公布后，才能进入实审程序；一件发明专利从提交申请到授权，中间需要经历初步审查、公开和实质审查3个阶段。所谓提前公开，是指申请人依法要求提前公开其专利申请，并应提交提前公开声明。对于要求提前公开的发明专利申请，该申请经初步审查合格后，即可进入公布程序，一般自申请日起6～10个月即可公布。这相对于专利法规定的“自申请日起满18个月，即行公布”可以缩短8至12个月等待进入实审的时间。
第二，可以获得更长的临时保护期，从而避免了可能的损失。
临时保护只适用于公布后的发明专利申请。若第三人获知发明专利涉及的产品信息后，将有可能实施该发明专利。如果，申请人的专利申请已经处于公开状态，则可以获得临时保护，一定程度上来避免侵害（临时保护需要支付的费用远低于侵权赔偿），专利授权后便可以主张权利。
第三，可以避免竞争对手就相同或类似申请在国内外获得专利权。
因为科技发展迅速和取得信息的方便化，几个申请人提出相同或类似申请的时间越来越短，而判定发明专利申请的授权条件的新颖性和创造性是与现有技术相比，现有技术是一个用来衡量发明创造是否具有新颖性和创造性的客观参照物。
现有技术又称已有技术、公知技术、在先技术和先行技术，专利法实施细则第三十条指出“已有的技术是指申请日(有优先权的指优先权日)前在国内外出版物上公开发表，在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。”
为了避免对同样的发明创造申请授予专利权，在判断新颖性时，除考虑现有技术外，还要考虑抵触申请。所谓抵触申请是相对于他人所递交的在后申请而言的一种专利申请。在后申请与抵触申请的申请人不同，但属同样的发明创造，且其申请日在抵触申请的申请日之后，公开日之前。
例如，张某在2001年2月3日递交了一份“保温材料”的发明专利申请，该申请的公开日为2002年1月5日，李某在2001年11月4日递交了一份“保温材料”的发明专利申请。这种情况下则称张某的专利申请为李某的专利申请的抵触申请，李某的专利申请为在后申请。
因此，对于在后申请而言，抵触申请不属于现有技术，在审查在后申请时，它是新颖性的一种特殊规则。而在评价在后申请的创造性时不考虑抵触申请，即存在抵触申请时，在后申请将以不具有新颖性而被驳回。抵触申请中同样的发明创造是指技术领域，所要解决的技术问题和技术方案相同，预期效果相同。其中不包括类似申请，所谓类似申请笔者认为是指技术领域相同或相近，所要解决的技术问题和技术方案相近，技术效果相近的专利申请。
这样就产生了一个问题：如果在后申请与在先申请是类似申请而非相同申请，那么在先申请就不能成为在后申请的抵触申请，从而不能破坏其新颖性，而且不破坏其创造性，很有可能在后申请会被授予专利权。
二、发明专利申请提前公开的坏处
提前公开发明专利申请对申请人之“弊”体现在：
第一，专利申请的提前公开，可能使竞争对手了解专利申请技术的时间提前，更早地在此基础上进行创新，不利于专利申请人的竞争地位。
第二，提前公开申请文件的内容可能会损害申请人的利益。例如，申请人申请一项发明专利后，可能出于某种原因撤回其专利申请。对撤回的专利申请，公开和未公开大不一样。
如申请内容尚未公开，则申请人撤回专利申请后，该技术还可以作为一项技术秘密由其拥有，并且日后还可以重新提出专利申请并获得专利权；如果申请内容已经公开，则意味着该技术进入了公知技术领域，申请人再就基于同一构思的类似创意申请专利，获得授权的可能性要大大降低。申请人往往希望这种公开晚一些，以便有更多的时间来最终决定是否公开其技术或为技术的公开做准备。
三、决策思路建议
基于上述分析，按作者目前理解，提前公开的好处不受条件影响一般希望获得，所以其对决策的影响并不起决定作用；则决定是否提前公开最关键要权衡的是以上两点坏处，既：一、将研发动向提前暴露；二、损害整体的知识产权保护规划。可见下图所示意。
图2.产生专利申请时所处的研发阶段，对于提出提前公开的利弊权衡示意图
按目前认识，而决定上述两点的影响程度的关键因素应该分别是：
（一）距离产品上市时间的远近；
（二）技术创意的成熟度与专利布局的完整性。
因此，基本的判断思路可以是：
1、提出专利的时间点或者考虑提前公开的时间点，若距离专利产品上市公布时间在6个月以内，则可以基本判断没有坏处，或者说坏处可以不考虑（因为产品上市基本带来了技术公开）；否则应该按下面一条来考虑。
2、专利产品若仍处于项目策划阶段，距离最终的产品定型和上市仍不能准确预估出时间，这种情况下产生的专利申请不宜提出“提前公开”。若专利产品已经过严格和综合考虑的工程设计阶段，技术创意的成熟度已经足够，坏处便会降的很低。此时，技术创意的成熟度与专利布局的完整性都能达标，那么这时产生的专利应该都可以提出提前公开。当然，最稳妥的作法还是等到生产准备阶段或是上市准备阶段。
对于行业内普遍的开发周期很短的产品，比如快销品中的食品、饮料等，若一般的研发周期都短于6个月，应该可以直接以上述第1条来判断决策。
