签发知识产权侵权律师函的法律风险控制

作者：盛晓颖 律师、专利代理人

签发侵权律师函是知识产权律师的常见业务，其经常被用于权利人（委托方）进行自力救济，然而侵权律师函如措辞不当易造成扰乱市场竞争秩序，损害被警告方名誉等侵权纠纷。虽然，因律师函措辞不当造成的责任主体一般是委托方，但律师作为受托方和专业人士，仍应对签发侵权律师函的法律风险进行严格控制，以便有效维护客户的合法利益。

笔者认为：侵权律师函的法律风险控制可以从以下角度进行考量。

一、发送侵权律师函的主体

发送侵权律师函的主体应是权利人、依法有权提起诉讼的被许可人及其委托人，对于以上范围之外的人发送侵权律师函，都可能被推定为有不正当竞争之嫌。

二、发送侵权律师函的对象

在实践中，发送侵权律师函的对象一般为生产商，以及生产商的相对交易方（例如销售商、进口商等）。

针对不同的对象发送侵权律师函，其合法性是有区别的。在最高人民法院公布的“2015年十大知识产权案件”之双环公司诉本田公司一案中【案号：（2014）民三终字第7号】，法院认为：对于向生产商的相对交易方发送侵权律师函的注意义务要高于向生产商发送侵权律师函的注意义务，其警告所涉信息应当更为详细、充分，不能简单地仅记载涉案权利的名称，涉嫌侵权产品的名称以及受函客户涉嫌侵权的性质，还需要披露主张侵权的具体理由或必要侵权对比，需要披露影响被警告者判断是否应当停止警告行为的重大事宜（例如，生产商已提起确认不侵权之诉）。

对于不特定的一般消费者，普遍观点认为不应是侵权律师函的发送对象，因为一般消费者对于侵权与否难以进行判断且大部分法律有对于一般使用者的免责规定。因此，对于一般消费者发送的侵权律师函会被倾向于认为其目的主要不在于维权而在于破坏竞争对手的商业信誉，所以，可以认定其不具有合法性。

三、发送侵权律师函的内容

根据双环公司诉本田公司一案，侵权律师函内容必须具体明确，其中应包含：

1、权利人的身份

2、所主张权利的有效性

对于权利是否真实有效，律师应尽到基础的核实义务。笔者就曾发现委托人提供的商标注册证复印件与中国商标网上公开的信息不符，在核实后确认该复印件是伪造的。可见，律师对权利有效性的核查是发送侵权律师函的首要工作。

3、权利的保护范围

在向生产商的相对交易方发送律师函时，应将权利的保护范围明示给相对交易方。例如将外观设计的图片或照片明示给被警告的经销商，让其明确知晓知识产权的保护边界。

4、据以判断被警告行为涉嫌构成侵权的必要信息

必要信息包括涉嫌侵权的具体信息，不能笼统地说明有侵权行为，还必须明确指明是何种侵权行为，例如指明被警告者是生产行为侵权还是销售行为侵权。不能简单地指出存在侵权产品，而是指明涉嫌侵权产品的具体名称型号。在向生产商的相对交易方发送侵权律师函时，还需要进一步说明侵权的具体理由或进行侵权对比，披露影响被警告者判断是否应当停止警告行为的重大事宜。

四、侵权律师函中涉及关联诉讼信息的披露

在侵权律师函多次发送过程中也常常伴随着相关诉讼同时进行，对于侵权律师函中涉及关联诉讼的信息也容易成为纠纷的争议焦点。

首先，对于未决的在先关联诉讼，侵权律师函中是否应当披露以及如何披露，应以权利人维权方式是否正当，是否有违公平的竞争秩序，是否存在打击竞争对手作为衡量标准。

在上海市浦东新区人民法院判决的梦之队公司诉他其公司一案【案号：（2014）浦民一初字第41433号】中，他其公司向梦之队公司的承销商发送律师函，律师函中指出梦之队公司的某系列产品侵犯他其公司著作权，要求承销商停止销售该系列产品，销毁载有该系列产品的宣传材料。然而，他其公司起诉梦之队公司的在先著作权侵权纠纷案以他其公司撤诉结案。法院认为，双方著作权的归属问题存有争议，前案以撤诉结案、纠纷未获解决。他其公司通过向承销商发送律师函作为维护自身权益的方式，本身并不存在违法之虞，亦不存在侮辱、诽谤原告名誉之处，因此不构成侵权。

所以，对于是否需要披露在先关联诉讼信息，如何披露在先关联诉讼信息，需注意应真实全面地披露诉讼情况，不对未决的在先诉讼作肯定性的描述，不加入诱导性、暗示性的评价。

在双环公司诉本田公司一案中，本田公司先后多次向双环公司以及双环公司的相对交易方发送律师函，法院认为在双环公司发起确认不侵权之诉后，本田公司向双环公司的相对交易方发送律师函，律师函中没有披露双环公司已向法院寻求司法救济也没有披露主张构成外观设计侵权的具体理由或侵权对比，认为本田公司没有尽到审慎注意义务。

在上海市第一中级人民法院判决的宣达公司诉孟莫克公司一案【案号：（2009）沪一中民五知初字第228号】中，孟莫克公司向宣达公司的相对交易方、政府部门、行业协会发送律师函，律师函中告知了孟莫克公司已提起宣达公司侵犯商业秘密侵权诉讼，并称“委托人在本案中非常可能获得全面的胜诉”“一旦委托人胜诉，捷盛/忠盛项目将可能被停建乃至拆除”，而律师函在发送时，法院对孟莫克公司提起的侵犯商业秘密诉讼尚未作出判决，孟莫克公司在没有提供相关事实依据以及司法机关未对是否构成侵犯其商业秘密作出权威认定的情况下，擅自发布上述对宣达公司不利的否定性评价，构成对宣达公司的商业诋毁。需要注意的是，法院认为虽然宣达公司与其相对交易方技术签约成功，但这一结果并不影响孟莫克公司前述行为不正当性的认定。

在厦门市中级人民法院和福建省高级人民法院判决的威尔公司诉合强公司一案【案号：（2004）厦民初字第233号，（2008）闽终字第296号】中，合强公司利用其起诉威尔公司及其有关员工涉及商业秘密侵权的机会，在前案仅处于立案受理阶段，法院尚未进行实体审理，更未作出裁判之前，就向双方共同的主管部门和共同的现实及潜在客户，发送案件简情报告，并在报告中刻意强调被诉的自然人被告为其公司原主要技术人员，强调法院已进行证据保全。法院认为合强公司主观意图很明显，就是要诱导主管部门和客户作出员工跳槽盗走知识产权、威尔公司构成对合强公司侵权的判断，合强公司的表述既不准确，也不完整，其结果是很容易造成他人误以为威尔公司已构成侵权。合强公司的行为，系利用发布诉讼信息，加上不当的暗示性描述，刻意诱导公众作出对威尔公司不利的社会评价，借机损害威尔公司的商业信誉和商品声誉，因此构成侵权。

以上就是笔者在此问题上的一些思考。作为知识产权律师，我们在发送侵权律师函时，应当时刻保持谨慎态度，不能将发函作为滥用权利的一种手段，应当从以上几个角度进行仔细考量，从而帮助委托人合法有效地维护权利。