发布时间: 2017-02-04
作者：陈曦 专利代理人
在申请实务中，分案申请是重要的环节之一，各国分案申请制度其立法宗旨相似。但是，在实质性及形式性要件上均有所差异，尤其在可提分案申请的时间要求上相差较大。笔者主要从如下几方面来介绍日本分案申请制度。
一、分案申请人
在日本专利法中，对于分案申请人的相关规定与中国类似。根据日本专利法规定，分案申请人必须与原申请的申请人保持一致。另外，在原申请为多人共同申请的情况下，为了保护全体申请人的权益，分案申请须由原申请的全体申请人共同提出。有些情况下，原申请中公开的多个发明是由不同的发明人完成的，所以并不要求分案申请的发明人必须与原申请的发明人一致，而可以是其中的一部分成员。
二、可提出分案申请的时期
根据中国专利法的规定，能够提出分案申请的时期相对比较宽松，如只要原申请还存续在中国知识产权局就可提出分案申请，或者在收到原申请授予专利权通知书之日起2个月内也可提出分案申请。原申请在收到驳回决定之日起3个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可提出分案申请。在提出复审请求之后以及对复审决定不服提起诉讼期间，也可以提出分案申请。
相比之下，日本对于分案申请提出期限的要求更为严格。经过改法后，分案申请的期限虽然得以缓和，但申请人只可以在以下三种时期提出分案申请。
（1）可补正时期；
在对说明书、权利要求范围、说明书附图可进行补正的时期包括：申请日起至最初及最后审查意见通知书的应答期限（60天）内的任何时间内；在提出复审请求的同时；针对复审请求审理中发出的审查意见通知书进行答复时。
（2）自授权通知之日起30天内；
（3）自最初的驳回决定送达之日起3个月内；
关于上述第（2）种时期，即自授权通知之日起30天内可提出分案的时期，需要注意以下几点：
•自授权通知后，如已经交纳了授权办登的费用，则即使还没有超过30天，也不能提出分案申请，因此，需要在交纳授权办登费用之前，提出分案申请。
•如果交纳授权办登费用的期限已经延长，则提出分案申请的期限也相应延长。
•此处所说授权通知不包括在前置审查中授权的情况，也不包括经复审程序授权的情况。这一点不同于中国，因此，在收到驳回决定后，最好在提出复审的同时，提出分案申请。
关于上述第（3）种时期，即最初的驳回决定送达之日起3个月内可提出分案的时期，说明以下几点：
改法前只有在提出复审请求时才能提出分案申请，因此，实务中出现了为了分案而不得不提出复审请求的情况。而经过改法后，不论是否提出复审请求，均可提出分案申请，无疑给申请人带来了福音。
三、分案申请的实质性要件
根据中国专利法的要求，分案申请的内容不得超过母案申请记载的范围，而且，母案与分案申请的权利要求书应当分别保护不同的发明。
在日本实务中，根据分案申请的提出时间的不同，其所要满足的实质性条件也有所不同。
在上述第（1）种可提出分案的时期，即可补正时期提出的分案申请，需要满足如下两个要件：
（1）不应当将分案前的原申请说明书、权利要求书或附图中所记载的发明的全部作为分案申请中的发明，这违背了分案申请的宗旨。
（2）分案申请的说明书、权利要求书或附图中不应当包括未记载在原申请的原始说明书、权利要求书或附图范围内的事项。
关于第一要件实务中很容易规避，关于第二要件，判断有没有记载在原申请说明书、权利要求书及附图的判断标准相同于补正是否超范围的判断标准。
而对于第（2）种以及第（3）种分案时期，即自授权通知之日起30天内或自最初的驳回决定送达之日起3个月内（不包括提出复审的同时提出分案申请的情形）提出的分案申请，除了上述第一要件和第二要件以外，还需要满足下述第三要件。
（3）分案申请的说明书等中所记载的内容应当记载在分案申请当前的原申请说明书等。
也就是说，在第（2）种以及第（3）种分案时期，分案申请中记载的内容虽然已记载在原申请的原始申请文本中，但没有记载在分案申请当前的原申请的申请文件中时，不得对这些内容提出分案申请。
如果是在第（1）种分案时期，在原申请的审查过程中删除了一部分内容，导致分案申请当前的原申请中缺少了该部分内容，则即使分案申请的说明书等中包括了该部分内容，只要在原申请的原始申请文本中有相应记载，就可通过修改的方式来补救，并在这种修改的基础上进行分案申请。
因此，在进行从原申请的说明书中删除某些内容的修改时，必须十分谨慎，也不可盲目地按照审查员的要求来删除原说明书中的内容。
四、分案申请的分案申请
在中国，对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。
相对于此，在日本，即使母案已被授予专利权，只要其分案申请尚在日本专利局未审结，则无论母案申请处于何种状态都可进行再分案申请。
另外，基于分案申请再提出分案申请时，无论相对于母案还是分案申请都必须满足上述实质性要件。由于在后续的审查过程中申请人可能在分案申请的基础上再次提出分案申请，因此，在分案申请中盲目删减原申请说明书中记载的内容都是不明智的行为，即使所删除的内容与分案申请中的发明无关。建议申请人在分案申请中最好是毫无遗漏地囊括原申请的说明书等中的所有内容以及全部附图等。
