发布时间: 2016-12-21
作者：李默 专利工程师
有的申请人在主张在先申请的优先权来提出PCT申请时，想要对PCT申请文件的权利要求和/或说明书进行修改，但是如果进行了超出在先申请的记载范围的修改，在进入日本国家阶段的审查阶段或者授权登记后会产生如下文所述的不利影响。
对于在后申请（即，视为日本国内申请的PCT申请）的权利要求的发明中的、超出在先申请（在首次申请国的申请）的申请文件的整体所记载的范围的部分，不认可其根据巴黎条约第4条主张的优先权的效力。所以，针对这样的权利要求的技术方案，不以在先申请日（优先权日）而是以在后申请日（PCT申请日）为基准来判断新颖性以及创造性等专利授权要求。
因此，在进入日本国家阶段的审查阶段中，若存在于在先申请日与在后申请日之间公开或者申请的现有技术文献，则由于存在该现有技术文献，而导致可能产生根据新颖性、创造性或者扩大在先申请（相当于中国专利法22条第2款后半部分的抵触申请）的驳回理由。
同样地，在授权登记后，由于存在于在先申请日与在后申请日之间公开或者申请的现有技术文献，导致可能产生根据新颖性、创造性或者扩大在先申请（相当于中国专利法22条第2款后半部分的抵触申请）的无效理由。
此外，巴黎条约第4条的F款认可所谓的部分优先权（partial priority）的效力。因此，不会仅由于在后的日本申请的说明书、权利要求书以及附图包含未记载于在先的首次申请国的申请文件中的内容，而导致在后的日本申请产生与记载要求（支持要求或者追加新内容）有关的驳回理由或者无效理由。
关于是否认可上述的优先权主张的效力的判断，有一点应当特别注意：
即使在后申请（视为日本国内申请的PCT申请）的权利要求的文字表述与在先申请（首次申请国的申请）的权利要求的文字表述相同，假如向在后申请的说明书中追加了新的实施方式，有时也会导致在后申请的该权利要求的技术方案包含了超出在先申请的申请文件整体所记载的内容的部分。在这种情况下，即使在后申请（视为日本国内申请的PCT申请）的权利要求的文字表述与在先申请（第一国申请）的权利要求的文字表述相同，对于该在后申请的权利要求的技术方案中的、超出在先申请的申请文件整体所记载的内容的部分，也不认可其根据巴黎条约主张的优先权的效力。
如果这样做，即使在后申请（视为日本国内申请的PCT申请）的权利要求的文字表述与在先申请（首次申请国的申请）的权利要求的文字表述相同，但是判断该权利要求的发明的专利性时，也不是以在先申请日（优先权日）而是以后的PCT申请日为基准来进行判断。
举一个例子，在在先申请的权利要求中记载了上位的技术方案（genus）A，在先申请的说明书中记载了下位的实施方式（species）a1的情况下，在后申请的权利要求中记载有与在先申请相同的上位的技术方案（genus）A，而在后申请的说明书中不仅记载有下位的实施方式（species）a1，而且还记载有新的下位的实施方式（species）a2。此处，上位的技术方案（genus）A共同包含下位的实施方式a1以及a2。
在这个例子的情况下，由于向在后申请的说明书中追加了下位的实施方式（species）a2，而导致对于在后申请的权利要求的上位的技术方案（genus）A中的、相当于下位的实施方式（species）a2的部分，不认可主张的优先权的效力。随之产生的结果是，针对记载了上位的技术方案（genus）A的在后申请的该权利要求，判断专利性的基准日不是在先申请日（优先权日）而是变成在后申请日（PCT申请日）。
为了避免这种问题，可以采用如下的修改方法：例如，将与在日本国内阶段追加的实施方式（species）a2有关的技术方案提出分案申请，并从母案的说明书中删除追加的实施方式（species）a2的记载内容。通过这样，母案的权利要求中所记载的上位的技术方案（genus）A根据巴黎条约主张的优先权的效力就可以得到认可。
