颇具特色的美国专利期限调整（PTA）（上）

作者：程秀娟 隆天知识产权代理有限公司 流程业务管理部

说起各国发明专利的保护期限，除少数国家外，大部分国家最长为申请日起20年。而且，众所周知，专利的保护期对于专利权人，尤其是对利润日以百万计的医药类企业来说，每延长或缩短一天，都有着至关重要的意义。今日，笔者就为大家介绍颇具特色的美国专利期限调整（Patent Term Adjustment, 以下简称PTA）之规定，PTA的合理利用将为权利人争取更大程度的权益。

何为PTA

1999年，美国专利商标局（USPTO）为避免不当延迟而缩短专利有效期限，美国国会在美国发明人保护法（AIPA）中对专利期限调整做了相应规定。如有必要对专利期限调整的案件，USPTO在颁发专利证书时，同时会发出专利期限调整的决定。从PTA机制实行至今，历经多次判例，USPTO对此规定已多次更新并趋于合理。

由于此规定内容多且细，我们将分两期向大家介绍。今天，笔者将简单介绍一下现有的PTA机制，后续还会谈谈PTA涉及到的相关作业实践。

PTA如何计算

PTA的计算包括两部分，第一部分是37 CFR（美国专利法实施细则）1.703 规定的由USPTO审查延迟导致的专利期限调整 （Period of adjustment of patent term due to examination delay）；第二部分是37 CFR 1.704 规定的由申请人延迟导致的专利期限减少（Reduction of period of adjustment of patent term）。简而言之，专利期限调整的天数等于第一部分的天数减去第二部分的天数。其具体规定如下：

1、因USPTO审查延迟导致的专利期限调整（37 CFR 1.703），主要包括以下情形：

（1）审查员应在申请日起14个月内向申请人发出审查结果，包括缩限通知书（Restriction Requirement）、非最终审查意见通知书（Non-Final Rejection），授权通知书（Notice of Allowance）等，其超出14个月的天数为审查员造成的延迟，此点仅适用于2013年1月14日之后授权的案件；以及审查员应该在申请人针对审查意见通知书（包括非最终审查意见通知书Non-Final Rejection、最终审查意见通知书Final Rejection等）递交了答辨意见、或提出上诉（复审）请求、或专利审判和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board ）或某联邦法庭（Federal Court）对上诉做出最终决定，甚或申请人缴纳授权费等之日起4个月内发出下一个审查结论，如在此期限内未向申请人发出下一次审查结论的超出4个月的天数为USPTO审查造成的延迟。这也是通常所说的A类延迟（A delay）；

（2）从申请日起直至专利授权公告日（issue date），超出3年的天数，为USPTO审查造成的延迟。也就是通常所说的B类延迟（B delay）。此类延迟中，如果3年内发生以下几种情形时的天数，不应包括在内：

a)申请人提交继续审查请求（Request for Continued Examination，简称RCE）之日至授权通知书发文日的天数；

b)因抵触程序（interference proceeding）或溯源诉讼程序（derivation proceeding）造成的延迟；

c)因某项发明保密和专利扣发（Secrecy of certain inventions and withholding of patent）造成的延迟；

d)因上诉（appeal）至专利审判和上诉委员会造成的延迟，此点仅适用于2012年9月17日之后授权的案件。

请注意：因抵触程序或溯源诉讼程序、保密和扣发、或2012年9月17日之后授权的案件中因上诉至专利审判和上诉委员会造成的延迟，不包括此程序过程中各种情况重叠的时间（to the extent that the periods are not overlapping）。

（3）此调整从专利到期日开始计算，计算时不包含上述期间的重叠部分，证书的邮寄或传送时间不考虑在内。

（4）凡适用期末放弃（terminal disclaimer）原则的案件均不适用此专利期限调整。

2、因申请人延迟导致的专利期限减少(37 CFR 1.704 )

（1）由于申请人的原因，包括未能及时跟进官方的处理或审查的进程度，导致官方延迟做出审查结论的这部分天数应从根据前述规定37 CFR 1.703中涉及的专利调整期间内扣除。

（2）申请人未在三个月内答复专利局发出任何审查意见通知（包括rejection、objection、argument），超出官方期限的天数应从前述规定37 CFR 1.703中涉及的调整期间内扣除。

（3）因申请人原因，未积极推进申请而造成的申请进度（包括处理或审查）的延迟，包括：提出中止请求、延迟授权请求、放弃申请或延迟缴纳授权费、放弃通知两个月内未提出恢复请求、未及时提交临时申请转非临时申请请求、审查员发出审查意见或授权通知书之日前一个月内提交初步修改或其他修改文件，导致审查员需要发出补充审查意见或补充授权通知书的、因疏忽导致答复审查意见文本有遗漏、答复文本提交后又未经审查员要求主动提交补充答复文件或其他文件、在收到专利审判和上诉委员会或联邦法院相关决定之后，审查员发出审查意见或授权通知书之日前一个月内提交修改或其他文件，导致审查员需要发出补充审查意见或补充授权通知书的、授权通知发出后再提交修改（提交RCE请求除外）、未及时提交上诉简述（appeal brief）、授权通知书发出后提交RCE请求、申请日后八个月内申请仍未处于待审查状态（in condition for examination）等等，根据其具体情况，应从根据前述规定37 CFR 1.703中涉及的调整期间内扣除。

（4）提交IDS或因提交IDS而提交RCE请求将不视为上述所说的未积极推进申请而造成的申请进度（包括处理或审查）的延迟，然而需要注意的是，该IDS所含对比文件为首次引用，且申请人、发明人、代理人等与申请有实质联系的其他人收到相关案通知的时间不得早于提交IDS前的三十天，即，如果该IDS在收到之日起超过三十天提交，相应日期会从前述规定37 CFR 1.703中涉及的调整期间内扣除。

（5）对期限调整减少的恢复请求（request for reinstatement of reduces PTA）将不视为上述所说的未积极推进申请而造成的申请进度（包括处理或审查）的延迟。

（6）在专利局发出任何审查意见通知书或授权通知书之前（以先到之日为准），更正说明书、附图、序列表等均影响PTA的计算。

以上是对PTA相关法条规定的大致介绍，下期笔者将对申请过程涉及到PTA调整的相关作业注意事项做一简单的介绍。由于PTA规定复杂，且美国是判例法，该规定仍在不断完善和修正过程之中。为此，提示大家，在具体作业时，请参照当时USPTO更新的相关法律法规，避免使当事人造成不必要的损失。

参考文献：

（1）35 U.S.C. 154 & 156；

（2）37 CFR 1.703 & 1.704；