发布时间: 2016-12-23
作者：程秀娟 隆天知识产权代理有限公司 流程业务管理部
上期，笔者简单介绍了美国专利期限调整（Patent Term Adjustment，简称PTA）的法律规定，今天，笔者将从作业实践的角度，谈谈申请中需要注意的环节，从而尽量避免操作不当而导致专利保护期限的减少。
一、申请过程中影响PTA因素
1、尽量减少延期
申请人在收到美国专利商标局（USPTO）下发的任何审查意见通知书之后，不论指定期限为何，最好在指定期限内或者在官方发文日起三个月内提交答复文本，如果请求延期答复，且延期后日期超过三个月的天数将从PTA中扣除。
需要注意的是，对于官方指定期限少于三个月的官方通知书，如缩限通知书（Restriction Requirement），如在官方指定的两个月答复期限后，申请人请求延期一个月提交答复，即是在该官文发出日（即from the mailing date of the notice or action）后三个月内提交答复的，将不影响PTA的计算。
2、慎重提交补充答复文本
申请人在收到审查意见之后，应在官方指定的期限内提交答复文本。虽然答复之后申请人仍可以提交补充答复文本，但是，除非审查员明确要求或欲补充的内容非常重要，否则应慎重提交补充答复文本。因为自第一次提交答复文本之日起至提交补充答复文本之日的天数将从调整期限中扣除。因此，申请人应尽可能的一次性准备好答复意见，避免补充答复文件的提交。
3、答复审查意见时信息公开声明（Information Disclosure Statement, 即IDS）的提交
IDS文件的提交是美国申请整个申请过程中申请人及其他相关当事人必须履行的义务，答复审查意见之后提交的IDS文件，将视为补充答复文本（见上述第2点），将影响专利期限的调整。因此，如答复审查意见时有需要提交的IDS文件，应尽量在答复审查意见时同时提交。当然，如之前所述，如果在补交IDS时，同时声明是在收到相关审查意见30日内提交的IDS文件，这样则不会影响专利期限调整。
举例说明：
由此可见，上述两个IDS的提交时间点，虽然均在USPTO对于IDS文件规定的三个月内提交，无需费用发生，但是在PTA计算时，对专利期限调整的计算是有差异的。因此，在收到审查意见通知书后，申请人提交答复文本时，务必核查与美国申请相关的其他申请案件的IDS文件，尽量同时提交，或在收到相关对比文件之日起30日内提交，以避免影响期限调整的计算。
二、申请授权后影响PTA的因素
1、尽量不再提交文件
授权后的补正文件或附图、补充声明等文件均被视为阻碍发证程序的因素，均影响期限调整的计算。因此，此类补正程序应尽量在授权之前完成。
2、对PTA决定有异议的处理方式
按照修改之后（自2013年1月14日起生效）的美国专利法（35 U.S.C.）中关于专利期限的相关规定，如果专利权人对USPTO的PTA计算结果存在质疑，可在该专利授权之日起2个月内，书面提出行政复议请求，要求USPTO重新考虑其关于PTA的决定。如果此类行政复议不成功，则专利权人必须于颁发专利后的180天内提出民事诉讼。对于授权日期超过180天的专利，USPTO拒绝再对PTA进行修改。
三、母案、分案及适用期末放弃（Terminal Disclaimer）原则的案件专利期限调整
1、母案获得专利期限调整后，分案将不再重复获得期限调整
示例： 可参见判列之一Mohsenzadeh诉Lee一案
该案中，母案7,742,984因审查员延迟1476天发出缩限通知书，最终获得2104天的期限调整。该案有两件分案，申请号分别为8,352,362（申请日2010.1.8，授权日2013.1.8）及8,401,963（申请日2010.1.8，授权日2013.3.19），两件分案未获得期限调整。这就形成了分案比母案提交得晚，有效期却比母案短的情况。
2、在任何适用期末放弃（terminal disclaimer）原则的案件中，均不再适用期限调整
期末放弃原则，我们之前介绍过，即在美国专利申请中，为防止申请人就同一主题的申请不断地通过继续申请而延长保护期限，专利权人在遇到专利权人自己的在先技术（可能是已授权的专利、或是已公开的专利说明书）与在后申请的说明书有冲突，但为了保护在后申请的范围，愿意放弃与在先专利交叠的部分期限。这种情况下，申请人可以通过提交期末放弃声明获得新的专利，但专利截止期限同于在先专利。
以上内容是笔者结合实际判例及隆天数十年的美国申请实务经验总结出的关于PTA的实践经验，仅供大家参考。由于PTA规定复杂，且美国是判例法，该规定仍在不断完善和修正过程之中。请大家在实际作业中，参照当时的USPTO的相关法律规定，以免造成不必要的损失。
