发布时间: 2016-12-23
作者：聂慧荃 隆天知识产权代理有限公司高级专利代理人，质检部经理
根据最新发布的官方消息，2015年我国发明专利申请量超100万件蝉联世界第一，且专利纠纷量也大幅度激增（比去年同期增长46.4%）。追本溯源，专利申请文件撰写的质量是保障专利权行使的根本，而“技术效果”作为技术方案三要素之一，一直缺乏业界人士足够的关注与研究。事实上，专利撰写中对技术效果的合理挖掘与构建，会对后续的专利授权、确权与行权产生卓有成效的影响。
一、技术效果在专利相关法条适用上的影响
1.影响必要技术特征的认定
专利实践中，技术效果已成为判断独立权利要求是否缺少必要技术特征的考虑因素之一，特别是在申请文件中没有明确记载其声称要解决的技术问题时。
在发明专利权无效行政纠纷提审案【（2014）行提字第13号】中，最高人民法院（“最高院”）指出：“在认定专利所要解决的技术问题时，应当以说明书中记载的技术问题为基本依据，并综合考虑说明书中有关背景技术及其存在的技术缺陷，涉案专利相对于背景技术取得的有益效果等内容。”这一观点充分肯定了技术效果在认定独立权利要求是否缺少必要技术特征时的辅助判断作用。
2. 影响权利要求能否得到说明书支持的认定
权利要求书以说明书为依据，就要求权利要求概括的范围应当与说明书公开的内容相适应，技术效果同样是判断权利要求概括范围是否适当的考虑因素之一。
在发明专利权无效行政案【（2009）知行字第3号】中，从最高院在考虑支持问题的观点可知，判断权利要求中的上位概括或并列概括的范围是否适当时，需要考虑其涵盖的所有的下位概念和选择方式能否都解决其声称要解决的技术问题，同时达到相同的技术效果。
3. 影响对同样的发明或实用新型的认定
技术效果也是新颖性判断中的一个考量因素。
审查指南在“新颖性判断”中规定，在判断被审的技术方案与对比文件公开的技术方案实质相同后，还需判断这两者能否适用于相同的技术领域、解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果。
进行特征比对时，若要判断现有技术中的某个技术特征与被比权利要求中的一技术特征是否等价相当，对应关系是否成立，需要考虑这两个技术特征分别在现有技术（对比文件）和在该权利要求的方案中所起的作用是否相同，这同样离不开对它们各自技术效果的解读。
4.影响发明或实用新型创造性的认定
发明或实用新型的技术效果是判断创造性的重要因素，这也是目前业界对技术效果讨论与关注较多的一个影响。
技术效果对创造性的影响主要体现在三个方面：对重新确定的技术问题的影响、对判断是否存在技术启示的影响以及对技术进步性的影响。尤其是，因技术效果“质”变或 “量”变而达成的“预料不到的技术效果”，已作为创造性判断的辅助考虑因素而被普遍使用，在医药化学领域更是如此。
二、专利授权确权实践中技术效果的认定标准
在专利申请文件中，技术效果通常既包含了说明书中明确记载的技术效果，还包含了本领域技术人员根据专利申请文件记载的内容能够得知的技术效果（即：隐含的技术效果）。在专利授权确权实践中，对于隐含的技术效果的认定事实上采用了相对从严的标准。
最高院在发明专利权无效行政纠纷案【（2011）行提字第8号】中指出，“专利申请人未能在专利说明书中公开的技术方案、技术效果等，一般不得作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据”。最高院在（2013）知行字第77号行政裁定书中重申：“未记载在说明书中的技术贡献不能作为要求获得专利权保护的基础”。
对于预料不到的技术效果认定，审查指南规定为“其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象”。最高院在前述第77号裁定中，就预料不到的技术效果的认定给出了更为客观具体的判读规则：“在认定是否存在预料不到的技术效果时，应当综合考虑发明所属技术领域的特点尤其是技术效果的可预见性、现有技术存在的技术启示等因素。”
三、技术效果的撰写策略
基于上述的法律规定和司法判例实践，笔者认为在专利申请文件撰写过程中，在清楚描述技术方案的同时，要始终关注技术效果与相关法律条款之间的内在联系，既能够通过技术效果的撰写体现出技术方案创造性的高度，又能避免引发缺少必要技术特征和不支持的问题。
1. 清楚记载涉及发明点的基本技术效果
申请人可能会基于种种复杂因素考虑而不愿给出有关技术效果的过多记载，但撰写时，至少应当给出涉及发明点的基本技术效果的描述，这既可以通过对反面缺陷的描述来体现，也可以通过正面功能、作用方式、效果等形式来体现。
2. 分层次撰写技术方案所取得的技术效果
在进行技术效果的架构时，要始终注意技术效果的定位对必要技术特征问题和支持问题的潜在影响，重视技术效果与技术问题之间的相互印证性，体现技术效果的层次性，避免将技术效果过于笼统地写在一起。既要从宏观上写明整体技术方案的技术效果，又要从微观上写明某技术特征的功能作用，体现该技术特征在整体技术方案中所起的作用；既要避免局部技术效果与整体技术效果相混同，也要避免基本技术效果与优选技术效果相混同。
3. 注重技术效果与技术手段之间的关联性，体现应当的技术效果
对于技术效果的挖掘不能忽视技术效果与技术手段之间的关联性，特别是技术效果与必要技术特征之间的关联性，这种关联性的建立能够保证权利要求的架构更为合理且更具层次性，也能够为后续发明点的变动做好铺垫。技术效果的挖掘不能以破坏技术特征之间的关联性为代价，若过度拆分技术特征来分析技术效果，会破坏技术特征协同作用所带来的技术效果，也会导致在侵权分析中更难被认定技术特征的等同性。
4.貌似简单的结构或相似结构，技术效果方面的撰写更能体现其对现有技术的贡献
对于貌似简单的结构，需要考虑是否存在复杂的工作原理、是否存在要素省略、是否打破现有技术的常规思维等方面来构建技术效果。对于相似结构，可以尝试从相似结构在整体技术方案中作用的不同、或其与关联技术特征的协同作用上来构建技术效果，写清该相似结构在实际作用上与现有技术的不同。
5. 根据产品实际情况，斟酌是否需要将体现技术效果的限定写入权利要求中
尽管审查指南中规定，对于产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明，但在实践中，仍可以尝试从功能和作用等方面对相应技术特征进行限定，以突显该技术特征在整个技术方案中所起的作用与现有技术的不同，从而有利于主张权利要求的创造性。
6. 对于申请时认为属于“预料不到”的技术效果，不仅应当在申请文件中明确记载该预料不到的技术效果，而且应当在申请文件中给出体现该技术效果如何预料不到的素材
用以证明“预料不到”的依据比如为：能够反映物质新性能的出现且这种出现不属于本领域技术人员基于某技术特征的固有属性或已知性能便可预见的范畴的记载内容；给出相关背景技术的介绍、本领域的普通知识或本领域的特点、实验设计等来印证多种化合物联用产生了超预期的协同增效作用；提供证明性能改进的不可预见性的、基于同一比较基准的对比试验数据等。
