发布时间: 2017-02-04
作者：李默 专利代理人
众所周知，不同国家的专利体系存在一定的差异化，因此与不同国家专利体系相对应的专利申请文件的撰写要求也就有很大不同。比如，USPTO（美国专利商标局）建议的（但是并不是严格要求的）章节布局需要包括：发明的标题、对相关申请的交叉引用、关于联邦政府资助的研究或者开发的声明、发明的背景技术、发明的概要、附图的简要说明、发明的详细说明、权利要求、公开内容的摘要、附图等。申请人在准备进入美国的专利申请文件时，有很多不同于中国专利申请文件的撰写技巧。本文仅简要地讨论在撰写适合进入美国的专利申请文件的背景技术和详细说明部分时所需要注意的问题。
关于背景技术部分
在撰写发明的背景技术部分时需要注意的问题是：最好不要写得太详细具体。USPTO建议发明的背景技术部分需要包括两个部分—发明的技术领域和对相关现有技术的说明。发明的技术领域要声明本发明所属于的技术领域（详见MPEP（Manual of Patent Examining Procedure，专利审查作业手册）608.01(c)）。虽然并不要求具有发明的技术领域，但是美国审查员还是希望看到对技术领域的说明。不建议将技术领域限定得过窄，否则在专利的审查过程中权利要求的范围会被解读为与该技术领域相符的较窄范围。建议采用的撰写格式为“本公开内容一般涉及（与标题和范围最宽的权利要求的前序部分相对应的较宽范围的说明），更具体地，涉及（较窄范围的说明）”。
针对相关现有技术部分，USPTO建议（但是并不要求）：（i）声明申请人已知的公开的现有技术或者其他信息，包括在适当的地方引用具体的现有技术或者其他信息；（ii）申请人的发明解决的在公开的现有技术或者其他信息中所涉及的问题（详见MPEP608.01(c)）。
中国的申请人通常遇到的问题是在背景技术中的现有技术小节里过于具体地讨论说明现有技术文献，并且论述得过于准确。虽然这些讨论说明很准确，但是这些讨论说明可能会导致审查员认为本发明是显而易见的。比如，对现有技术过于详细的论述可能会导致审查员认为该现有技术原本带来了很大的进展，而本发明却只是一个非常小的改进。对现有技术的论述也可能会导致审查员认为本发明相对于现有技术的进步不够明显（在现有技术已有的进步的基础上）。这样的论述还可能会导致审查员对现有技术做出申请人并不希望的其他解读。
另一个常见的问题是过于详细地讨论现有技术中存在的问题和本发明所解决的问题。如果这个问题只有有限种解决方案，那么本发明可能成为“显而易见的有限次尝试”而被判定为不可授予专利权。
通常推荐的背景技术部分的撰写方法是：①最好不在背景技术小节具体地论述任何现有技术文献，尤其尽量不要论述可能被认定为“X”类和“Y”类的文献；②最好是只论述大概的技术情况，而不要列出任何具体的文献，当然，如果一篇文献可能会被认定为“A”类文献，那么就可以引用这篇文献。
注意：以上技巧对避免不恰当地声明技术问题或者错误地定位现有技术会有所帮助，并且有利于将审查员对现有技术作出其他解读的可能性降到最低。但是，即使在背景技术部分没有具体地讨论，仍然需要向USPTO提交相关的参考文献以及信息公开声明以满足坦诚义务（duty of candor）。
关于发明的详细说明部分
基于已经付诸实施的具体的实施方式/例子的权利要求的保护范围在美国可能具有比在中国更大的灵活性，USPTO允许对已具体地举例说明的实施方式进行合理外推，并且在某些环境下，在专利的审查过程中也可能会接受后续补充提交的数据来支持要求保护的发明。
通常给出的撰写建议是：①不要仅限于说明那些已经付诸实施的实施方式，要将这些已具体举例说明的实施方式的每一个要素的范围扩展到极致；②要注意到新颖性的要点并决定扩展到什么程度才最合适；③考虑后续以及单独提交变形或者改进的实施方式的可能性。
提供实施方式时要分出具有不同范围的层次，用具体的细节说明来支持每一种实施方式，这会给专利的审查过程带来更多灵活性。分层次说明的方法是：从概括内容向具体内容推进说明。例如，首先，宽泛地说明主要元素；接着，详细地说明每一个主要元素；再接着，描述每一个主要元素下的子元素。针对每一个要求保护的元素和每一个方法步骤都要提供更加详细的说明，这是为了在说明书中提供支持基础或者退守点来应对可能的专利适格性驳回或者避免全部驳回。
建议
当撰写针对美国的专利申请文件的说明书时，中国的申请人需要掌握一些技巧，建议申请人要注意背景技术部分尽量不要写得太过具体，而在发明的详细说明部分也就是实施方式的部分要尽量写得宽泛并且再进一步分层次地详细说明，这些在后续的审查阶段会给申请人带来便利。
