如何避开创造性判断的“三步法”陷阱

作者：李昕巍 合伙人、高级专利代理人、国内代理管理部副经理

根据中国《专利法》第22条第3款的规定，判断发明是否具备创造性，就是判断该发明相对于现有技术是否具有突出的实质性特点和显著的进步。与新颖性判断的相对客观相比，创造性的判断具有较强的主观性，容易引起争议。为了使创造性判断尽可能具有一致性和客观性，中国专利局参考德国国家专利局的做法，在《专利审查指南》中规定了创造性判断的“三步法”，如下图所示。

在所述“三步法”中：

步骤1，确定最接近的现有技术，即确定现有技术中与要求保护的发明最密切相关的技术方案；

步骤2，将要求保护的发明与最接近的现有技术进行特征比对，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，该发明实际解决的技术问题是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务；

步骤3，在最接近的现有技术及其他相关现有技术的基础上，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，即判断该区别特征是否已被现有技术公开，及该区别特征在现有技术中所起的作用与其在要求保护的发明中为解决该技术问题而起的作用是否相同。

理论上，“三步法”的判断模式一般可以获得相对客观和合理的结论。然而，在现行的专利实践中，如果不加注意，则极有可能落入“三步法”陷阱。也就是说，在实际操作中，有关创造性的评述在字面上确实是采用了“三步法”，但由于在一个或多个步骤中的判断或者推理错误，导致实际得出的有关创造性的结论不尽合理甚至荒唐。因此，专利代理人在答复关于创造性的审查意见时，应当仔细比对、认真研究，努力避开下面所述的“三步法”陷阱。

第一个陷阱是“改进需求陷阱”

如果现有技术中并不存在要求保护的发明针对的改进需求，也就是说，本领域技术人员面对最接近现有技术并不能够认识到要求保护的发明针对的技术问题，没有动机对最接近的现有技术进行改进或改变，可直接向审查员陈述本领域技术人员不可能从最接近的现有技术出发得到要求保护的发明。

第二个陷阱是“最接近的现有技术陷阱”

如果审查员选择的最接近的现有技术不属于与要求保护的发明相同或相近的技术领域，则其并不适合作为最接近的现有技术，可直接陈述审查员的意见和结论是不合理的。

第三个陷阱是“技术特征分解陷阱”

在三步法的第2步进行特征比对时，必然涉及对要求保护的发明的特征进行分解以与最接近的现有技术进行比对。这时，必须要考虑整体技术方案，而不能片面孤立地拆分技术特征。显然，错误地分解技术特征必然难以得到正确的比对结果，也就难以得到正确的有关创造性的结论。

第四个陷阱是“技术路线陷阱”

如果要求保护的发明采用的技术路线与最接近的现有技术完全不同，甚至相反，那么本领域技术人员是否有动机改变最接近的现有技术的技术路线是存疑的，可直接向审查员陈述本领域技术人员没有动机改变最接近的现有技术的技术路线而得到要求保护的发明。

总之，在答复创造性审查意见时，要避免落入“三步法”陷阱，这需要代理人对要求保护的发明及审查员提供的现有技术的方案有透彻的理解，在此基础上，判断是否可以利用“三步法”完成创造性判断。如果存在类似前述的陷阱，可跳出“三步法”的判断模式，直接向审查员陈述要求保护的发明无法从最接近的现有技术出发而获得，从而要求保护的发明具备创造性。