“向外国申请专利的保密审查”的相关介绍

作者：董江霞 隆天知识产权代理有限公司 流程业务管理部

随着中国申请人希望其发明创造在国外得到专利保护意识的增强，以及通过国际协作的模式完成的专利申请的增多，越来越多的申请人开始关注专利法第三次修改后关于“保密审查”的规定，本篇文章就申请人关心的几个问题进行介绍：

问题一：什么情况下需要提交保密审查请求？

专利法第二十条第一款规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经专利局进行保密审查。

从以上规定可以看出：首先，向外国申请专利的保密审查程序的主体是“任何单位或者个人”。其次，向外国申请专利的保密审查程序的客体是在中国完成的“发明或实用新型”，不包括外观设计。第三，申请人需要先向专利局提出保密审查请求，在收到专利局“不予保密”的决定后，再向外国申请专利。

问题二：如何理解“在中国完成的发明或者实用新型”？

专利法实施细则第八条第一款明确规定，“在中国完成的发明或者实用新型”是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。所谓“实质性内容”，是指如果发明或者实用新型具有新颖性和创造性的实质性技术特征是在中国境内完成的，就可以认定该发明或者实用新型属于在中国完成。现在有很多发明创造是通过国际协作的模式完成的，如果一个发明创造的一部分是在中国境内完成的，另一部分是在国外完成的，对于这种情形，应当考察该发明创造的实质性部分是否在中国完成，如果答案是肯定的，就应当认为该发明创造属于“在中国完成的发明创造”。相反，如果科研人员在中国境内开展的工作仅限于资料收集、数据分析或者辅助测试等，而对该发明或者实用新型区别于现有技术的实质性技术特征没有作出贡献，就可以认定该发明或者实用新型的实质性内容不是在中国境内完成的。

问题三：若申请人不按照规定提交保密审查请求，会导致什么后果？

专利法第二十条第四款明确规定，对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。

另，根据中国专利法实施细则第六十五条的规定，无效宣告请求的理由中包括不符合专利法第二十条第一款的规定，即，不符合向国外申请专利的保密审查要求的专利申请即使获得授权也可能会被无效。也就是说，如果申请人不能按照专利法第二十条第一款的规定履行向国外申请专利的保密审查程序，则会导致丧失专利权。

问题四：提交保密审查请求，是否收取官费？

目前，向专利局提交保密审查请求，不收取官费。

问题五：提交保密审查请求的方式有哪几种？

专利法实施细则第八条第二款对保密审查的请求方式作了具体规定，以申请人是否首先在中国提出专利申请为基础条件，确定了两种提出保密审查请求的方式：

一、直接向外国申请专利的，需在向外国申请前先向专利局提出保密审查请求，并详细说明其技术方案。专利局将根据其说明的技术方案内容来判定是否需要保密。

二、先在中国提出专利申请后再向外国申请专利的，保密审查请求可以与中国专利申请一并提出，也可以在提出中国专利申请之后提出。专利局将根据其中国专利申请的内容来判定所述发明或者实用新型是否需要保密。

专利法实施细则第八条第三款规定，如果申请人就其发明或实用新型向专利局提交了专利国际申请，就视为申请人同时提出了保密审查请求。需要注意的是，此规定仅适用于以中国专利局为受理局提交的国际申请。如果申请人希望直接向世界知识产权组织国际局提交国际申请，则应当按照规定，事先向国家知识产权局提出保密审查请求。

问题六：何时可以收到保密审查的结果？

专利局收到向外国申请专利保密审查请求文件之后，会立即启动审查程序，并及时发出《向外国申请专利保密审查意见通知书》，并将“文件不符合规定，保密审查请求视为未提出”、“明显不需要保密，可以向外国申请专利”和“需作进一步保密审查，暂缓向外国申请专利”三种结论通知申请人。对于已通知申请人暂缓向外国申请专利的，审查员会作进一步保密审查，并将是否同意该技术方案向外申请的结论及时通知申请人。针对先在中国提出专利申请后再向外国申请专利的，此通知书随《受理通知书》一同发出。

注：以上信息仅供参考。最新规定请以中国专利局发布的为准。

参考文献：中国专利法第二十条

中国专利法实施细则第八条、第九条

中国专利审查指南第五部分第五章6.向外国申请专利的保密审查

《专利法实施细则》第三次修改导读

专利申请指南修订导读2010