基于在先商标标志主张著作权的相关案例分析

作者：苏比  商标代理人

近期《疯狂动物城2》热映，观看过程中发现电影主线任务是寻找专利证书证明真正的发明人，作为知识产权从业者不由感慨保留权利证据的重要性，正好笔者在办理一件通过美国注册商标图案主张著作权的案件，借此分析探讨以在先商标标志主张著作权的相关案例。

能否用在先商标标志主张著作权，首先要看该商标标志是否构成《著作权法》规定的作品，在此基础上，再讨论在先商标相关证据能否认定著作权权属。本文主要讨论后者的问题。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下称《规定》）第十九条，“商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。”

《规定》列举的设计底稿、作品原件往往是最强有力的著作权权属证据，然而实践中常常因未妥善保管创作材料或年代久远等原因无法提供底稿或原件，许多案件的核心争议就是发生在无法提供这类“完美证据”的情形之下。那么，缺乏创作过程性证据的情况下，基于在先商标标志主张著作权的案件中法院如何进行认定？这便成为实务中更具挑战性的问题。笔者通过以下案例加以梳理：

一、以在先商标标志主张著作权的商标无效宣告行政诉讼案件

阿拖拉公司“红魔鬼”商标案

阿拖拉公司主要提交了在先引证商标注册证明、引证商标核定商品的销售情况、媒体对“红魔鬼”品牌的报道、阿拖拉公司及其子公司在中国境内的经营、宣传情况等证据。

一审中，北京知识产权法院认为，阿拖拉公司提交的引证商标注册证中包含相同的“红魔鬼图形”，可以作为其主张著作权的初步证据，且国家知识产权局及诉争商标申请人均未提出相反证据，应当认定阿拖拉公司在诉争商标申请日前对“红魔鬼图形”享有合法的著作权。经二审，北京高级人民法院维持了该判决。

纽迪西亚公司、利尔生公司“石头阶梯图形”商标案

该案主要提交了以下证据证明著作权权属：作品登记证书（取得登记证书的日期晚于诉争商标申请日）、带有“石头阶梯图形”的商标注册证明、“石头阶梯图形”在产品上的使用证据等。根据前述商标注册证据，利尔生公司于诉争商标申请日前在中国申请注册了两件带有石头阶梯图形的商标，纽迪西亚公司在比荷卢注册了两件带有石头阶梯图形的商标，并已延伸至中国保护。另，纽迪西亚公司与利尔生公司在多个国家注册了数十枚带有石头阶梯图形的商标。

北京知识产权法院认为：虽然利尔生公司提交的著作权登记证书不足以证明其在诉争商标申请日前已经取得了石头阶梯图形的著作权，但结合其在诉争商标申请日前大量使用该作品在各国进行商标注册的相关证据，可以认定在诉争商标申请日前已经与该作品存在紧密的利害关系，利尔生公司、纽迪西亚公司作为利害关系人有权在本案中主张权利。

一条根公司“石狮”商标案

一条根公司主要提供了以下证据：在中国大陆地区参加展会的材料、使用涉案“石狮”作品的产品照片、产品销售证据、一条根公司在台湾地区的获奖材料、中国大陆地区及台湾地区申请注册的商标档案等。

一审中，北京知识产权法院认为：一条根公司提交的证据可以证明，其在诉争商标申请日前已在中国大陆地区和台湾地区将该“石狮”美术作品申请注册为商标，并进行使用。在无相反证据的情况下，该商标注册信息可以作为有权主张该美术作品著作权的初步证据，一条根公司享有该美术作品的在先著作权。

二审中，北京市高级人民法院维持了一审判决，但未认定一条根公司为著作权人，而是退一步认定为有权主张著作权的利害关系人。

达马公司“鲨鱼”商标案

该案中，达马公司提交了意大利商标注册证及中国商标注册证，登记时间晚于诉争商标申请日的著作权登记证、“鲨鱼图形”品牌产品的销售证据、印有“鲨鱼图形”的出版物等证据。

一审中，北京知识产权法院认为达马公司提交的证据不足以证明其为著作权人，而在二审中北京高级人民法院作出了不同的判决并认为：达马公司提交的意大利商标注册证能够证明该“鲨鱼”图形创作完成之日早于诉争商标申请日。同时，由于达马公司早在诉争商标申请前即在中国大陆申请注册了包含该“鲨鱼”图形的引证商标，且诉争商标的“鲨鱼”图形与达马公司主张著作权的“鲨鱼”图形完全相同。因此，综合考虑在案证据应认定诉争商标的注册侵害了达马公司对该“鲨鱼”图形享有的在先著作权。

最高人民法院再审认为，虽然达马公司提交的著作权登记时间晚于诉争商标申请日，但除此之外，达马公司还提交了诉争商标申请日之前的意大利商标注册证和中国商标注册证，可以作为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。本案中，鉴于商标评审委员会、诉争商标申请人均未提交相反证据，故应认定达马公司有权主张涉案“鲨鱼”图形的著作权。

阿克苏公司图形商标案

该案中，阿克苏公司主要提交了企业宣传证据、有关阿克苏公司的媒体报道、涉案作品的著作权转让协议、作品登记证书、在先商标注册档案及该图形商标在WIPO、比荷卢的商标信息、企业年报、销售合同及发票等证据。

一审中，北京知识产权法院认为阿克苏公司提交的证据缺乏包括署名的创作手稿、委托创作协议、著作权归属协议以及创作完成时间等相关证据予以佐证，仅凭著作权登记证书难以形成完整的证据链，无法证明对诉争商标中的图形享有著作权。

二审法院基本维持了一审观点并认为阿克苏公司提供的WIPO、比荷卢的转让、注册信息以及著作权转让协议均为域外证据，未经过公证认证，证据本身存在瑕疵，且前述证据并不能直接证明涉案图形著作权归属。

但是在再审程序中，最高人民法院作出了相反的裁定并认为：根据WIPO官网商标注册信息，阿克苏公司主张在先权利的图形商标注册申请日早于诉争商标申请日。同时，阿克苏公司在财年年报中使用了涉案作品，且根据《著作权转让协议》能够证明阿克苏公司受让取得涉案作品的时间早于诉争商标申请日等，因此，在无相反证据证明的情况下，综合认定前述证据足以证明阿克苏公司对涉案作品享有著作权或具有利害关系。上述证据可以通过相关网络注册信息予以核实，原审判决以相关证据未经公证认证为由不予采信，认定事实和适用法律错误。

二、前述案例的证据思路和证明标准

结合以上案例，可以看出，虽然作品底稿、原件、合法出版物等是更常见的著作权权属证据，但是基于在先商标标志主张著作权的案件中，由于作品设计的初衷主要就是作为商标使用，创作完成后权利人很可能直接将其用在相关商品或服务上，比起进行著作权登记，或是单独在杂志、报刊上发表，申请注册商标更符合一般商业逻辑，如果要求权利人一定要提供原始的创作过程证据才能获得保护，对权利人举证责任过高，可能导致无法正常、有效维权。

而且，著作权权属的认定并无统一、固定的标准和要求，通常采用“初步证据+无相反证据”的证明标准，也即优势证据规则，以综合判断对涉案作品是否享有著作权。前述案件中法院也是基于这个原则的综合考量，虽然没有创作过程证据，但在其他证据能够证明著作权权属的情况下也可以获得保护；即使现有证据无法证明主张权利一方为著作权人，如能证明存在利害关系，法院也遵循上述证明标准认定主张权利一方为有权主张著作权的利害关系人。

最后，虽然这些案件都是用在先商标标志主张著作权权利，但并非仅仅提供了商标注册证明这一单一证据，而是结合著作权登记证书、商标使用证据、公共领域的宣传证据、有关作品权属的转让协议等多个证据相互印证，所以实践中主张著作权一方应尽可能多地提交相关联的证据，才更有可能形成完整证据链以获得法院支持。另外，还需要特别注意对方当事人是否提交了有力的反证。

三、以在先商标主张著作权的著作权民事诉讼案件

以上案件均为商标无效宣告行政纠纷，这些往往是企业在面临商标被抢注但无在先商标作为权利基础时的通常选择，即根据《商标法》第32条的 “申请商标不得损害他人现有的在先权利”提出无效宣告请求，如果仅考虑打击抢注商标，对该抢注商标提出无效宣告请求确实是一个有效的方法。如果抢注人不仅抢注商标还实际使用，还可以考虑另案提起著作权民事侵权诉讼要求停止侵权、赔偿损失等。例如以下案例：

万利扬食品厂“火青春”著作权纠纷案

案件经过：万利扬食品厂2015年委托第三方设计 “火青春”字体并在产品上使用，2016年万利扬食品厂销售部经理离职后申请注册第20604085号“火青春”商标，还成立了火青春食品有限公司，该商标于2017年获准注册。

万利扬食品厂对该“火青春”商标提出无效宣告申请，国家知识产权局根据《商标法》第十五条第一款裁定该商标在部分商品上予以无效宣告，同时，裁定书载明万利扬食品厂主张对“火青春”文字享有在先著作权，但未提交著作权登记证等著作权属证明，不能证明对其享有著作权。万利扬食品厂对该裁定不服提起行政诉讼。

同时，万利扬食品厂对火青春食品有限公司提起著作权的民事侵权诉讼。一审认为，原告万利扬食品厂并非以美术作品经营为业的著作权人，基于此，根据原告提交的《品牌策划合同》、收据、“火青春”产品包装设计稿、公众号文章、《订购合同》等证据，可以证明原告系通过委托的交易方式获得“火青春”美术作品的著作权利，故支持万利扬食品厂对“火青春”特殊字体享有在先著作权的主张。

火青春食品有限公司对该民事一审判决不服提起上诉，二审法院维持了一审判决，并认为：一审法院已经查明，“火青春”美术作品系万利扬食品厂委托他人设计制作，自设计制作完成之日即已形成著作权，即使该美术作品未申请著作权登记，并不影响万利扬食品厂通过委托交易的方式获得该美术作品的著作权。

涉案作品的商标无效宣告行政诉讼案件一审程序中，北京知识产权法院维持了无效裁定。著作权民事侵权判决作出后，万利扬食品厂在行政二审程序中提交了生效判决书作为补充证据，最终北京高级人民法院进行改判并认为，结合万利扬食品厂在一审程序中提交的证据，亦无其他相反在案证据予以推翻的情况下，结合关联案件的民事判决书已认定事实，可以认定万利扬食品厂与涉案美术作品存在利害关系。

泷澄建设公司“LC“图形著作权纠纷案

泷澄建设公司2004年委托第三方设计涉案“LC“图形，2005年将该图形申请注册商标，并于2005年9月把“泷澄”字号提供给泷澄设计院使用，后该“LC”图形商标于2009年取得核准注册，泷澄建设公司于2019年对该图形进行著作权登记。

泷澄建设公司对泷澄集团设计院有限公司提起著作权侵权诉讼，并提供了《委托设计商标协议》《委托作品创作合同》《作品登记证书》以及前述商标设计协议的票据等著作权权属证据。

一审法院认为，泷澄建设公司提供的委托协议、收据的真实性无法确认，且泷澄建设公司取得作品登记证书的日期晚于诉争商标的申请日，不足以证明其享有在先的著作权。对于泷澄建设公司将该“LC”图形申请注册商标的事实，法院认为商标申请人及商标注册人信息不属于《著作权法》规定的署名行为，商标公告、商标注册证等仅能作为初步证据，在其他证据全部被否定的情况下，单凭该商标注册事实尚不足以证明涉案图形的著作权归泷澄建设公司所有。

然而在二审程序中，福建省高级人民法院认为：结合泷澄建设公司申请注册“LC“图形商标的行为，即使对其提供的委托协议和底稿等证据均不予采信的情况下，仍可以证明至迟于商标申请之日前，该“LC”图形已经创作完成并公开使用。同时，涉案“LC”图形系泷澄建设公司字号的拼音首字母，被告泷澄设计院在获得授权使用“泷澄”字号之后才对外使用该“LC”图形，亦不足以证明该图形作品著作权归属被告。鉴于此，相对于诉争商标而言，在无相反证据的情况下，可以认定泷澄建设公司对涉案作品享有在先的著作权。

与万利扬食品厂案件不同的是，该案民事一审判决中未认定泷澄建设公司为著作权人的情况下，国家知识产权局作出的商标无效宣告请求裁定认为泷澄建设公司享有著作权，后续的行政一审、行政二审均维持了该裁定。不同程序基于其程序性质和审查重点可能得出不同结论，但这并不意味着结论必然矛盾，而且本案二审法院最终在民事诉讼中支持了原告的著作权主张。实践中最重要的还是全面保存证据形成完整证据链，并善用不同程序中的有利规则，以应对不同场景下的证明要求。

正如电影中寻找专利证书的情节，权利的保护往往建立在证据之上，这也提示我们，日常创作与经营中，注重留存并系统化管理各类权利痕迹，方能在必要时守护自身的智力成果。