发布时间: 2025-10-16
作者：朱俊跃 律师、专利代理师
一、引言
无效程序中“进一步限定”式修改是2017年《专利审查指南》修订时新增的一种修改方式，其允许在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围。但该补入是否必须原文照搬其他权利要求的文字记载，(2023)最高法知行终1059号判决对此做了进一步的明确。
二、案情简介及经过
(一) 涉案专利在无效程序中的修改
涉案专利的权利要求1、3分别为：
1.一种用于在网络中通信的方法，该网络包括至少第一小区和第二小区，其分别包括具有专用于第一小区的第一天线阵列的第一主站以及具有专用于第二小区的第二天线阵列的第二主站，用于与多个次站进行通信，该方法包括以下步骤：
（a）提供从所述第一主站和第二主站到至少一个第一次站的协作波束成形传输，其中步骤（a）包括
（a1）所述第一次站将至少一个信道矩阵用信号发送到第一主站和第二主站中的至少一个，以及
（a2）所述第一主站和第二主站将预编码矩阵应用在所述第一天线阵列和第二天线阵列两者上，并且其中所述预编码矩阵包括用于所述第一小区的第一向量以及用于所述第二小区的第二向量，所述预编码矩阵基于所述至少一个信道矩阵，所述第一向量和所述第二向量选自于一组预定码本，其中该组预定码本之一充当基准码本，且该组预定码本中的其它码本和该基准码本之间的相位偏移被指定。
3.根据前述权利要求的任一项的方法，其中步骤（a1）包括用信号发送所述第一向量和第二向量之间的相位关系。
在无效过程中，专利权人对权利要求书作出修改，将权利要求3的附加技术特征加入到独立权利要求1中，删除了权利要求3，并在独立权利要求12中加入相应的技术特征：“其中从所述第一次站接收至少一个信道矩阵的信令包括接受所述第一向量和第二向量之间的相位关系”,在权利要求13中加入相应的技术特征：“其中将至少一个信道矩阵用信号发送到第一主站和第二主站中的至少一个包括用信号发送所述第一向量和第二向量之间的相位关系。”
在口头审理过程中，合议组当庭明确告知专利权人，其对于权利要求12、13的修改不符合《专利审查指南》的相关规定。之后，专利权人撤回了上述对于权利要求12、13的修改。
(二) 法院对修改的认定
1. 一审法院的认定
此后，由于涉案专利被宣告全部无效，专利权人向一审法院提起诉讼，认为被诉决定中关于权利要求12、13基于原权利要求3的修改不符合《专利审查指南》相关规定的认定存在错误，认为上述修改属于本领域技术人员能够直接、明确推导出来的技术方案，应当被接受。
一审法院认为，
首先，在原权利要求12、13中加入的技术特征不是原权利要求3中的技术特征，也不是其他权利要求中的技术特征。
其次，原权利要求3中只提到用信号发送所述第一向量和第二向量之间的相位关系，即使根据权利要求1的方法，可知这一相位关系就是发送给主站的，但不能等同为主站一定能够成功识别和正确接收。因此，专利权人对原权利要求12修改时直接补充主站的接收装置接收了所述第一向量和第二向量之间的相位关系，不属于《专利审查指南》允许的修改方式，超出了原权利要求和说明书记载的范围。原权利要求13修改后增加了次站用信号发送所述第一向量和第二向量之间的相位关系的特征表述，但不能说明第一主站或第二主站就能成功接收。因此，专利权人对原权利要求13的修改不属于《专利审查指南》允许的修改方式，超出了原权利要求和说明书记载的范围。
2. 二审法院的认定
专利权人不服并提起上诉，认为《专利审查指南》第4.6.2节给出了专利无效阶段权利要求的修改方式，但并未排除其他修改方式。权利要求12、13的新增技术特征系基于原权利要求3修改，将原权利要求3中次站“发送……”的特征适应性改为“接收……”的特征，没有超出原权利要求和说明书记载的范围，应当被接受。
对此，二审法院在(2023)最高法知行终1059号判决书中认为，
首先，专利权人对权利要求12和13的修改方式是在权利要求中增加相关内容，显然并未扩大原专利权利要求限定的最大保护范围。
其次，本专利原权利要求书中虽没有一字不差地原文记载加入权利要求12、13的技术特征，但是新加入的内容均与原权利要求3记载的“其中步骤（a1）包括用信号发送所述第一向量和第二向量之间的相位关系”实质相同。结合原权利要求1、3中相关的记载，权利要求12、13新增加的技术特征可以从原权利要求书中直接、明确地确定。原权利要求3从属于权利要求1，其记载“其中步骤（a1）包括用信号发送所述第一向量和第二向量之间的相位关系”是对权利要求1中的“步骤（a1）是第一次站发送信号到第一主站和第二主站中的至少一个”的进一步限定，明确了该信号是从第一次站发送到主站，即从“发送”的角度描述该信号。权利要求12保护一种主站，其增加的技术特征“其中从所述第一次站接收至少一个信道矩阵的信令包括接受所述第一向量和第二向量之间的相位关系”，系从“接收”的角度描述该信号。本领域技术人员知晓信号的发送和接收通常是对应出现的内容，且在权利要求1已经明确发送和接收主体的情况下，变换描述的角度从而得到权利要求12增加的内容并未超出原权利要求书记载的范围。虽然在信号发送的过程中可能存在一些错误导致并未接收或接收有误，但本领域技术人员知晓，信号的发送强调的是一种能力，而非强调每次都能发送成功；对应地，信号的接收也是强调具有这种可接收的能力，而不论其是否每次都能成功接收。故，权利要求12中描述“接收”的能力显然是权利要求12中主站必然具备的。基于同样的理由，原权利要求3是对原权利要求1中步骤（a1）的信号作进一步限定，在将原权利要求3的技术特征加入权利要求13时，对应加入步骤（a1）信号的具体描述，与原权利要求3实质上是一致的。可见，权利要求12、13的修改完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征，且新增的技术特征均源于原权利要求3，符合专利法、专利法实施细则关于修改的相关规定。
因此，被诉决定及一审判决认为专利权人对权利要求12、13修改应不予接受的认定欠妥，本院不予支持，专利权人关于权利要求12、13的修改应予接受的上诉主张成立。
三、对“进一步限定”式修改的理解
作为社会规范的法律、规则本身的明确性要比权利要求明确性的意义更为重大。上述案例对于“进一步限定”式修改的内涵做了进一步的解释和限定。
对于无效程序中的修改，根据《专利法实施细则》规定，在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。
《专利审查指南》在第四部分第三章第4.6.1节规定了无效审查阶段的修改原则：“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：（1）不得改变原权利要求的主题名称；（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。”
《专利审查指南》在4.6.2节给出了修改方式：“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于：权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正”。并且，进一步解释了“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。”
从以上法条可以看出，在无效宣告请求的审查过程中，专利权人修改权利要求的两个法律标准是：
（一）不得扩大原专利的保护范围。
（二）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
而在此两大法律标准之下，出于兼顾行政审查效率与公平保护专利权人的贡献，通常情况下还需遵守《专利审查指南》中的修改原则和修改方式。“权利要求的进一步限定”修改方式，通常是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。
在上述案例尚未发布之前，从一般固有认知或提高行政审查效率的角度，“权利要求的进一步限定”修改方式，通常情况下专利权人的做法是：直接摘录其他权利要求中的技术特征作为所补入的技术特征，对所补入的技术特征不另做修改；或者如第59830号无效决定中所指出的，顶多在语言表述上做简单调整，但记载的内容仍是直接补入其他权利要求中的技术特征内容。
但通过上述(2023)最高法知行终1059号案例中可知，在原权利要求中加入其他权利要求中记载的技术特征，并不意味着必须原文照搬其他权利要求的文字记载。是否属于对“权利要求的进一步限定”，应从本领域技术人员的角度出发，根据修改后权利要求增加的内容与原权利要求书记载内容之间的关联性进行综合判断，只要进一步限定的内容能够从原权利要求书记载的内容中直接、明确确定即可。
即在无效程序中的修改，需严格遵守两个法律标准。对于符合两个法律标准的修改，就应当予以接受。同时，虽然《专利审查指南》对修改方式的规定系列举式规定，但并未完全排除存在其他修改方式的可能性。在对权利要求的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利权的保护范围的前提下，对修改方式的适度放宽，既有助于专利确权程序聚焦发明创造核心，又不会影响社会公众对已授权专利文件的信赖利益。
因此，在兼顾行政审查效率与公平保护专利权人的贡献中，上述案例相对倾向于公平保护专利权人的贡献，依据两个法律标准判断修改是否符合专利法、专利法实施细则关于修改的相关规定，对于“进一步限定”修改方式的修改原则和修改方式作出了进一步的指引。
不过《专利审查指南》的修改原则除了“不得扩大原专利的保护范围”、“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”外，还有“不得改变原权利要求的主题名称”、“一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征”的修改原则。这两个修改原则并未包含在两大法律标准中。这也让人不禁疑虑是否可以突破这两个修改原则，尚待法律的进一步解释或案例的进一步指引。
总之，从上述案例可以看出，修改方式作为手段，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献。从当前的司法实践来看，对审查效率的追求应当位于合法、合理审查原则之下，不得以牺牲当事人实体或程序性权利为代价去提高程序效率。
