发布时间: 2017-02-03
作者：李玉锁 合伙人、高级专利代理人
很多国内企业在加大海外市场布局的同时，也通过加强向各个国家，尤其是美国递交海外专利申请的手段，以图用专利作为市场保护的重要武器。由于专利的地域性特点，美国的专利申请实践在程序的设计上与中国存在很大不同。本文仅就美国最终驳回意见通知书（Final Office Action, 简称“Final OA”）的答复方式试小结如下。
美国的Final OA要求申请人自该OA签发日起3个月内进行答复，且在缴纳延期费的前提下该答复期限最多可延长3个月。针对不同情况，申请人可以选择如下答复方案之一或其组合来答复Final OA：
1.在两个月内直接答复
通常不修改或仅允许形式修改。
例如，若申请人对Final OA中的某些意见有不同观点，则可以仅陈述意见，如审查员认可所陈述的意见，则会签发授权及缴费通知书（Notice of Allowance and Fee(s) Due），否则将会签发建议性意见（Advisory Action，AA）。
又例如，若Final OA中有被审查员接受的权项，则申请人可以保留接受权项，删除其余权项，审查员将会签发授权及缴费通知书。
注意：若在两个月内提交此种答复，审查员有义务签发AA；但若超出两个月提交，则审查员会根据具体情况酌情是否签发AA，这样会导致申请人比较被动。
2.在两个月内提出AFCP （After Final Consideration Pilot）2.0
AFCP 2.0是美国专利商标局在2013年5月19日开始实施的试点项目，目前已延期至2016年9月30日。
AFCP 2.0可视为上述答复方式（1）的有益补充，其要求申请人必须对至少一项独立权利要求进行修改，同时默认同意会晤（Interview）。
如果申请人认为针对其所作的答复，审查员仅需有限的进一步检索和/或考虑就会授权，则可以采用本方式提交。但若修改较大，审查员需要进一步检索，则审查员通常会签发AA要求申请人提交继续审查请求（Request for Continued Examination，RCE）。
注意：尽管AFCP 2.0程序本身是免费的，但由于该程序很可能会引发会晤，故外方律师会晤费用需要考虑在内。
3.提交RCE
RCE是原始申请审查程序的继续，需要支付审查费用，以使原审查员重新审理本案。
针对RCE的上述特点，通常，此种答复方式适合于需要对权利要求书进行实质修改的情况。例如，Final OA中所引的对比文献的确影响到本申请的新颖性或创造性，必须对权利要求进行修改以重新确立与对比文献相区别开的保护范围。
注意：审查员审查RCE后，会再次签发Non-Final OA或Final OA，而且由于审查员对本申请已经比较熟悉，在认为自己的判断比较准确的情况下，经常会直接签发Final OA。
4.提交Appeal
Appeal程序类似于中国的复审程序，申请人需要提交Notice of Appeal，之后递交正式的Appeal Brief，届时将会有3名资深审查员对本案进行审理。
如果原审查员对本案的评述有误，且固执己见，难以将其说服，则可以考虑走Appeal程序以更换审查人员。
注意：Appeal程序花费很高，如非必要，不建议选用。
5.提交分案
若说明书中存在需要保护的内容，且其未在申请的权利要求书中体现，则可以提交继续申请（CON）；若原申请文件没有可授权的内容，则可以提交部分继续申请（CIP），以补入新的内容，但该新的内容要求不到原申请的优先权。
上述所有答复方式均要求必须在Final OA签发日起6个月内进行。
另外，上述答复方式也可根据情况进行组合，例如“5”可以与“3”组合使用，即在提RCE的同时提交分案，又例如“1”可以与“3”组合使用。
以上就是当收到美国专利申请的Final OA，申请人可以考虑的几种选择，在此分享，与大家共同交流、探讨。
