发布时间: 2025-08-21
作者:李慧然 专利代理师
本文从印度专利法中关于disclaimer限定的规定和相关实践出发,对比了印度、美国、欧洲专利申请实践中关于disclaimer限定的异同。
根据印度专利法(Patents Act, 1970)的相关规定,PCT申请在进入印度国家阶段时,应使进入国家阶段的申请与申请提交之日WIPO记录中公开的最新信息一致。如果PCT申请在国际阶段修改了诸如申请人和发明人等著录项目信息、发生了权属转让或提交了基于PCT第19条/第34条的修订等,并且上述内容均已在WIPO的网站上公开,则申请人在该阶段需要提交与上述内容符合的修改。
在PCT申请进入印度国家阶段的专利实践中,一般只建议申请人对权利要求做删除性修改,节约修改费用,并且可以避免产生过多的权利要求超项费用。在PCT申请进入印度国家阶段之后且在审查开始之前,申请人可以在提交了主动修改请求并缴纳了规定的官费之后,对说明书、权利要求书以及附图等文件进行修改。此时对权利要求的修改不限于删除权利要求。印度专利法中关于说明书、权利要求书以及附图的修改的相关规定见于印度专利法第57条至第59条,以及专利法实施细则第81条至第83条。其中,第57条是关于专利授权之前的修改,第58条是关于专利授权之后的修改,第59条是对可接受的修改的补充规定。
根据印度专利法第59条第(1)款的规定:除非通过弃权声明(disclaimer)、更正(correction)或解释(explanation)的方式,否则不得对专利申请或完整说明书或与之相关的任何文件进行修改;除非是为了并入实际事实,否则不得对专利申请或完整说明书或与之相关的任何文件进行修改;如果修改后的说明书要求保护或描述修改前说明书中未实质公开或记载的内容,或者修改后说明书的任一权利要求不完全属于修改前说明书的权利要求的范围,则不得对专利申请或完整说明书或与之相关的任何文件进行修改。
上述条款一方面规定了对专利申请或完整说明书或与之相关的任何文件的修改原则,即不能超出原始公开的范围,另一方面给出了对专利申请或完整说明书或与之相关的任何文件的允许的修改方式,即弃权声明(disclaimer)、更正(correction)或解释(explanation)。
弃权声明(disclaimer)是指在申请审查过程中或在申请授权后,申请人以提交权利要求书的修改的形式,声明放弃一部分权利,由此来克服审查意见中指出的缺陷或与所引用的现有技术区分开,以恢复申请的新颖性和创造性。disclaimer用于界定要保护主题的界限,使要保护的主题范围更加明确。弃权声明(disclaimer)可以以正面(positive)形式提出,也可以以负面(negative)形式提出。
正面形式的disclaimer也可以称为正面限定。正面限定符合常规意义上的权利要求修改要求,即从正面直接限定权利要求要保护的内容。正面形式的disclaimer具有更明确的限定作用,相比于常规意义上的权利要求修改,通过正面形式的disclaimer能够明确地确定出“排除”在要保护的主题范围之外的内容,从而准确解释要保护的主题范围。举例来说,如果将权利要求所限定的“特征A设置在特征B和特征C中的至少一个上”修改为“特征A设置在特征B上”,则可以确定修改后的权利要求“排除”了“特征A设置在特征C上”以及“特征A设置在特征B和特征C两者上”的方案。
负面形式的disclaimer可以用于“显式”地排除权利要求中的特征,这种显式排除可以借助于表达类似含义的否定用语来达成,也可以被称为“负面特征”。同样地,通过负面形式的disclaimer修改的权利要求能够明确地确定出“排除”在要保护的主题范围之外的内容,从而准确解释要保护的主题范围。例如,如果权利要求要保护的是立方体的外表面具有摩擦系数a,并且权利要求限定了立方体具有摩擦系数为a的外表面以及顶部表面的摩擦系数不为a,则根据该限定可以明确确定立方体的顶部表面由于摩擦系数不为a而应当从要保护的表面中排除,从而将权利要求要保护的主题范围解释为排除了顶部表面的立方体表面。
美国专利商标局和欧洲专利局也规定了类似负面形式的disclaimer的条款,用于排除特定的特征和方案,从而明确要保护的主题范围。
美国专利商标局在Manual of Patent Examining Procedure(MPEP,专利审查程序手册)2173.05(i)章节中,对负面限定(negative limitations)的使用进行了定义。对此,美国法院目前的观点是,只要负面限定本身并不存在任何模糊或不确定之处,并且只要负面限定明确确定了要求保护的专利的界限,就符合美国专利法U.S.C. 112(b)款的相关规定,就应当被支持。任何负面限定或排除性限定都必须以原始公开为基础。如果说明书中肯定地引用了替代特征,则可以在权利要求中明确排除这些替代特征。不能仅以说明书中缺乏正面记载为由而拒绝支持负面限定。与正面限定(positive limitations)一样,应从申请的上下文以及本领域技术人员所掌握的基本知识的角度对负面限定进行考虑。
欧洲专利局在Guidelines for Examination(审查指南)4.19 章节中,对负面限定(negative limitations)的使用进行了定义。欧洲专利局的观点是,权利要求的主题通常根据表明存在某些技术要素的正面特征来限制,然而,在特殊情况下,可以使用明确表示不存在特定特征的否定限定来限制主题。例如,当在权利要求中添加正面特征不会更清楚、更简洁地定义要保护的主题时,如果可以从提交的申请中推断出没有该特征,则可以使用负面限定。此外,欧洲专利局还明确了负面限定仅是针对申请公开不足的一种补救措施,用于排除公开不足的实施例,以恢复要求保护的主题的新颖性和创造性,并禁止除上述目的以外的使用。
可以看出,印度专利法中的disclaimer更接近于常规意义上的对权利要求修改的进一步限定,特别是正面形式的disclaimer。而美国和欧洲则倾向于将disclaimer定义为负面形式的disclaimer,即负面限定。印度、美国和欧洲在使用负面限定或负面形式的disclaimer时,遵循的统一原则是不得无故拒绝对负面限定或负面形式的disclaimer的支持,但应使负面限定或负面形式的disclaimer的使用提供对要保护的主题范围的明确限定。