自行改变注册商标的法律认定及风险

作者：向春凌 律师、资深商标代理人

随着企业品牌不断发展壮大，在商标使用过程中，企业常常会陷入一种两难的困境。一方面，早期注册的商标设计由于市场审美趋势的不断变化以及品牌升级的内在需求，难以与当前消费者的认知和品牌战略相契合；另一方面，如果企业选择重新申请注册全新升级版商标，不仅需要投入大量的时间和精力，申请过程中还可能面临较高的驳回风险，甚至重新取得商标注册已无可能。在此情形下，企业通常希望能够找到一种既能满足品牌升级需求，又能降低法律风险的两全之策。因此，对已注册商标进行适当修改和调整往往成为企业的选择。然而，当企业自行改变注册商标并使用时，该如何把握“改变”的尺度？这些“改变”又会触发哪些法律风险？又该如何预防和避免呢？

法律层面来看，使用自行改变后的注册商标属于注册商标的不规范使用，被定性为一般商标违法行为。依据国家知识产权局2022年发布的《<商标一般违法判断标准>理解与适用》第十八条，对《商标法》第四十九条第一款所指的自行改变注册商标进行了明确界定：《商标法》第四十九条第一款所称自行改变注册商标，是指商标注册人擅自对注册商标的文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音等构成要素作局部改动或者变换相对位置，影响对该注册商标的认知或者识别，仍标明“注册商标”或者注册标记的。该条同时指出，自行改变注册商标是指在不改变商标显著特征前提下的改变，即商标主体及其表现形式均未进行实质性改变，且改变后仍标明注册商标或者标注注册标记。若相关改变导致注册商标构成要素的实质性变化，变成另一个商标，改变后的商标又未注册且仍标明注册商标或者标注注册标记的，构成未注册商标冒充注册商标的违法行为。

上述规定清晰区分了自行改变注册商标和未注册商标冒充注册商标两种行为。基于上述定义，自行改变注册商标仅指“不改变商标显著特征、但改变后仍标明注册商标或者标注注册标记”；而“对构成要素已造成实质性改变，且仍标明注册商标或者标注注册标记”的行为则构成未注册商标冒充注册商标的违法行为。因此，自行改变注册商标是未改变商标的显著特征或同一性，但因为改变后仍标明注册商标或者标注注册标记而构成违法。对于这种违法行为，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销注册商标。而对于未注册商标冒充注册商标使用的违法行为，依据《商标法》第五十二条规定，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并予以通报，涉及违法经营额的，给予行政罚款处罚。

当然，企业该如何掌握“改变”的尺度呢？对于如何判断是否改变注册商标的显著性或同一性，最高人民法院2020年公布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条第二款规定，“实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用”。国家知识产权局在2020年发布的国知发保字〔2020〕23号《商标侵权判断标准》第十四条明确，字体细微改变（如宋体改黑体）、简体转繁体等字体调整、横排与竖排转换、字母大小写变化、黑白注册商标添加颜色且未攀附他人知名商标的颜色附加、增加通用名称、描述性图形（如地图轮廓）等“细微差别”不改变显著性，也即仅仅是对注册商标进行细微调整，而不影响商标显著性和同一性。例如，“微视”撤销复审一案中，原告持有注册商标“微视”，其实际上使用的标识为“微视图像”，增加“图像”二字及字体微调，法院认为核心文字“微视”仍为主体，视觉识别性未减损，实际商品与核定商品类别一致，调整仅为描述商品功能，未改变显著特征，注册商标被维持^[1]。根据国家知识产权局2021年制定的《商标审查审理指南》提到，自行改变注册商标，是指商标注册人或者被许可使用人在实际使用注册商标时，擅自改变该商标的文字、图形、字母、数字、立体形状、颜色组合等，导致原注册商标的主要部分和显著特征发生变化。改变后的标志同原注册商标相比，易被认为不具有同一性。例如，2024年河南省三门峡市卢氏县市场监督管理局查处鹿邑县万密斋健康产业有限公司冒充注册商标案中， 当事人在产品外包装上使用并标注注册商标标记的“”商标标识与国家知识产权局核准注册的“”商标标识存在显著差异，易使相关公众认为是另一件注册商标，卢氏县市场监督管理局认为当事人构成冒充注册商标违法行为予以行政罚款处罚。^[2]在“卡斯特”商标侵权案中，注册商标英文“CASTEL”自行改为中文“卡斯特”，法院认为其改变了注册商标的核心要素应认定为侵犯他人商标权。^[3]在2024年上海市浦东新区人民法院审理的一民事案件中，被告注册了第 46890192号“”商标，但被告在店铺实际经营中使用的是“”和“”商标，与注册商标不一致，因此认定被告不侵权抗辩不能成立。^[4]

综上可见，商标的任何改动都可能成为权利保护的“阿喀琉斯之踵”，从而面临行政处罚、商标侵权、注册商标被撤销的风险。因此，企业应当严格遵循不改变注册商标显著性或同一性的原则。文字商标仅调整字体、间距、不增删文字，图形商标需保持核心构图比例、黑白图形的颜色使用应避免与行业驰名商标相同（如红罐加多宝案）。建议企业事先开展全面的风险评估，寻求专业知识产权律师的意见；如改变后的商标存在重新注册可能的，应尽快向商标局提交新的商标申请；未注册而先行使用的，启动商标监测体系，防范侵犯他人在先权利的风险。最后，对改变后的商标还未获得注册的，应当谨慎标明注册商标或者标注®标记。

注释：