CRISPR-Cas9专利之争，反转了？

作者：王芝艳 律师、专利代理师

故事的发展如大多数人所预期，关于基因魔剪CRISPR-Cas9系统的基础专利之争，PTAB在2022年2月28日作出的有利于张峰博士所属Broad研究所的第115号决定^[1]，仅仅是这场持久战的开始。随后，针对PTAB的决定，CVC提出了上诉，Broad则提出了交叉上诉。

再报，2025年5月12日，CAFC在口头辩论一年后作出了第653号决定，确认了PTAB关于最早优先权文件P1和P2不满足要求的认定，但认为PTAB关于发明构思的认定存在法律错误，因此部分确认、部分撤销（而非推翻）了第115号决定并发回重审。

那么，CRISPR-Cas9系统在真核细胞中应用的相关发明归属问题，是要出现反转了么?

简要回顾一下第115号决定的干涉案^[2]。在该干涉案中，PTAB认为，CVC的优先权文件P1和P2不满足书面描述（Written Description）的要求因而没有推定地将涉及真核细胞的发明付诸实施（Reduce to Practice），在P1和P2之后CVC面临的失败和对成功的怀疑表明了其发明构思是不完整或有缺陷的，由此导致Broad的发明构思付诸实践早于CVC（如果有的话），从而认定涉及真核细胞的发明属于Broad。

双方在CAFC的争议主要涉及两个问题，一是发明构思的标准的认定，二是P1和P2优先权文件是否满足书面描述的认定。在2024年5月举行的口头辩论中，关于发明构思，CVC辩称，发明构思是否完整取决于本领域技术人员是否能够凭借常规技术手段且无需进一步发明性技术就能将发明付诸实施，但PTAB的决定中没有讨论将构思付诸实施所需的技术水平，而是分析了CVC是否主观上知道其想法能够奏效，然而拥有完整的构思并不需要发明人知道其发明能够奏效；关于P1和P2优先权文件，CVC辩称，P1和P2作为临时申请无需说服本领域技术人员发明能够奏效或解释使其奏效的每一个障碍，P1和P2只需披露发明以便人们能够理解发明是什么即可。

以下对CAFC就上述两个问题的回应进行梳理。

1.发明构思

第653号决定引用了双方诉状中包含的大量事实和程序背景内容以及第115号干涉案的历史，通过分析双方对真核生物CRISPR-Cas9实施方案的发明构思和付诸实施的情况，认定PTAB在发明构思的判断上存在法律错误，原因有多个。

一个原因是，PTAB要求CVC的科学家知道他们的发明能够奏效才能证明发明构思。CAFC则认为，这实际上混淆了“发明构思和付诸实施的不同法律标准”。

对于发明构思，第653号决定书引用多个判例^[3]认为，发明过程有三个阶段：（1）发明构思，（2）合理勤勉，（3）付诸实施，发明人不需要知道他的发明能够作用才算发明构思是完整的，因为发明会起作用这一认识，必然只能基于实际的付诸实施。需要指出的是，正是基于这些判例之一，PTAB才因CVC对发明可实施性的不确定性而否定了在前的发明构思日期，而这被CAFC认为是错误的。

PTAB错误的另一个原因是，支撑PTAB决定的证据几乎都是CVC科学家的声明（这些声明表明他们当时对实验是否成功是不确定的并提出需要对系统进行进一步改进），基于此而认定CVC没有“明确且永久的想法”。CAFC认为，PTAB错误地应用了Burroughs标准，该标准定义了“事实不确定性，是当后续实验过程特别是实验失败揭示了不确定性时，这种不确定性如此削弱了发明人想法的明确性，以至于它还不能明确且永久地反映在实践中将被使用的完整发明”。PTAB的错误在于，在确定CVC是否具有明确且永久的想法时，专注于CVC科学家的声明，而没有考虑这些声明是否伴随有“实质上改变其原始想法的实验改进”。换句话说，CAFC认为，只要最初的想法没有发生实质改变，发明人对发明是否有效的怀疑和发明人实施过程中的失败，并不影响对当时发明构思（即在真核细胞中进行CRISPR基因编辑的“计划”）是否明确、永久、完整的判断。

PTAB错误的再一个原因是，未能考虑CVC的想法是否仅通过常规技术就被CVC的科学家或其他团队成功使用。CAFC认为，正确的分析应该是确定CVC的科学家是否已经形成了发明用于其预期目的的最终形式的想法，这种最终形式足以使得只要运用常规技术就能将其付诸实施，而无需进行广泛的研究或实验。分析过程中，第三方的经历，无论是他们的失败还是成功，都是相关的。

根据第653号决定书，相关是指“所声称的发明人”的行为过程，她是否“在声称的发明构思日期考虑使用常规技能或方法，或在随后的成功的实验中使用了这些常规技能或方法”。PTAB未能考虑将发明付诸实施时采用了常规方法或技能，而几乎完全依赖于CVC的科学家关于遭受的实验困难和怀疑能否成功的的声明，这是错误的。PTAB认为，CVC的发明人仅仅构思了发明的机制是不够的，而必须拥有一个已经构思的“可操作的发明”，这也是错误的。CAFC发现，PTAB错误地适用了法院之前的判例Hitzeman v. Rutter，该判例涉及一个以前从未实现过的“仅存一线希望”的结果（不存在任何现有技术手段可以将发明付诸实施）。CAFC认为，PTAB没有考虑“本领域技术人员是否能够实现CRISPR对真核生物DNA进行基因编辑”，这是错误的。正确的判定标准是，“超过一般性的希望’，但小于“确定知道发明会起作用”。

CAFC还认定，PTAB专注于CVC科学家在将发明付诸实施过程中遇到的困难，而没有考虑CVC科学家是否“在声称的发明构思日期已经描述了常规方法或技能，并使用这些方法或技能在随后的实验中取得了成功”，也没有考虑其他人使用CVC的发明构思成功地在真核细胞中将CRISPR付诸实施，这是错误的。CAFC认为，PTAB错误地认为付诸实施过程中的困难即表明了发明需要进行过度的实验。

CAFC最后总结道，PTAB错误地未考虑常规方法或技术，而几乎完全集中于CVC科学家的实验失败和对是否能成功的怀疑，因此撤销了PTAB关于发明构想的决定，并发回PTAB在正确适用法律框架的基础上重新考虑发明构思的问题。

2.最早优先权文件P1和P2

CAFC支持了PTAB的决定，即CVC的最早优先权文件P1（2012年5月25日提交的临时申请）和P2（2012年10月19日提交的临时申请）不能满足书面描述的要求，并且认为PTAB是基于本领域技术人员对发明的复杂性和不可预测性的理解认定了P1和P2的公开不满足书面描述的要求。

CAFC认为，虽然之前的判例不要求提供实际付诸实践的工作实例或描述^[4]，但还是认为这个判断要取决于本领域技术人员如何理解说明书所描述的内容。CAFC认为，PTAB在形式和实质上均正确地评估了P1和P2时CVC是否拥有发明，而没有犯法律错误。因此，PTAB根据专利文本的具体事实进行分析而不采用一刀切的方法，是正确的。

CAFC还认为，其并没有发现PTAB不当地依赖于或仅考虑了实施发明的一种途径（使用表达载体）的证据，而没有考虑其他途径（显微注射）的证据，因此维持了PTAB关于P1和P2不满足书面描述的要求的认定。

整体来看，CAFC的判决似乎也存在难以自洽的地方，尤其是在以下两点的说理上：为何PTAB关于CVC在2012年10月Broad付诸实施之前缺乏发明构思这一认定是错误的？为何CVC的P1和P2申请不能支持CRISPR-Cas9在真核细胞中应用的技术方案？这种不自洽也使得专利界无法确定哪一方最终可能胜诉。因此，无论是否出于本意，现在PTAB在决定后续走向时保留了很大的自由裁量权。

同时也可以看出，尽管CAFC在决定中分开评述了上述两个问题，但从因果关系上来看，正是CVC在P1和P2中没有满足优先权文件的披露要求（推测可能是无奈之举，因为CVC在2013年1月28日提交的P3中才披露了真核细胞的实验数据），才引起了谁最早完成发明构思的争议，即其和Broad在P2至P3提交日之间的时间窗口内，是哪一个先将CRISPR-Cas9系统在真核细胞中的发明付诸实践。实际上，对于生命科学这个实验学科，包括优先权文件在内的申请文件对实验数据的要求尤为高，仅仅因为有了发明构思就提交优先权申请抢占时间先机，并在提交正式申请之前在杂志上公开发表优先权文件的内容或者进一步的研究进展，这一操作会给优先权的确认和专利的稳定性带来很大的不确定性^[5]。

CRISPR的战斗仍在持续中……未来关于哪一组发明人是第一发明人从而有权获得CRISPR真核生物应用相关专利的问题，仍然悬而未决。该案件是生物技术领域最重要的知识产权争议之一，这个不确定性很大程度上影响着CRSPR技术的投资和许可，而这在未来很长一段时间可能都无法得到解决。

后续，再探再报。

注释：

[1] Patent Interference No. 106,115。该判决涉及Broad研究所、哈佛大学和麻省理工学院（统称为“Broad”，在PTAB判决中称为Senior Party） vs. 加州大学伯克利分校、维也纳大学和Charpentier博士（统称为“CVC”，在PTAB判决中称为Junior Party，在CAFC判决中称为“Regents”）

[2] 可参见“隆天知识产权”公众号2022年的文章“CRISPR-Cas9专利之争，张峰赢了？”

[3] 引用判例包括：Mahurkar v. C.R. Bard, Inc., 79 F.3d 1572, 1577 (Fed. Cir. 1996)

Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab'ys, Inc., 40 F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994)

Applegate v. Scherer, 332 F.2d 571, 573 (CCPA 1964)

Univ. of Pittsburgh of Commonwealth Sys. of Higher Educ. v. Hedrick, 573 F.3d 1290, 1299 (Fed. Cir. 2009)

[4] Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010)

[5] CVC的基础专利在EPO因为优先权文件的披露问题导致丧失了专利权。