发布时间: 2025-05-20
作者：何志民 专利代理师
在答复审查意见中，核心论证逻辑通常遵循“三步法”原则，从而系统论证权利要求相对于现有技术而言具有突出的实质性特点，并产生了显著的进步。但，“三步法”对于部分特殊技术场景往往会有较多局限，不利于审查意见的答复以争取授权。
此时，代理人可以另辟蹊径，从发明构思方面着手论述专利的创造性。发明构思，一般是指在发明创造的完成过程中，发明人为解决所面临的技术问题在谋求解决方案的过程中所提出的技术改进思路。发明创造对现有技术做出的贡献不仅体现在技术手段的选取上，而且会蕴含在发明构思的提出中。发明构思一旦提出，就会指引发明人去选取具体的技术手段对现有技术进行改进或创新，以解决其存在的技术问题，实现其技术效果，从而完成发明创造，因此，就专利或专利申请而言，发明构思贯穿于发明所解决的技术问题的提出、技术手段的选取以及技术效果的实现之中。
根据国家知识产权局作出的第41958号无效宣告请求审查决定——维持涉案专利“餐馆服务系统”（发明专利号：ZL200680037518.6）专利权有效，我们可以得到：“发明构思”可以作为创造性的评判依据。该审查决定如下：
涉案专利的技术要点是在餐馆的后厨区与餐桌之间，构建由轨道系统构成的、借助重力作用传送饭菜或饮料的传送系统，将餐饮食品放置在轨道上，借助重力作用滑动运送到顾客的餐桌上。由此，既不需要由服务员提供上菜服务，也不需要顾客自行取餐，解决了耗费人力和时间成本的技术问题。
证据1（US2216357）公开了一种食物供应装置。该证据1的技术要点是在厨房与服务柜台之间设置有轨道，食物准备完毕后放置于轨道上，借助重力作用传送到服务柜台上，再由服务员将食物从服务柜台交给柜台周围的客户。
证据2（US278226）公开了一种轨道系统。
涉案专利与最接近的现有技术（即证据1）之间的区别技术特征在于：涉案专利限定了轨道系统延伸连接至顾客的餐桌，食物可以在重力作用下沿轨道系统运送至餐桌上。
因此，该案的焦点在于：既然证据1已经实现了从后厨区到服务柜台的传送系统，再将传送系统延长至顾客餐桌，在技术上是否存在创造性？
根据无效决定，复审委并没有拘泥于传统的“三步法”辩证涉案专利的创造性，而是从餐饮模式着手，提出了“发明构思法”界定标准，从而将该案创造性判断的焦点转移到“发明构思”的判断上。
因此，涉案专利的合议组认为：证据1体现的是人工服务的模式，即“人们选择到餐馆就餐很大程度上是为了享受这种服务的便利和惬意”，而涉案专利开创的是一种全新的无人服务模式。两种模式似乎“井水不犯河水”。并且，证据1中只能在准备食物的后厨区和服务柜台之间通过一条固定轨道来解决空间利用率的问题，面对“最后一公里”，却无法给出将轨道延伸到餐桌的启示或教导，进而本领域技术人员无法在证据1的基础上想到采取涉案专利采用的技术手段以解决其技术问题。换句话说，在证据1的服务模式束缚下，本领域技术人员“不会想到”、“不能想到”将轨道延伸“最后一公里”到餐桌上。
此外，合议组还认为，涉案专利与证据1二者实现的技术效果也是不同的。综合考虑就餐模式的发展和现状可知，就餐模式的改进空间不大，涉案专利正是通过其轨道系统的设计和应用，让顾客既不会因节约人力而感到服务的缺失，同时又能够提供新奇的就餐体验，带来一种不同的餐饮文化，体现了机械结构在餐饮行业的新应用，做到了餐厅环境、服务质量、人力成本和就餐体验等多方面的兼顾，这是证据1无法实现的技术效果。
综上分析，涉案专利与证据1“发明构思之间存在根本的差别”。两者在不同的发明构思下，各自有各自的服务理念，本领域技术人员难以跳出原有发明构思的轨道，进行“最后一公里”的改进，故得出涉案专利相对于现有技术具有创造性的结论。
在该审查决定的指导下，笔者尝试性地将审查决定中的判决思路总结为：在确认最接近现有技术的阶段，通过论述证据1与涉案专利之间属于不同的发明构思，得出本领域技术人员不会有改进证据1以得到涉案专利的动机，从而推导出证据1无法与其他证据进行结合进而论证涉案专利的创造性。笔者也将该总结运用于日常的审查意见答复中并得到审查员的认可。以下即为笔者的一个相关答复成功案例。
案情分析：
本发明的具体领域为焊接背气保护装置，其技术方案如图1、图2所示：当筒体100沿第一方向（顺时针方向）转动时，由于惯性力，保护罩200会随着筒体100沿第一方向转动。由于重力作用，摆动杆310绕铰接点向下摆动，从而触发启动开关321，控制驱动装置330启动。
驱动装置330驱动旋转机构340转动，带动保护罩200沿第二方向（逆时针方向）转动。由于重力作用，摆动杆310绕铰接点向下摆动，从而触发停止开关322，控制驱动装置330停止。如此往复，实现了筒体100环缝焊接过程无需人工参与也能自动转动保护罩200，使得保护罩200时刻保持覆盖环缝焊接处的状态。
图1
图2
对比文件1（CN204209267U）如图3所示，包括一种钟摆式旋转焊缝保护工装，活动轴6设置于双十字支撑杆1上，保护罩4及配重块5相对绕设于活动轴6上。在筒体转动时，配重块5使得保护罩4持续抵持于筒体上部的焊接处，以确保焊接质量。即，筒体持续向第一方向转动，保护罩相对于焊接处不动。保护罩不动，即保护罩在重力作用下相对于筒体持续向第二方向转动。
图3
对比文件2（CN202387419U）如图4所示，其公开了一种旋摆搅拌机，大齿轮14往复转动，以使托盘15、容器16绕大齿轮14的转轴13左右往复摆动。
图4
审查意见认为，本申请与对比文件1的主要区别技术特征为：保护罩可被驱动装置驱动以沿内表面滑动，且对比文件2中的左右摆动方式公开了本申请的运动过程。因此，本申请的权利要求1相较于对比文件1、对比文件2的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
答辩思路：
首先，本申请发明点为：筒体100仅沿第一方向转动，启动开关321用以控制驱动装置330启动，驱动装置330驱动旋转机构340向第二方向转动预设角度。
其次，论述本申请与对比文件1属于不同的发明构思。
本申请的技术方案为：保护罩先跟随筒体沿第一方向同步转动，以使筒体的焊接处自保护罩的第一端移动至第二端；再使筒体沿第一方向转动，保护罩沿第二方向转动，筒体的焊接处自保护罩的第二端移回第一端，使得保护罩一直覆盖筒体的焊接处，并喷出保护气体保障焊接质量。即，本申请的发明构思为：保护罩属于分段式的间隔运动方式。
而对比文件1的技术方案为：保护罩在重力作用下相对于筒体持续转动，以使保护罩与筒体焊接处相对设置。即，对比文件1中的构思为：保护罩属于线性的持续性运动方式。
并且，为了实现本申请的发明构思，本申请采用的是电驱动机械结构。而为了实现对比文件1的发明构思，对比文件1采用的是重力杠杆结构。因此，基于不同的发明构思，本申请与对比文件1中具体的技术手段也并不相同。
综上所述，本申请与对比文件1发明构思不同，采用的技术手段不同。同时，本申请与对比文件1在不同发明构思下，通过各自的发明构思研发出各自的技术方案，本领域技术人员难以在对比文件1发明构思的轨道下，进行无必要的改进。因此，在对比文件1的基础上结合对比文件2，本领域技术人员“不会想到”、也“不能想到”本申请的技术方案。
并且，根据修改后的权利要求1的技术方案与对比文件1的技术方案之间的区别技术特征及基于该区别技术特征的有益效果的对比，结合上述本申请与对比文件1属于不同发明构思的结论，论证了对比文件1无法与对比文件2进行结合得到本申请的技术方案，因而得出本申请相对于现有技术具有创造性的结论。
结语
综上，笔者认为，在答复审查意见的过程中，判断本申请与最接近的现有技术是否存在结构形式、运动方式、组分参数变化、作用原理等区别，分析最接近的现有技术是否存在本申请所解决的技术问题或是否已解决本申请的技术问题，即可以判断本申请与最接近的现有技术是否属于“不同的发明构思”。若发明构思不同，则最接近的现有技术不能作为本申请的研发起点，本领域技术人员无法在最接近的现有技术的基础上结合其他现有技术得到本申请的技术方案，故本申请具有创造性。
若将发明构思不同的技术方案作为本申请的最接近现有技术，并在其基础上结合其他现有技术否定本申请的创造性，这种判断思路属于典型的“事后诸葛亮”。
并且，在分析对比文件是否属于“不同的发明构思”时，建议从“背景技术”开始分析，以便确认发明构思的研发起点，并在此研发起点的基础上，确认技术改进的途径和最终形成的技术方案的构成，确认是否有相关改进的必要性，从而在整体技术方案上辨别两者是否为“不同的发明构思”。
