发布时间: 2025-03-06
作者：金辉 专利代理师、律师
在2023年度专利复审无效十大案件中便有三个案件涉及了参数特征，可见，近年来国家知识产权局对由参数限定的专利的审查及确权过程中的标准进行规范的决心，这也为专利申请人、专利权人以及无效请求人等在今后的专利实务中提供了有力支撑。笔者概略归纳了以下五个无效案例，并思考了在新申请阶段、实审阶段、无效阶段等带给申请人、专利权人、代理师们的实务操作中的启示。
法律依据：专利法第26条第3款（公开不充分）
案例一：CN1866604A 一种安全锂离子电池单元及安全锂离子电池组 （无效十大案件之一）
请求人主要观点：
① 本领域技术人员不能判断声称所要解决的技术问题是否已解决；
② 本专利说明书没有对接触面积、传热距离和速度、单体大小及间距等本专利必不可少的技术内容进行实质性公开。
专利权人主要观点：
本专利说明书记载了“本发明解决了现有技术一直以来无法解决的从根本上杜绝锂离子电池自身的爆炸和燃烧……的技术难题，提供一种安全锂离子电池，经过上千次试验，本发明的安全锂离子电池单元的安全性达到 100%”，本领域技术人员根据本专利说明书的记载，可以确定，通过实施本专利要求保护的技术方案，可以解决本专利所要解决的技术问题，并达到其技术效果。
合议组观点：
① 在本专利所涉及的电池领域中，技术效果预期性较低，本专利说明书没有提供任何实验数据证明涉及在诸多特定的理想条件下推导得出的包含技术参数的计算公式的技术方案能够解决本专利的技术问题，取得预期的技术效果，达到本领域技术人员足以相信且能够实施的程度；
② 说明书没有完整描述如何通过导热导电连接体实现单体电池爆炸燃烧瞬间所产生的热量及时分散至电池组中的其他单体电池，导致本领域技术人员不能实现本专利的技术方案，解决其技术问题，并产生预期的技术效果。
笔者思考：
此决定仅以第26条第3款为由无效了全部权利要求，是合议组的大胆举措。在无效实务中，在缺乏试验数据支持的专利中，以本领域技术人员无法基于说明书的记载来实现本专利的技术方案、解决其技术问题、达到预期的技术效果为由，是一个很好的切入点。
此外，对于缺乏试验数据支持的专利，其往往也伴随着没有试验数据支持更优的技术效果的问题，从而在创造性上也会产生瑕疵。对此，参考无效案例CN205716384U（W字型工扁钢），合议组提到“专利权人没有提供该参数的W字型工扁钢在防滑效果上更优的试验数据，也没有从力学原理上分析得出该参数能提供更优的防滑效果。该参数设置是本领域技术人员根据实际需要所作的常规选择，不同参数带来的技术效果也是本领域技术可以预期的。” 合议组以此为由认为权利要求1要求保护的技术方案相对于证据1与本领域常规技术手段的结合不具有创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。
延伸至新申请实务中，申请人应在说明书中完善主要技术要点及效果，从而不在实审阶段及无效阶段给权利的存续留有瑕疵。
法律依据：专利法第26条第4款（得不到说明书的支持）
案例二：CN102458569A 用于抑制疼痛，具有降低的副作用的选择性高频脊髓调节，以及相关的系统和方法
请求人主要观点：
权利要求2、5、11、14、15、16、20、27-31的附加技术特征没有以说明书为依据；权利要求6中的脉冲发生器涵盖了可植入的脉冲发生器和外部脉冲发生器，权利要求8中的脉冲发生器为外部脉冲发生器，其中的外部脉冲发生器没有以说明书为依据，因此权利要求6、8以及引用权利要求6的权利要求9-11、24-26、28、30都不能获得说明书的支持，因此不符合专利法第26条第4款的规定。
专利权人主要观点：
专利权人针对请求人的主张，仅概略地陈述了“权利要求2、5、6、8-11、14-16、20和24-3能够得到说明书的支持”。
合议组观点：
对于权利要求5、11、14中的8mm端点值，在原始公开的说明书中仅记载了“该第一距离51可以为约3毫米直至和二分之一椎体，一个椎体，或两个椎体长度对应的距离（例如，分别地为约16毫米，32毫米，或64毫米）。在另一特定实施方式中，该第一距离S1可以为约5毫米至15毫米”（参见本专利原始公开的说明书第0091段）。可见，原始公开的说明书中未记载8毫米这一端点值，因此，权利要求5、11、14不能获得说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。
笔者思考：
虽然请求人引用了专利法第26条第4款，但其并未以端点值未记载于说明书为由进行无效请求。此决定中，审查员依职权对不符合专利法第26条第4款规定的权利要求进行了审查。
此案给出了，在无效中，注意重点考虑端点值是否能够得到说明书支持的提醒。
法律依据：专利法第22条第3款——参数的设置是常规技术手段
案例三： CN103101274A 一种层压包装材料
请求人主要观点：
① 附件2已经公开了权利要求1中的膨胀比范围。
② 提交的附件3、附件4、附件5用于证明国家知识产权局在先决定中对附件1中膨胀比和熔体流动指数的认定。
专利权人主要观点：
对于“膨胀比”不是通常意义的膨胀比，附件1说明书第10页第1段中对膨胀比进行了定义，请求人作为附件1的欧洲同族专利(反证3)的专利权人，在欧洲专利审查过程进行的意见陈述(反证4)中明确了附件1中的膨胀比按下面公式计算：SR＝ds-d0/d0，在这里ds是指熔融聚合物从孔(如管子)中挤出后的直径，d0是指孔的直径。正是由于无效宣告请求人对膨胀比定义的具体解释，其欧洲同族专利才获得授权。而本专利中的膨胀比的含义为ds/d0，因此，附件1未公开本专利中的膨胀比。
合议组观点：
附件2说明书中公开了具有0.9至1.2的膨胀比，尽管权利要求2、3中所限定的膨胀比是1.4～1.6，但该数值范围与附件2公开的数值范围接近，本专利也没有记载、本领域技术人员也无法预期选用1.4～1.6的膨胀比相对于其他膨胀比（例如附件2公开的1.2的膨胀比）能够给产品带来怎样预料不到的技术效果，本领域技术人员在附件2公开的上述内容的基础上，结合普通技术知识、通过有限的常规的试验就能够得出上述膨胀比值。
笔者思考：
如果对比文件与本专利解决的技术问题、技术手段、技术效果基本相同，那么即使本专利的具体参数范围未被明确记载于对比文件中，对本领域技术人员来说，根据实际应用中的情形来设置参数范围也仅是常规设计而已。
此外，参考案例CN105688531A（一种袋式除尘器的压差时序混合控制方法），合议组认为“证据1公开的定时压降混合模式与本专利的压差时序混合控制方法的构思相同，均采用了定时和压差共同检测进行除尘的方式，并且在检测压差进行除尘时，同样采取了检测压差上限和下限值的手段，由此比较可知，二者的区别仅在于证据1未公开控制方法具体采取的步骤及相关参数细节，而这些区别仅是本领域技术人员在证据1控制方法的基础上容易采取的常规方式，因此权利要求1不具备创造性”。
可见，在参数限定的专利中，要重点考察参数数值是否能够带来预料不到的技术效果，结合案例一中的思考，参数与技术效果之间的联系也需要具体的数据进行支撑。
法律依据：专利法第22条第3款——对方法权项和装置权项的不同认定
案例四：CN103303916A 高纯超细活性炭胶液的制备方法及制作设备
请求人主要观点：
① 关于权利要求1-5要求保护一种高纯超细活性炭胶液的制备方法。基于附件以及公知常识的结合，权利要求1不具备创造性；在此基础上，从属权利要求2-5也不具备创造性。
② 基于方法权利要求1-5不具备创造性的理由，装置权利要求6-10也不具备创造性。
专利权人主要观点：
附件5公开的氟电解槽的盖板与本专利作用不同，没有结合的技术启示。权利要求6具备创造性。
合议组观点：
① 关于方法权利要求1-5，附件3中记载的氧化处理前的通电过程并非如权利要求1的在制备过程中，因此附件3并未公开制备过程采用两步通电的技术特征。因此，请求人认为权利要求1-5不具备创造性的无效理由也相应不能成立。
② 关于装置权利要求6-10，区别⑵是设备使用过程中对工艺参数的选择和控制，其对设备的结构和连接没有产生任何影响，即对设备没有限定作用。由此可见，权利要求6-10均不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定，应予无效。
笔者思考：
一个专利中，方法权利要求和装置权利要求很可能不会被同时无效。即使参数限定在方法权利要求中具备创造性，但若仅是限定了工艺参数而对装置各构成要件本身不存在限定作用，当对比文件公开了装置各构成要件时，该装置权利要求就不再具备创造性。
这种思路完全适用于实用新型的无效中，参考实用新型无效案例CN204337331U（制备脂质体悬浮液的系统），合议组提到“权利要求4-6分别进一步限定了注入流速和水相溶液室的温度，由于流速和温度体现的是工艺参数，并不能使设备本身的结构、其连接关系等发生改变，因此在其引用的权利要求不具备创造性的基础上，权利要求4-6也不具备专利法第22条第3款规定的创造性”。
因此，无效中需要区分参数时对工艺的限定还是对结构的限定。
法律依据：专利法第22条第2款
案例五： CN103101274A 一种层压包装材料
请求人主要观点：
虽然权利要求1中限定了所述水溶液的pH为4.5-6，但是，同样结构组成的产品必然具有同样的性能，权利要求1中的pH值为所述1-5mg/ml浓度的奥沙利铂水溶液本身固有的理化性质，因此，这两个特征不能使权利要求1的制剂区别于附件4中公开的水溶液，所以，权利要求1不具备新颖性。
专利权人主要观点：
水溶液的pH值容易受到例如原料药的质量（包括杂质的数量和种类，特别是酸碱杂质）和所使用水的种类和质量等的影响，附件4中并未公开所述溶液的pH值，也没有公开其所用奥沙利铂固体粉末的质量和纯度，没有公开其所用水的质量，因此，从附件4公开的内容无从推知其准确的pH值，也无从推定其pH值在4.5-6的范围内。
合议组观点：
虽然处方相同的药物的pH值可能因为其所含杂质的差异而有所不同，但是说明书中的记载表明本专利所述制剂的pH值（4.5-6）是通过常规制备形成的，并未记载添加附加的杂质进行调节，且专利权人并未能证明附件4中通过常规制备获得的水溶液的pH值不在权利要求1所述的该4.5-6的范围内，因此无法将所述pH值认定为权利要求1所述制剂与附件4中公开的水溶液之间的区别特征，专利权人的上述意见陈述不足以说明权利要求1相对于附件4具有新颖性。综上所述，权利要求1不符合专利法第22条第2款的规定。
笔者思考：
在检索相关无效决定的过程中，笔者发现很少以专利法第22条第2款为依据成功无效的案例。很可能是因为由参数表征的技术特征大多被认为是具有新颖性的。但不乏本案例五这样的以不具备新颖性无效了权利要求1。
该案例的启示在于，当面对以参数表征的技术特征时，需要分析该参数是否是专利权人在创造性努力下刻意调整而得出的数值，还是产品或组分本身自然产生的数值。如果是后者，则只需提供证明该产品或组分本身已公开的证据，即可证明该专利不具备新颖性。
延伸至新申请实务中，针对申请人所在意的参数，还是应该要强调该参数的有意设置以及相应的显著技术效果，避免被认为是由产品或组分本身自然产生的数值。
以上，请批评指正。
