发布时间: 2025-03-06
作者：韩冬 专利代理师
一、引言
笔者初次接触美国临时申请，是在处理美国专利申请的OA过程中。在答复美国OA时，经常需要判断审查员所引用的对比文件的内容是否记载于其对应的优先权文件（通常为美国临时申请）中。因此，笔者对美国临时申请制度产生浓厚兴趣，并进一步深入了解了其起源、发展和应用。
在专利保护领域，美国临时专利申请制度为发明人提供了独特的选择，在全球化竞争加剧和技术快速发展的背景下，正确运用这一制度对企业而言意义重大。本文旨在详细介绍美国临时专利申请的重要性及其应用方法，尤其为国内申请人提供参考。
二、美国临时专利申请制度介绍以及在中国专利申请中的应用
（一）制度起源
1995年6月8日，随着《乌拉圭回合协议法案》（URAA, Uruguay Round Agreements Act）的通过，美国专利法进行了修订，临时专利申请制度应运而生。临时专利申请制度主要涉及美国专利法第35 U.S.C.§111(b)和§119(e)条，前者规定提交说明书和必要的附图可建立申请日，后者则赋予临时申请一年期的优先权保护。在这一年（可延长至14个月）期间，申请人必须向美国专利商标局（USPTO）提交将其转换为正式申请的请求，否则临时申请将在一年后失效。并且，后续的正式申请应当包含或等同于临时申请的内容。
（二）与中国“本国优先权”制度的比较
美国临时专利申请并非真正意义上的专利申请，不能被审查和授予专利权。美国临时专利申请的本质是为申请人在转换为正式申请前取得优先权日，这一点与中国自1992年起实施的本国优先权制度颇为相似。
中国1992年修改后的《专利法》第二十九条第二款规定本国优先权，申请人于1992年1月1日以后在中国第一次提出发明或实用新型专利申请之日起12个月内，就相同主题再次向专利局提出专利申请，可享有优先权。2002年修订的《专利法实施细则》第三十三条明确获得本国优先权的条件：未要求过外国或本国优先权（首次且仅能使用一次）、未被授予专利、不属于分案申请。
（三）中国专利申请以美国临时申请为优先权
在专利申请领域，美国临时申请能否直接作为中国专利申请的优先权，一直是业内热议的话题，网络上众说纷纭。部分代理师主张，依据《巴黎公约》相关规定，美国临时申请无法直接作为中国专利申请的优先权。然而，经笔者深入研读《巴黎公约》，发现其中第四条A(2)明确指出：“Article 4. A. (2) Any filing that is equivalent to a regular national filing under the domestic legislation of any country of the Union or under bilateral or multilateral treaties concluded between countries of the Union shall be recognized as giving rise to the right of priority.”翻译过来即，依照本联盟任何国家的本国立法，或依照本联盟各国之间缔结的双边或多边条约，与正规的国家申请相当的任何申请，应被承认为产生优先权。
在美国专利法体系里，临时申请归属于35 U.S. Code§111 - Application。从这一法律条文可以推断，美国临时申请应当被视为与正规国家申请相当的申请类型。基于《巴黎公约》的上述条款，美国临时申请理应具备作为中国专利申请优先权的资格。
此外，国家知识产权局2021年公开的复审无效十大案件之一——“【十大案件】‘一种驱动液态镜头的音圈马达及其镜头组’实用新型专利权无效宣告请求案”（链接：https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/4/30/art_2648_166720.html?show_loading=0&webview_progress_bar=1），也为这一观点提供了有力支撑。
具体的，在上述案件中，请求人（华为技术有限公司）提供的对比文件1（CN109143722B）是抵触申请。
可以看到，对比文件1的优先权文件是一件美国临时专利申请（62/521,645）。美国临时专利申请一般不会主动对外公开，基于这一点，上述无效案的专利权人指出：“对比文件1的优先权文件为美国临时申请形成的优先权文件，该文件不对社会公众公开，在国内无法查询，因此对比文件1的优先权不成立”。但请求人当庭演示了登录USPTO网站获取该美国临时专利申请的全过程（笔者在此附上美国临时申请的检索网址：https://patentcenter.uspto.gov/），合议组也从《巴黎公约》的角度进行了释义，认可该优先权的有效性。
笔者还注意到，上述对比文件1的申请日为2018.06.14，作为其优先权的美国临时申请在2018年6月19日被转为正式申请。
通过对该案件细节的研究分析，能够进一步确认美国临时申请作为中国专利申请优先权的可行性，这也在一定程度上表明，在实际的专利审查与纠纷处理过程中，美国临时申请的这种优先权地位得到了认可与应用。
在向中国知识产权局递交专利申请时，可在递交表格中要求美国临时申请的优先权，但临时申请与在后的（中国）正式申请必须有至少一位共同发明人，因此，需要注意的是，递交中国申请时需注意所列发明人至少有一个与临时申请一致，以防止授权后竞争者以此无效中国专利。
三、美国临时专利申请的特点
1.文件要求灵活：无需提供权利要求书，仅需提供详尽的说明书及相关附图；对说明书格式没有严格限制；USPTO接受非英文文本，但须符合美国专利法的要求（35 U.S.C.§112(a)及35 U.S.C.§113）。
2.审查与授权情况：临时申请不会被审查，也不会授予专利权，其主要作用是在一定期限内为后续正式申请保留优先权。
3.优先权相关：临时申请不能要求其他申请作为优先权基础，但根据巴黎公约可以保留国际优先权（只针对发明专利（Utility patent），不适用于外观专利（Design Patent））。
四、利用美国临时专利申请或中国优先权制度可能存在的风险和弊端
（一）美国临时专利申请风险
1.费用与审查周期延长的问题：在实际应用中，使用PPA案子多集中在标准专利、药物或配合产品发布等特定场合。临时申请本身是一种程序，并非专利，在一定程度上会延长专利审查期限，对于急于获得专利授权的企业可能不太合适，此时提交正式申请或使用PPH等加快方式获取授权或许更为划算。
2.期限内未能及时提交正式申请的风险：递交临时申请后，申请人需在12个月期限内递交正式申请，若以其为优先权基础提交PCT申请或通过巴黎公约途径进入其他国家，后续申请也需在12个月内完成。此外，由于临时申请对说明书格式不限定，在时间匆忙的情况下，申请人容易提交未经实质审核的说明书或技术交底书，文件中大量的限制性描述会影响在后正式申请的保护范围。
3.临时申请内容不足导致的权利要求不支持问题：临时申请隐藏的最大隐患是，在后正式申请的权利要求保护主题可能得不到临时申请说明书的支持，从而导致专利被无效。
（二）中国“本国优先权”制度风险
与美国PPA的风险类似，特别是在优先权要求范围过广或不当方面。
五、美国临时申请实务要点
（一）申请流程与准备
1.申请流程：向美国专利商标局提交临时申请，需准备必要的说明书和附图，以及一张申请临时申请的表格cover sheet。填写表格时，提供发明人姓名及粗略住所信息（中国只需详细到城市），最后缴纳费用（截止2022年6月，临时申请的官费是大实体300美元，小实体150美金，微小实体75美金）。
2.保密审查：对于中国申请人，若发明地在中国，想递交美国临时申请，必须先向中国知产局递交保密审查请求，通过后才能递交临时申请。
（二）与正式申请的关联
在12个月期限内，正式申请要求临时申请优先权有两种方法：一是递交正式申请，并在表格中指明要关联的临时申请；二是向美国专利商标局提交转换请求书，直接将临时专利转为正式申请（该方法并不允许增加申请内容）。需要注意的是，12个月期限可延期至14个月，但需说明拖延是非故意造成的，并提交请求书及缴纳对应费用。
（三）专利保护期限
若美国发明申请在要求临时申请优先权后授权，专利保护期自正式申请的申请日起算，而非临时申请的申请日。
六、临时申请的应用实例
MPHJ Tech案：MPHJ Tech拥有美国专利号为8,488,173的专利，该专利涉及一种扫描并“无缝传输”文档的系统。MPHJ Tech曾以较早提交的临时申请为基础主张权利，虽然最终法院因临时申请与正式专利之间的差异导致权利要求被扩大而判定专利无效，但这个案例说明了临时申请可以作为后续专利授权的优先权基础，在专利诉讼等场景中发挥作用。该案例也进一步提醒了申请人，临时申请隐藏的风险是，在后正式申请的权利要求保护主题得不到临时申请说明书的支持，最终导致专利被无效。
七、结论
美国临时专利申请制度为申请人提供了灵活且经济高效的专利申请选择，在争取优先权日期、完善技术和评估市场方面具有显著优势。然而，它也存在一定风险，例如费用增加、申请文件质量不足以及权利要求支持问题。申请人应基于自身情况谨慎考虑是否采用此制度，并留意相关法规细节，以最大程度利用制度带来的益处。同时，临时申请文件的准备需要充分考虑到技术细节对后续正式申请权利要求的支持，避免因文件缺陷导致专利无效的风险。总之，合理运用临时专利申请制度，能够为申请人在专利保护和技术创新方面提供强有力的支撑，助力其在激烈的市场竞争中占据有利地位。
