发布时间: 2025-03-04
作者：付永莉 合伙人、资深专利代理师
当一件申请包括两项以上的发明创造时，申请人可以主动提出分案申请或者可以依据审查员的审查意见提出分案申请，今天我们就一起来聊聊分案的那些事儿。
首先，我们来看看分案的相关规定。
一、分案的相关规定
分案申请应当以原申请（第一次提出的申请，亦称“母案”）为基础提出。分案申请的内容不得超出原始申请文件的记载范围。分案申请的类型应当与原申请的类型一致。分案申请应当在请求书中填写原申请的申请号和申请日，并且应当在其说明书的起始部分，即发明所属技术领域之前，说明本申请是哪一件申请的分案申请，并写明原申请的申请日、申请号和发明创造名称；对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，还应当填写该分案申请的申请号。
对于分案申请，应当视为一件新申请收取各种费用。原申请中已提交的与分案申请相关的各种证明文件，视为已提交。例如优先权申请文件副本、生物材料保藏证明和存活证明等。
分案申请适用的各种法定期限，例如发明案件的分案申请提出实质审查请求的期限，应当从原申请日起算。对于已经届满或者自分案申请递交日起至期限届满日不足两个月的各种期限，申请人可以自分案申请递交日起两个月内或者自收到受理通知书之日起十五日内补办各种手续。
对于分案申请的提交期限，规定如下：
申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。对于国家知识产权局已经发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后的复审期间、收到复审决定之日起三个月内以及对复审决定不服提起的行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。
对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的，不得分案。但是，因审查员发出分案通知书或者审查意见通知书中指出分案申请存在单一性缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的，再次提出分案申请的递交时间应该以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。
此外，分案申请的申请人应当与提出分案申请时原申请的申请人相同。分案申请的发明人应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员。
二、如何利用分案
那么了解了分案的相关规定后，如何利用好分案制度以达到申请人的各种目的，接下来结合案例进行说明。
1、利用分案可以改变保护范围
这是分案最常见的应用，例如，当授权的权利要求范围并不能够覆盖侵权产品时，或者授权的权利要求中加入了一些限定而导致范围过窄时，可以考虑通过提交分案的方式改变权利要求的保护范围，例如，可以通过删除一些不必要的特征限定，变更或者增加新的特征限定，以达到理想的保护范围。
这类分案应用的前提是，说明书中包括附图中必须有足够和全面的支持。
另外需要注意的是，分案的权利要求范围并不需要小于母案授权的权利要求范围；分案的权利要求只要能够得到母案说明书的支持即可，并不需要得到母案权利要求书的支持。
2、利用分案可以使案件起死回生
我们知道在专利申请被驳回之后以及在案件进入复审阶段，直至收到复审决定之日起三个月内以及对复审决定不服提起的行政诉讼期间，申请人均可以提出分案申请。对于那些原申请收到复审决定的案件，笔者通常会建议申请人提出分案申请，即使申请人决定就复审决定提起行政诉讼，笔者也会建议申请人同时提出分案申请。这是因为，分案申请实质上是一种再审查程序，申请人可以充分利用分案申请延长对于该发明创造的审查，同时相比于行政诉讼程序，分案申请可以灵活地修改权利要求，可以获得再次与审查员博弈的机会，从而可以获得让案件起死回生的机会。
在笔者代理的一件案件中，在针对复审决定提起行政诉讼的同时，申请人也同时提交了分案申请。复审决定针对的是包括4个权项的权利要求书，而我们在后续的分案申请中重新布局了权利要求书，既要求保护被最终驳回的4个权项，同时也布局了其他发明点和类型的权项。在分案的后续审查过程中，申请人通过提交补充实验报告来详细说明和验证该专利申请中相关特征所能实现的预料不到的技术效果，从技术效果反推结构上的差异，该分案在再次经过复审后最终被认定为具备创造性，并且相比于母案被最终驳回的版本（包括4个权项），分案授权的权利要求书中包括了25个权项，通过分案，不但实现了案件的起死回生，而且与母案相比于更为全面和多方位地保护了发明创造。
3、利用分案可以纠正授权权利要求的错误
在OA答复过程中，由于对申请文件的阅读不够全面或者理解不够深刻，因此在修改申请文件时容易出现一些错误，如果审查员也不能发现，这些错误将会带入到授权的权利要求中，导致在真正维权时可能会存在困难。
例如，在某件专利申请的授权权利要求1中记载有关于“插入部件”的特征，并且该“插入部件”的特征是在答复OA时为了区别对比文件而加入的。根据说明书，“插入部件”其实是一个中间阶段的部件，其是为了临时保持连接器和保护构件而将连接器和保护构件联接在一起，但在最终的灌封之前需要将该“插入部件”去除。也就是说，在最终的产品中，临时设置的“插入部件”是肯定不存在的，因此这样的产品权项肯定不可能对应到侵权产品，这样的授权专利形同虚设。
另外在OA答复过程比较常见的修改错误还在于，不同实施例之间的相互引用导致权利要求不清楚。例如，某件专利申请的从属权利要求2中记载的是关于“接合齿”的特征，从属权利要求3中记载的是关于“突起”的特征，二者均直接引用独立权利要求1，且通过说明书可以获知“接合齿”和“突起”分属于不同的实施例，二者是相互可替换的关系。在OA答复过程中，如果直接将从属权利要求2的特征并入到独立权利要求1以获得授权，而原从属权利要求3保持不变，则授权的权利要求会出现既包括“接合齿”又包括“突起”的方案，而这样的方案显然是不清楚的，且是无法实现的，也得不到说明书的支持。这样授权的权利要求同样也是名存实亡。
还有一些授权的权利要求中缺少必要技术特征的限定，导致方案无法实现，这些授权的权利要求在真正维权过程中同样存在风险。
在面对这样有瑕疵的授权权利要求时，我们可以建议申请人通过提交分案来纠正上述这些错误，以准确地保护发明创造，让授权的专利更有价值。
4、利用分案可以避免不必要的捐献
利用分案避免不必要的捐献不限于对于记载在说明书中而未记载在权利要求书中的方案以分案的形式加以保护，还在于对于审查员能接受的原始从属权利要求的保护。
实践中笔者也遇到一些案例，审查员经检索后有若干可接受的从属权利要求，而在OA答复过程中往往忽视这些可接受的从属权利要求，直接对所引用的独立权利要求进行缩限式修改，这样的修改方式相当于放弃了原始可接受的从属权利要求的保护，缩小原始从属权利要求的保护范围。
对于这类问题，笔者建议在OA答复时将审查员所认可的所有原始从属权利要求均修改为独立权利要求的形式，如果审查员指出单一性的问题，可以删除后以分案的方式进行保护，从而避免损失原有的保护范围和方案。
5、利用分案可以保护技术改进
我们都知道一件专利申请提出后在真正进入到生产阶段时还会面临很多的修改，甚至是结构上的改变，对于这些不断改进的技术，如果主张优先权重新提交新的申请的时机已错过，但说明书和附图能够提供足够的支持，也可以尝试利用分案来覆盖这些改进。
通过分案的提交时机我们知道，基于中国专利实践，申请人仅有有限的“主动分案”的机会，而技术的改进是一个不断进行的过程，一个小的技巧在于，申请人在“主动分案”时可以尽可能全面地布局不同组的权利要求，藉此申请人有可能获得“被动分案”的机会。
结束语
分案的提出源于一件申请中包括两项以上的发明创造，而《审查指南》又赋予了申请人“主动”分案的机会，因此，申请人完全可以主动利用分案的机会来不断完善申请文件，以获得对于发明创造更精准的保护；也可以利用分案的机会来“延长”对专利申请的审查程序，让自己的主张得到充分的陈述；还可以考虑自行创造“被动”分案的机会，以尝试保护后续的技术改进。总而言之，分案制度的有效和合理利用可以有助于专利的保护，有助于专利质量的提升！
