专利预审程序的实践与思考

发布时间: 2024-12-04

作者:徐莉 律师、专利代理师

专利预审,也称专利快速预审,是指各个地方的知识产权保护中心(下称保护中心)为备案的申请主体提供专利申请预先审查服务,属于正式专利申请的前置流程。通过预审的专利申请正式提交至国家知识产权局(下称国知局)后,将进入快速通道,能够显著加快专利申请的审查进程。

本文主要结合笔者代理过的部分专利预审案件,从交底研读、申请文件撰写和提交保护中心等阶段总结实践过程中的心得体会。

【交底研读阶段】

对于申请人提出需要申请专利预审的,交底研读阶段的工作重心包括新创性的分析和IPC分类号的分析两个重要环节。

新创性的分析与普通申请作业无异,即通过初步检索分析技术方案是否具备新颖性和创造性,通过与发明人的沟通及自主学习充分挖掘技术方案的改进点和创新深度。

IPC分类号的分析是有别于普通申请的一项工作。确定技术方案的技术关键词后,需要根据技术关键词进行专利检索,查看近似案件所属分类号是否满足申请人所备案的保护中心的受理要求。

技术关键词对应的IPC分类号属于保护中心的受理范围,是属于比较理想的情况,此时可将工作重心转向后续的专利申请文件撰写。

如果技术关键词对应的IPC分类号明确不属于保护中心的受理范围,则需与申请人沟通,看是否将专利申请递交转为普通申请程序。另外一个值得尝试的途径,若是存在通过多申请人联合申请的情况,尝试分析其他共同申请人所在的保护中心能够受理的IPC分类号,若是该专利申请能够被其他保护中心的IPC分类号所覆盖,则可以尝试向对应的保护中心递交预审申请。

还有一些“模棱两可”的情况:技术关键词对应的IPC分类号不属于保护中心的受理范围,但若调整一下关键词,则可以被纳入受理范围。以苏州市知识产权保护中心(下称“苏州保护中心”)为例,关键词“铣削”(IPC分类号为B23C)不属于受理范围,但相近的关键词如“车削,镗削”(IPC分类号为B23B )、“拉销,其他类目不包括的用切除材料方式对金属加工的类似操作”(IPC分类号为B23D)等,则属于受理范围。此时,需要与申请人或发明人充分沟通,技术方案中限定的铣削加工方式是否可以调整成切削等关键词,以向满足受理范围内的IPC分类号靠近。例如,可将铣削方案调整成以切削作为基础方案、以铣削作为一种具体实现的方式进行描述。

再如,关键词“减振器”(IPC分类号F16F)不属于苏州保护中心的受理范围,但若调整成“液压缸”(对应流体压力执行机构,IPC分类号F15B),则属于受理范围。此时,需要与申请人和发明人充分沟通,是否可以采用将液压缸作为基础方案、将减振器作为一种具体实现的描述方式,来满足苏州保护中心的受理条件。

这些IPC分类号模棱两可的情况,需要代理人倾注较多的精力,根据与发明人的沟通及相近方案的专利检索,通过调整技术关键词,实现既符合发明目的、不偏离发明点,又能符合保护中心的受理条件,满足申请人需要通过专利预审程序,以实现快速获得专利保护的需求。

【申请文件撰写阶段】

对于IPC分类号满足受理条件的情况,撰写阶段的工作重心放在合理布局、充分描述等方面,包括:独立权利要求需确保具有新颖性和创造性,避免非必要技术特征的写入,以合理的权利要求范围实现对发明构思的最大保护范围;从属权利要求需要合理布局以实现递进式的布置;说明书需要针对上位概念充分列举实施例,且每个技术特征对应效果描述需要详实、到位,且需要合理的推导过程,以提高技术特征的技术创新度,使得专利申请文件撰写质量具有较高专业水准,从而提高预审及后续正式审查的通过率。

对于IPC分类号模棱两可的情况,在申请文件撰写阶段还需要注意对满足受理条件的关键词(下称“正向关键词”)的适当强调以及对不满足受理要求的关键词(下称“反向关键词”)的合理隐藏。具体地,可以正向关键词对应的技术方案作为基础方案、以反向关键词对应的技术方案作为一种具体实现方案的方式进行描述,同时举例正向关键词的其他满足受理要求的相关关键词所对应的技术方案,并将该技术方案布局在申请文件中。

以苏州保护中心为例,“铣削”不属于受理范围,但“机床的零件、部件,如控制装置”(IPC分类号为B23Q)则属于受理范围。某专利申请的技术方案是铣削控制方法,核心发明构思在于控制多把铣刀同步运行以实现多个孔径不同的环形槽的同步加工。如果专利申请文件描述成“铣削控制方法/装置”等带铣削关键词的技术方案,很可能被优先分类至B23C分类号中而导致不满足受理条件;如果专利申请文件描述成“加工控制方法/装置”等不带铣削关键词的技术方案,并在专利申请文件中说明所说的加工方式可以是镗削、铣削、切削等,则方案很可能被优先分类至B23Q分类号中,从而实现该专利申请文件可以成功通过专利预审。

【提交保护中心阶段】

专利预审案件需要制作XML格式的申请文件,其中公式和附图的处理需要格外注意。

对于权利要求书或说明书中的公式,较为便捷的做法是简单的公式采用电脑终端自带的文字输入法输入,这样公式可以连同文字内容一起复制粘贴进专利业务办理系统,避免公式被保存成图片格式后,则需要另行插入专利业务办理系统所带来的复杂操作和操作错误的风险;复杂的公式则采用公式编辑器编辑,再保存成图片,插入至专利业务办理系统中权利要求书/说明书的正确位置。

对于说明书附图,需要确保线条足够清晰。笔者曾收到过带预审意见的预审合格通知书,预审员指出附图线条不清晰,需加粗加深后提交国知局。根据该审查意见再次检查时发现,申请文件中的附图线条虽然完整,但确实略细、略浅(该粗细程度在普通申请中可被接受,但在预审程序就收到意见)。根据这次答复预审意见的经验,笔者后来制作预审申请文件时,都会格外注意检查附图线条是否足够清晰,若有线条偏细、颜色偏淡等问题,则加粗加深调整后再提交保护中心。这样做的好处是,一方面避免在预审合格通知书上因“小瑕疵”影响代理服务的专业性,另一方面避免预审员因这个原因下发预审意见通知书而延长预审时间,再一方面避免交局前修改申请文件可能带来的交局的申请文件与预审合格的申请文件不一致的问题。

此外,根据各地保护中心的要求,还需要注意请求书中相关选项的勾选,例如放弃主动修改、无需保密审查等,以确保预审一次通过,缩短预审程序中不必要的等待环节。

以上各个作业环节全部完成之后,则可以期待经过认真准备的专利申请文件能顺利通过保护中心的预审程序和国知局的正式审查程序,实现通过预审程序使得专利申请快速获得授权。

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