发布时间: 2024-11-07
作者：王天龙 专利工程师
在激烈的市场竞争中，越多越来的企业意识到，知识产权是企业发展的重要保障。企业通过申请发明或实用新型专利并被授予专利权后，除法律另有规定的以外，任何其他单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即能够对企业创新的技术成果进行有效的保护，防止竞争对手模仿或者抄袭企业创新的技术成果，从而使自己的技术与产品处于市场领先地位，获取更大的市场份额。而现实情况是，有专利未必会实现好的保护效果，侵权方会尽可能规避专利权保护范围，即便确定落入专利的保护范围，也会尽可能用先用权抗辩，还大概率会通过无效程序逼迫专利权人对权利范围进一步限定，限定后的权利要求也可能会涉及到“中用权抗辩”，而给专利权人的利益带来一定的损失。本文将结合实际案例，对“中用权抗辩”做以介绍，并对在撰写中如何预先有所应对，做以探讨。
一般而言，具有市场领先地位的产品，被模仿和抄袭几乎是必然的，当作为权利人的企业在发现有竞争对手侵犯其专利权并掌握一定证据后，可利用持有的合法有效的专利权，向有管辖权的法院提起专利侵权诉讼，以维护自身合法权益，从而打击模仿或者抄袭的竞争对手。
通常，这些竞争对手中不只存在通过模仿或者抄袭的本企业创新的技术成果生产产品的情况，也存在部分竞争对手是在本企业的专利申请日之前就已经掌握了该专利技术的情况。
显然，对于这种竞争对手是在本企业的专利申请日之前就已经掌握了该专利技术的情况，在被提起专利侵权诉讼时，如果依据在其掌握了该专利技术之后申请的专利的专利权而判定其侵犯专利权，这明显有失公平。
对此，专利法的第七十五条第二款明确规定不视为侵犯专利权的情形之一：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。
可见，竞争对手若是在专利申请日之前就已经掌握了该专利技术的情况，其享有该专利技术的“先用权”。因此，在被提起专利侵权诉讼时，可采用先用权进行抗辩，以在原有范围内继续制造相同产品或使用相同方法制造，保证自身的合法权益。
当然，对于通过模仿或者抄袭的本企业创新的技术成果生产产品的竞争对手，其必然不属于《专利法》第七十五条的规定的不视为侵犯专利权的情形之一。当竞争对手被提起专利侵权诉讼时，其通常会选择向国家知识产权局提出对原告专利权的无效宣告请求，以从根本上消除侵权指控的基础，作为在面临专利侵权指控时的反击手段。
通常，在竞争对手提出专利权无效宣告时，当出现权利要求被专利复审委员会认定缺乏新颖性或创造性的情况时，专利权人为了保住专利权，面对无效请求人的攻击，往往会对权利要求书进行修改。
关于在无效宣告请求的审查过程中对权利要求的修改，《专利审查指南》对修改方式进行了详细规定：“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正”。
可以看出，专利权人对权利要求的修改方式包括了对权利要求进一步的限定；例如，专利权人的权利要求书为：
1、一种设备，其特征在于，包括特征X；
2、根据利要求1所述的设备，其特征在于，还包括特征Y1、Y2与Y3。
专利权人可将权利要求2中的特征Y1补充到权利要求1中，即在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围，此时出现了新的权利要求。
若通过进一步限定的方式修改后的新的权利要求，经认定具备新颖性与创造性时，并且专利权人重新基于新的权利要求作为侵权诉讼的权利基础，此时可以看出，被告的涉嫌侵权行为是发生在专利申请日之后、新的权利要求修改日之前。
显然，通过进一步限定的方式修改获得的新的权利要求的专利权，在被告的涉嫌侵权行为之前是并不存在的，而是在被告的涉嫌侵权行为之后才诞生的专利权，这超出了社会公众对于权利要求合理的预期。
对此，在司法实践中，根据涉嫌侵权行为发生在申请日之前的“先用权”抗辩制度，对在申请日之后、新的权利要求修改日之前的涉嫌侵权行为，引入了“中用权”抗辩制度。
下面，为关于中用权应用的司法案例：（2021）最高法知民终56号
上诉人：A公司（简化名）
被上诉人：B公司（简化名）
案情简述：
A公司在涉案专利的无效宣告程序中对涉案专利的权利要求进行了进一步限定的修改，维持有效的权利要求1，是以修改前的权利要求1为基础，通过增加修改前的权利要求7的“所述的驱动电机为闭环步进电机”这一技术特征以及修改前的权利要求9的全部附加技术特征，进一步限定修改后所形成的权利要求1。修改后的权利要求2、7系修改后的权利要求1的从属权利要求，属于在涉案专利原始的专利权利要求书之中并不存在的。被诉侵权产品的生产、销售均发生在涉案专利修改的权利要求被确权之前， B公司之前所生产、销售的落入涉案专利修改后的权利要求1、2、7的保护范围的被诉侵权产品，为侵权产品。
裁判观点：
A公司在专利确权程序中，以对“权利要求的进一步限定”的方式修改原权利要求，修改后的权利要求所限定的技术方案不落入原各从属权利要求的保护范围，但仍落入原独立权利要求的保护范围，国家知识产权局基于该修改后的权利要求维持专利权有效的。B公司未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为，亦构成对涉案专利权的侵害，B公司应当承担赔偿责任。但基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额。
从上述最高法的判例可以看出，被告的涉嫌侵权行为是发生在专利申请日之后、新的权利要求修改日之前，被告一方在专利侵权诉讼程序中，可以以涉嫌侵权行为发生在专利申请日之后、新的权利要求修改日之前为由，采取中用权进行抗辩。若被告一方在专利侵权诉讼程序中，采取中用权进行抗辩，人民法院予以接受后，显然对专利权人造成了一定的利益损失。
关于上述司法案例中涉案专利的撰写，其原始权利要求7如下：
7、根据权利要求1所述的自动橡筋机，其特征在于：所述第一夹具与第二夹具均包括上夹体、下夹体，所述第一夹具与第二夹具对称设置，所述下夹体上设有夹紧气缸驱动上夹体上下位移，所述的驱动电机为闭环步进电机，所述驱动电机具有第一驱动轴，所述的第一驱动轴通过第一连接臂与所述的第一夹具相连接；所述的反转气缸具有第二驱动轴，所述的第二驱动轴通过第二连接臂与所述的第二夹具相连接。
可以看出，由于专利文件撰写本身所固有的难度外，专利代理师的表达水平及认知能力的局限，可能会出现语言表达和形式规范上的困难或对技术的理解产生偏差，造成后续在侵权纠纷或确权程序中，往往需要根据对发明创造和现有技术的新的理解，而对权利要求书采用“对权利要求的进一步限定”的这一修改方式。
因此，作为一名专利代理师，从专利文件撰写的角度出发，应当尽可能的避免在出现侵权纠纷或确权程序时，为了维持专利权有效而对权利要求采用进一步限定的修改方式以形成新的权利要求，作为后续侵权诉讼的权利权基础的情况。
考虑到上述情况，在撰写从属权利要求时，若撰写的从属权利要求中存在多个技术特征的情况下，可从以下几个角度去思考：
一、思考从属权利要求的多个技术特中的各技术特征是否有其独立的技术效果；（例如涉案专利中的原始权利要求7中，驱动电机为闭环步进电机具有其独立的技术效果）；
二、思考从属权利要求对应的技术问题与想要实现的技术效果，多个技术特征是否为必不可缺的；
三、思考从属权利要求的多个技术特征是否对应了多个技术问题与想要实现多个的技术效果；
四、思考从属权利要求的多个技术特征中任意一个或多个技术特征组合，是否产生有其他技术效果；
五、思考在后续到无效宣告过程中可能进行的修改方式，是否存在权利要求的进一步限定的修改方式；
六、思考将从属权利要求中的部分特征补入到独立权利要求中或其他从属权利要求中得到的技术方案，其他企业的产品是否会落入这样的保护范围内；
七、思考从属权利要求是否尽可能地引用了独立权利要求，避免从属权利要求的引用关系是依次顺序引用的。
在撰写说明书时，若从属权利要求中存在多个技术特征的情况下：在说明书中，尽可能将各个独立的技术特征拆开进行单独的说明，以便于后续分案时将部分技术特征补充到独立权利要求中。
通过在撰写阶段的思考，以尽可能的避免采用对权利要求进一步限定的修改方式，出现从属权利要求中的部分特征补入到独立权利要求中或者其他从属权利要求中得到的技术方案，才使得其他企业的产品落入到保护范围之内，进而避免被告采用中用权进行抗辩，而导致专利权人利益损失的情况出现。
以上主要是笔者在专利文件撰写过程中，对专利侵权诉讼中的中用权抗辩对撰写的一些思考，如有错误或不当之处，欢迎批评指正。
