发布时间: 2024-10-08
作者：吴周周 专利代理师
新申请撰写是申请发明专利的必要阶段，OA答复是授权发明专利的重要环节。笔者认为，新申请撰写与OA答复之间存在着相互关联与彼此成就的关系。
不难发现，新申请撰写中存在的缺陷会在OA答复阶段引发一系列答复难点，而这些答复难点时常会引发代理人反向思考相关专利新申请的撰写优化，以尽可能避免后续OA答复中再次出现相同答复难点。本文中笔者主要结合“创造性”答复场景反思相关新申请的撰写思路，供大家共同探讨。
首先，我们再次对专利申请的创造性进行分析理解。
我们实际代理工作中所遇到的大部分OA答复都是创造性答复，而基于《专利法》第二十二条第三款的规定，具备创造性的专利申请必须同时具备突出的实质性特点与显著的进步。
笔者认为，突出的实质性特点是指：本申请所采用的技术手段（具体如某一个或多个步骤）无法通过对申请日之前的现有技术方案进行简单逻辑分析或推理而得到。显著的进步是指：通过利用具备突出的实质性特点的技术手段，可以使得本申请达到优于现有技术方案的技术效果（如准确度更高、效率更快），或是可以达到现有技术方案达不到的技术效果（如现有技术可提升准确度，而本申请可提升效率）。
基于以上分析，如何能使专利申请具备突出的实质性特点与显著的进步在专利新申请撰写阶段显得尤为重要。以下为笔者总结的如何为新申请撰写与OA答复“牵线搭桥”的一些撰写思路：
1、撰写出“突出的实质性特点”
为了便于在答复阶段针对创造性条款中的“突出的实质性特点”进行意见陈述，笔者认为，在新申请撰写阶段，应当在说明书中对发明人提供的核心发明点进行相关技术实施细节的充分描述，以便于答复阶段可以从中搜寻技术手段上的差异，从而便于陈述本申请具备突出的实质性特点。
提到技术实施细节，大多数代理人都会想到对数据处理方式的详细描述，而笔者想要强调的是对技术概念的描述。技术概念通常可以反映方案应用场景与具体技术领域，因而技术概念描述的缺失容易导致审查员对技术方案进行错误理解，使其无法领会到本技术方案存在的技术差异与技术效果，最终使得代理人陷入创造性答复的困境。
那么，什么是重要的技术概念，又如何对重要的技术概念进行描述呢？笔者认为，重要的技术概念主要包括：（1）申请文件中由代理人自定义的技术名词或技术动词；（2）在不同技术领域存在不同含义的技术名词或技术动词。对此类词汇进行详细阐述和举例说明，往往有利于凸显本申请的技术方案与现有技术方案的技术差异。
2、撰写出“显著的进步”
经笔者查阅相关文献得知，当本申请与现有技术相比具有预想不到的技术效果时，能直接说明本申请具有显著的进步，且不必再证明相应技术方案具有突出的实质性特点便可以确定本申请具备创造性。因此，在新申请阶段对各技术效果进行推理与陈述也是十分必要的。
其中，对技术效果的描述可以包括对单个步骤所带来的技术效果的描述，也可以包括对多个步骤结合后所带来的技术效果的描述。值得注意的是，对技术效果的描述应当具有推理过程，而不应是简单的列举出结论。在申请文件中示出推理过程，不仅可以表明相应技术效果在本申请中切实存在且合乎逻辑，还能在OA答复阶段用于反向推理对比文件相对于本申请而言所存在的技术缺陷，从而利于凸显本申请存在显著的进步。
以上，仅为笔者从稚嫩的代理生涯中总结出的一些撰写心得，感谢阅读。
