浅谈以背景技术为出发点答复创造性

作者：吴哲浩 专利代理师

引言

关于背景技术，《专利法实施细则》第20条第2款中规定：背景技术中要求写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件。《专利审查指南》2.2.3节中进一步规定：尤其要引证包含发明或者实用新型权利要求书中的独立权利要求前序部分技术特征的现有技术文件，即引证与发明或者实用新型专利申请最接近的现有技术文件。另外，在说明书背景技术部分中，还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，但是，仅限于涉及由发明或者实用新型的技术方案所解决的问题和缺点。

此外，关于背景技术中的技术方案与必要技术特征之间的关系，《专利审查指南》3.1.2节中规定：必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

虽然背景技术是专利说明书不可或缺的一部分，但是在实际工作中往往容易被忽视。笔者仔细揣摩了《专利法实施细则》和《专利审查指南》中规定的关于背景技术的内容，发现以背景技术为出发点答复创造性可能会获得出其不意的效果。下面，先分析一下背景技术与创造性三步法之间的关联性。

背景技术与创造性三步法之间的关联性

通常，在审查意见通知书中，审查员用创造性三步法来评价该发明是否具备创造性。因此，如果能找出背景技术与创造性三步法之间的某种关联性，就可以以背景技术为出发点答复创造性，具有一定的实操意义。

创造性三步法的第一步骤为确定最接近的现有技术。与此对应地，背景技术中要求写明对发明或者实用新型的审查有用的背景技术，尤其要引证包含发明或者实用新型权利要求书中的独立权利要求前序部分技术特征的现有技术文件，即引证与发明或者实用新型专利申请最接近的现有技术文件。从这个角度来看，一篇合格的专利文件的背景技术最好引用与所要申请的专利申请最接近的现有技术文件，而该现有技术文件也理应成为审查意见通知书引用的对比文件之一。创造性三步法的第二步骤为确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。与此对应地，背景技术中要引证包含发明或者实用新型权利要求书中的独立权利要求前序部分技术特征的现有技术文件，要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，并且独立权利要求的必要技术特征要区别于背景技术中所述的技术方案。由此可以推定，背景技术中理应记载除独立权利要求的必要技术特征的之外的全部内容。最后，通过创造性三步法的第三步骤来判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

分析上述的背景技术与创造性三步法之间的关联性可知，背景技术与创造性三步法具有密不可分的关系，尤其解决背景技术中存在的问题和缺点的技术特征很可能就是本发明的必要技术特征。基于此，在答复创造性时，我们可以尝试以先列出背景技术中存在的问题和缺点，然后再找出解决该问题和缺点所必须的必要技术特征的方式找出发明点并阐述本发明具备创造性的理由。即，可以以“提出背景技术中的现有方案存在的问题→为了解决该问题而本发明如何对现有方案进行改进”的步骤答复创造性。下面，简单介绍一下笔者以背景技术为出发点答复创造性的具体案件。

案件概要

权利要求1：“一种出入口用卫生管理装置，其特征在于，包括：

风扇组装体，产生空气流动；

管道单元，传递通过所述风扇组装体的运转而流动的空气；

空气喷射器，设置于出入口空间的上侧，从所述管道单元接收空气并向出入人员喷射空气；以及

功能模块，设置于出入口空间的某一侧壁且提供能够由门开闭的保管空间，形成有从所述管道单元接收空气的流入流路，

在所述功能模块和所述管道单元中的至少一方设置有选择性地切断空气流动的开闭单元，以能够向所述出入口空间供应空气或者在不向所述出入口空间喷射空气时向所述功能模块内供应所述空气或者同时向所述出入口空间和所述功能模块内供应所述空气。”

审查意见及答复思路

审查员在审查意见中指出：权利要求 1 所要求保护的技术方案与对比文件 1 公开的技术内容相比，存在区别技术特征：“功能模块设置于出入口空间的某一侧壁且提供能够由门开闭的保管空间，形成有从管道单元接收空气的流入流路，在功能模块和管道单元中的至少一方设置有选择性地切断空气流动的开闭单元，以能够向出入口空间供应空气或者在不向出入口空间喷射空气时向功能模块内供应空气或者同时向出入口空间和功能模块内供应空气”。基于上述区别技术特征可以确定，权利要求 1 实际解决的技术问题是：提供具有收纳保管空间的出入口卫生管理装置。另外，本发明的权利要求1的“功能模块”已被对比文件2公开，而且该技术特征在对比文件2中的作用与其在本发明中相同，并认定其余区别技术特征为常规的通风设置。因此，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 以及本领域的常规技术手段获得权利要求 1 要求保护的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求 1 要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第 22 条第 3 款关于创造性的规定。

笔者仔细研究审查意见及对比文件之后，认为审查意见没有明显的不妥之处。因此考虑进一步缩限权利要求1的技术方案，但笔者并没有急于从解读权利要求1的技术方案入手，而是先仔细研读了背景技术中记载的内容，并找出了背景技术中记载的现有的出入口用卫生管理装置存在的问题：“近年来，已经提供了用于护理鞋子的各种结构的鞋柜或鞋子管理器。然而，分开提供了用于护理这种鞋子的鞋柜与用于管理出入人员的卫生的装置。由此，由于各个装置不能共享彼此的功能而独立地工作，因此存在难以同时满足鞋子护理和出入人员的卫生管理的缺点”。基于此，笔者以先提出现有的出入口用卫生管理装置存在的问题，然后如何解决现有的出入口用卫生管理装置存在的问题为出发点，在原申请文件中找出了与解决该问题对应的技术特征“所述风扇组装体位于所述出入口空间的侧壁底部；所述功能模块位于所述风扇组装体的上侧；所述管道单元包括：第一管道，沿所述功能模块的背面设置，与所述风扇组装体连接；以及第二管道，位于所述功能模块的上侧，接收通过第一管道的空气并提供给空气喷射器”，并将该技术特征补入了当前的独立权利要求1中。由此，本发明通过管道单元和功能模块一体形成的结构以及连通管道单元和功能模块之间的流入流路结构来解决了现有技术的出入口用卫生管理装置存在的难以同时满足鞋子护理和出入人员的卫生管理的缺点。需要说明的是，对比文件1和对比文件2均未公开该补入的技术特征，且也没有证据证明补入的技术特征是常用技术手段，因此在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 以及本领域的常规技术手段也得不到修改后的技术方案。最终该案顺利授权。

小结

综上所述，在处理背景技术中明确记载现有技术存在的问题和缺点的案件中，可以尝试以在创造性三步法的基础上结合背景技术中指出的现有技术存在的问题和缺点的方式答复创造性。具体而言，能够按照本文中归纳的“提出背景技术中的现有方案存在的问题→为了解决该问题而本发明如何对现有方案进行改进”的步骤来答复创造性。这种以背景技术为出发点答复创造性的方式，不仅能够方便审查员快速定位发明点，而且也便于审查员更清楚地理解技术方案，因此在一定程度上有利于发明的最终授权。

以上，仅是笔者在工作中总结的内容及浅薄见解，欢迎批评指正。