发布时间: 2024-09-24
作者:刘雅婷 实习律师
笔者近期参与了一个涉及恶意抢注商标的不正当竞争案件,进行案例检索后发现不同地区的法院对该类案件的裁判结果大相径庭,有些企业对是否可以引用《反不正当竞争法》第二条的诚实信用原则规制恶意抢注行为仍存在一定顾虑。本文主要是对部分法院针对恶意抢注商标是否构成不正当竞争的案件进行归纳整理,并站在在先权利(权益)方的角度提出相关问题并给出相应答案,以下笔者将结合具体案例进行分析。
一、支持认定商标恶意抢注行为构成不正当竞争的案例
该类案件中,法院就被告实施的商标恶意抢注行为本身认定为不正当竞争,并判令被告承担相应法律责任。以下通过表格形式对案件中在先权利(权益)方被抢注商标数量及被抢注商标申请类别进行归纳,以便大家了解此类案件基本情况。
案件名称 |
抢注数量 |
抢注类别 |
“爱易适”案 |
48件 |
被告一在15个类别申请,被告二在13个类别申请(其中均包含与原告权利商标核定使用类别完全相同的类别:第1、7、9、11类) |
“黎珐”案 |
52件 |
被告一在15个类别、被告二在7个类别、被告三在2个类别申请(其中均包含与原告权利商标核定使用类别完全相同的类别:第10、11类) |
“SANTAK”案 |
2件 |
抢注商标的申请类别与原告权利商标核定使用类别完全相同,均为第9类。 |
“缇娜托尼”案 |
69件 |
抢注商标的申请类别主要为与儿童相关的食品或日用品,与原告在先合法权益关联性强,具有较强的针对性。 |
“小爱同学”案 |
66件 |
被告在21个类别申请,涵盖类别极广(包含与原告在先合法权益相关的类别) |
案例一:“爱易适”案[1]
福建省高级人民法院认为,被告的行为已明显超出正常的生产经营需要,导致艾默生公司不得不通过提起商标异议、商标无效宣告请求、行政诉讼乃至本案民事诉讼的方式维护其合法权益,在一定程度上也干扰了艾默生公司的正常生产经营。被告的恶意抢注商标行为违反了诚实信用原则,破坏了公平竞争的市场秩序,损害了艾默生公司的合法权益,属于不正当竞争行为,依法应承担停止侵权、赔偿损失等法律责任。
案例二:“黎珐”案[2]
浙江省宁波市鄞州区人民法院认为,三被告的行为导致原告为正常经营所需申请注册的“ReFa”“黎珐”商标因与被告在先注册商标冲突而被驳回,原告不得不通过对被告注册商标提起商标异议、商标无效宣告请求,对自身申请注册商标提起复审、行政诉讼等方式维护其合法权益,该行为有违诚实信用原则,破坏了公平竞争的市场秩序,损害了原告的合法权益,构成不正当竞争行为。判决被告立即停止申请注册与涉案商标相同或近似的商标,包括撤回已申请商标、注销已注册商标。
案例三:“SANTAK”案[3]
四川省高级人民法院认为,多次抢注近似商标的行为是否构成不正当竞争应从该行为是否因违反诚实信用原则和公认的商业道德而具有不正当性及权利人是否受到实际损害两方面判断。
认定经营者是否违反商业道德时,应当按照特定商业领域中市场参与者的伦理标准,从行为人的主观状态、行为方式、行为后果、主管部门认定等方面综合评判。本案中,周某先后在与山特公司注册商标核定使用范围相同或类似的产品上,将与山特公司注册商标近似的多枚不同标识申请注册为商标,具有明显的复制、抄袭及摹仿他人在先商标的故意,具有不正当性。被诉行为超出正常生产经营需要,在一定程度上干扰了山特公司的正常生产经营,给山特公司造成实际损害,构成不正当竞争。
案例四:“缇娜托尼”案[4]
山东省高级人民法院认为,优酷公司系涉案《缇娜托尼》系列动画节目及衍生剧集的出品方,是《缇娜托尼》剧集名称logo、角色形象图等美术作品的著作权人,享有针对涉案动画IP的相关元素进行商业化开发的合法权益。
丁某某围绕涉案角色形象图先后分三批申请注册了69件商标,所注册商标与上述动画片及动画片中人物角色名称完全相同。丁某某上述行为具有明显的复制、抄袭及募仿他人知名标识,以谋取不正当利益的故意,违背了诚实信用的基本原则,不具备注册商标应有的正当性,给优酷公司造成了巨大损害的同时,扰乱了正常的商标注册管理秩序,破坏了公平竞争的市场秩序,构成不正当竞争行为。
案例五:“小爱同学”案[5]
浙江省温州市中级人民法院认为,“小爱同学”可以作为有一定的市场影响力和知名度的唤醒词、人工智能语音交互引擎的名称以及搭载人工智能语音交互引擎的智能音箱等商品的名称,受到反不正当竞争法的保护。
陈某在明知小某公司“小爱同学”知名度的情况下,在不同商品类别上大量、分批次申请“小爱同学”“小爱同学有大爱”“XIAOAIMATE”等商标,具有明显的商标抢注以及攀附商誉的主观故意,严重损害小某公司的合法权益,同时也扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序,构成对小某公司的不正当竞争。
二、支持认定恶意抢注并滥用商标专用权构成不正当竞争的案例
该类案件中,法院并未就被告恶意抢注商标本身认定为不正当竞争行为,而是结合被告抢注商标后,滥用商标权的行为,认定为不正当竞争,并判令被告承担相应法律责任。以下通过表格形式对案件中在先权利(权益)方被抢注商标数量、被抢注商标申请类别及滥用商标权的行为进行归纳,以便大家了解此类案件基本情况。
案件名称 |
抢注数量 |
抢注类别 |
滥用商标权行为 |
“碧然德”案 |
21件 |
抢注商标的申请类别与原告权利商标核定使用类别相同或近似。 |
以抢注的商标为权利基础,对原告权利商标提异议、无效宣告等程序。 |
“古北水镇”案 |
2件 |
被告在2个类别申请,与原告在先商号权益关联性强,具有较强的针对性。 |
以抢注的商标为权利基础,对原告发送侵权警告函并向工商部门提起侵权投诉。 |
“华凌”案 |
60余件 |
被告在多个类别申请(包含与原告权利商标核定使用类别完全相同的第11类) |
以抢注的商标为权利基础,对原告权利商标提无效宣告程序。 |
案例六:“碧然德”案[6]
上海市闵行区人民法院认为,被告通过恶意抢注、滥用异议处理程序等行为损害原告在先权利,在相关类别上恶意抢注与原告注册商标相同、近似的商标,并以此为基础利用商标异议、无效宣告等程序,干扰、阻碍原告正常行使商标权利,其恶意抢注、滥用异议程序等行为是被告大规模、综合性侵权行为的一部分,服务于侵权的总体目的,其实质在于攀附竞争对手原告及其品牌的商誉、设置障碍配合其他侵权行为干扰原告正常经营活动,意在破坏原告的竞争优势,建立自己的竞争优势,具有明显的主观恶意。被告上述一系列行为扰乱了市场竞争秩序,两原告的合法权益也因此遭受损害,其行为具有不正当性,完全符合反不正当竞争法第二条所规定的不正当竞争行为的构成要件,有必要认定其违法性质并判令被告承担相应民事责任。
案例七:“古北水镇”案[7]
北京知识产权法院认为,小壕公司系在知晓其申请注册涉案商标的行为具有不正当性的情况下取得该商标的注册,小壕公司在发送侵权警告函、提起工商投诉时亦明确知晓其获准注册的涉案商标权利基础存在重大瑕疵,但其仍以攫取不正当商业利益、损害他人合法权益为主要目的行使该商标权,明显构成商标权滥用。小壕公司注册取得涉案商标并行使商标权的行为,严重违反诚实信用原则,构成滥用商标权的不正当竞争行为,依法应承担相应民事责任。
案例八:“华凌”案[8]
广东省中山市中级人民法院认为,虽然对他人申请注册的商标请求宣告无效,是商标法赋予相关商事主体维护其商标权益的程序安排,但相关商事主体必须依法正当行使该权利,不得滥用该权利。两被告通过侵害原告在先商标权利而恶意申请、取得、行使商标权的行为,以及不当请求宣告原告案涉权利商标无效的行为,违反了诚实信用原则,构成不正当竞争。
三、针对上述案例引发的相关思考
1.抢注商标的数量是否有明确要求?商标类别是否要求完全相同或近似?
结合上述案例,目前已有判决对于抢注商标的数量没有明确的要求和限制,未形成统一标准。对于抢注商标的申请类别可从原告权利基础分析,若原告权利基础为在先商标权,被告抢注的商标申请类别中均应完全包含与原告权利商标核定使用类别相同/近似的类别;若原告权利基础为其他在先权益(如有一定影响力的商品名称、IP权益名称、企业商号等),被告抢注的商标申请类别应与在先权益具有一定的关联性和针对性,会对原告的生产经营活动产生重大影响。
综上,若抢注的商标数量和类别均较多,且类别的关联性或对产品的受众针对性较强,单纯的恶意抢注行为构成不正当竞争的可能性更大。若抢注商标的数量和类别较少,但抢注后有滥用商标权的行为,或存在大规模、综合性侵权行为时,也有可能构成不正当竞争。
2.抢注的商标与原告权利商标或其他在先权益的名称是否完全相同才会被认定为不正当竞争?
被告抢注的商标与原告权利商标或其他在先权益的名称不完全相同,只抢注近似商标也可能构成不正当竞争。如前述“SANTAK”案中,原告权利商标为“SANTAK”,被诉侵权标识为“VSASVNTEK”,二审法院认定两者构成近似商标并认为多次注册近似标识的行为构成不正当竞争。需注意的是,若以近似商标为权利基础进行维权,在该商标本身具有一定知名度的情况下,同时需提前考虑对方提出权利商标与抢注商标不构成近似的抗辩。
3.什么行为会被认为是滥用商标权?恶意抢注后滥用商标权的具体表现形式有哪些?
商标权滥用是针对商标注册人获得商标专用权后行使商标权的方式而言,通常指商标注册人违反法律保护商标的目的和精神,违反诚实信用原则,以损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益为主要目的行使商标权的行为。[9]可见,无论商标注册人获得注册商标时是否存在主观恶意,其行使商标权的行为均可能构成权利滥用。
需明确的是,本文提到的滥用商标权是指在取得商标权时权利人主观上便存在恶意或具有不正当性,后以攫取不正当商业利益、损害他人合法权益为主要目的行使商标权的行为。目前最主要的表现形式是抢注方将抢注的商标作为权利基础,对在先权利(权益)方的权利商标提起异议、无效宣告等商标行政程序或发送侵权警告函、提起投诉等行为,干扰、阻碍其正常获得商标权或正常行使商标权利。当然实务中还存在各种各样的情形,原告方在提起诉讼前可仔细梳理是否有其他类似行为,为商标抢注行为定性为不正当竞争提供更有利的支撑。
4.可以从哪些角度考虑抢注方主观恶意的程度?
在现有证据能初步证明抢注方存在恶意的情形下,建议可从以下几个方面补强恶意的程度:(1)是否为同一地域的同类或类似产品经营者;(2)抢注方与被抢注方之间是否存在合作关系;(3)首次申请注册的时间是否与在先权利(权益)出现的时间相近;(4)是否存在多次重复申请注册商标的行为;(5)是否存在分工合作的共同侵权行为;(6)是否存在将抢注商标注册为字号、域名的其他不正当竞争行为;(7)是否存在抢注其他知名商标的行为等。
综上,随着企业品牌意识的增强及对商标重视程度的提高,企业打击商标抢注行为的需求不断增加,福建、四川、山东、浙江、上海、广东、北京等地区的司法机关率先采用反不正当竞争法来规制该类现象,为被抢注方提供了新的维权路径,但仅就商标抢注行为本身是否构成不正当竞争行为,各地法院存在不同观点,法律适用标准不统一。
令人鼓舞的是,前述“小爱同学”案被最高人民法院评选为“2023年中国法院十大知识产权案件”,可见最高人民法院对商标抢注行为本身构成不正当竞争持肯定态度,这给了被抢注方积极信号。我们期待,后续国家知识产权局也会针对此类行为出台相关措施,全方位的规范和完善商标申请和注册制度,确保商标专有权获得的正当性和合法性。