"一案两请”中同样的发明创造的认定

作者：祁竹轩 专利工程师、律师

“一案两请”（亦称“一案双申”、“一案两报”等）作为一种常见的专利申请策略，其设立初衷是为了填补发明专利审查周期较长而耽误的保护真空期。但有部分申请人在“一案两请”的实用新型专利获得授权而发明专利也有望获得授权的情况下，不愿放弃已获授权的实用新型专利，而希望通过将发明专利申请修改为与实用新型专利不属于同样的发明创造，以期能获得两个专利权。因此有必要对“一案两请”中“同样的发明创造”这一概念进行厘清。

一、什么是“一案两请”

根据《专利法》第九条第一款的规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

从法律规定可以看出，同一申请人同日可以对同样的发明创造既申请发明专利也申请实用新型专利，但就请求保护的同样的发明创造最终最多只能获得该发明专利和实用新型专利其中之一。也就是说，“一案”可以“两请”，但“两请”不能“两得”，即一个技术方案只能获得一项专利权。

但本文讨论的正是部分申请人希望“一案”可以“两得”的可行性，其中，对于“同样的发明创造”如何认定，是能否“一案两得”的关键。

二、“同样的发明创造”的认定标准

根据《审查指南》第二部分第三章第6节，“专利法第九条或者专利法实施细则第四十七条中所述的‘同样的发明创造’是指两件或者两件以上申请（或者专利）中存在的保护范围相同的权利要求。……应当注意的是，权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。”

换言之，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。

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北京知识产权法院作出的 (2020)京73行初2723号原告王飞杭诉被告国家知识产权局无效行政纠纷一审判决，既涉及“一案两请”的专利申请，也涉及到对“同样的发明创造”的认定，具有很好的借鉴意义。

具体到本案，涉案专利的专利权人在2005年同日提出了发明和实用新型专利申请，但在申请时并没有说明，结果出现了专利权人的实用新型专利与发明专利的权利要求一样但均获得授权的情况。

需要说明的是，2010年修改的《专利法实施细则》第四十一条第二款以及2017年修改的《专利审查指南》第四部分第七章第2.1条均规定，申请人在同时提出发明和实用新型专利申请时，应当履行说明义务；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。但在此之前，专利法并没有关于说明义务的规定。

原告先是对涉案专利与同日递交的实用新型（“证据1”）不符合专利法第九条第一款为由提出无效，专利权人在无效阶段对涉案的发明专利进行了修改，将从属权利要求2-3并入权利要求1中形成了新的独立权利要求1。国家知识产权局经比对认定，修改后的本专利权利要求1-8与证据1的权利要求1-10不属于同样的发明创造，故做出在涉案专利修改后的权利要求1-8的基础上维持专利权有效的决定。

接着，原告不服国家知识产权局的决定提出了一审行政诉讼。在一审行政诉讼中，北京知识产权法院作出相同判定，即“修改后的本专利权利要求1-8所要求保护的技术方案与证据1的权利要求1-10的保护范围不同，不属于同样的发明创造”。

虽然在申请阶段不太会再出现权利要求一样的实用新型专利与发明专利均获得授权的情形，但本案对申请阶段如何处理“一案两请”却很有借鉴意义。特别是本案明确了判断“同样的发明创造”针对的是专利的权利要求所要求保护的范围。

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最高人民法院在(2021)最高法知行终229号上诉人（原审原告）四川建知诉被上诉人国家知识产权局（原审被告）驳回复审行政纠纷二审判决中对“同样的发明创造”进行了判定，其虽没有涉及到“一案两请”这一具体情形，但结合前案我们已经能对“一案两请”中“同样的发明创造”有个比较清晰的判定。

本案中，上诉人同日申请的五件专利申请名称相同，权利要求及说明书中仅针对“板-柱隔离构件截面内侧和外侧的形状”进行了不同限定。根据涉案申请和其他四件专利申请说明书的记载，该五件专利所要解决的技术问题、所要达到的技术效果实质上均相同，其区别属于本领域技术人员所熟知的惯用手段的直接替换。

上诉人上诉称五件专利申请应对的工况不同，但五件专利申请权利要求及说明书并未记载相关内容。该些专利申请文件中并未显示出“板-柱隔离构件截面内侧和外侧的形状”这一技术特征对解决上述技术问题和实现上述技术效果能够带来显著影响，也未记载不同的“板-柱隔离构件截面内侧和外侧的形状”能够带来不同的技术效果，因此，最高人民法院认定被诉复审请求审查决定关于涉案申请所要求保护的技术方案与其余四件专利申请所要求保护的技术方案实质相同、保护范围实质相同、属于相同的发明创造的认定并无不当。

值得一提的是，最高人民法院在本案中提出，“‘同样的发明创造’是指两件或两件以上申请中存在的保护范围相同的权利要求，如果一件专利申请的一项权利要求与另一件专利申请的某一项权利要求保护范围相同或实质相同，应当认为它们是同样的发明创造。实质相同，是指区别属于本领域技术人员所熟知的惯用手段的直接替换。”

基于最高人民法院的上述认定标准，在“同样的发明创造”的判断中，不难发现，保护范围相同与否的判断不能仅局限于字面上的相同与否，而是还要判断在字面表达不同的情况下保护范围是否存在“预期”相同的情况。

三、针对“一案两请”中“同样的发明创造”问题的处理策略

四川建知案确定了“同样的发明创造”判定的重点是权利要求所要保护的技术方案或保护的范围是否相同或实质相同；王飞杭案则进一步明确了“同样的发明创造”在“一案两请”中指的也是专利的权利要求所要求保护的范围，“同样的发明创造”的判定不因“一案两请”这一特殊情形而有所区别。

可见，当申请人想要同时保留发明专利申请和实用新型专利申请两者的专利权时，需要在申请时做好提前谋划。否则，对于“一案两请”的案件，当一者授权（通常是实用新型专利）而另一者也具备授权前景（通常是发明专利申请）时，申请人无非只有以下选择，放弃两者中的任一者，或者保留已授权专利将未授权申请的权利要求的保护范围修改为不同于已授权专利。虽然 “一案两请”的制度作为重复授权的特例情形已经给出了对于申请人非常友好的可操作方式，但是，申请人有时候仍然会面临两难的境地，而难以进行取舍。

为此，针对“一案两请”能否“一案两得”，需要在申请时提前规划，及时、合理地预测和布局发明专利申请和实用新型专利申请的权利要求保护范围，使其不能只存在文字或形式上的区分，而是要存在权利要求保护范围的实质上的区分。