发布时间: 2024-08-20
作者：苏比努尔·吐逊 商标代理人
笔者近期在一起商标撤三案件的前期调查中，发现拟提起撤三的这件商标自注册满三年后，五年的时间内居然已九次被提出撤三，且目前还在撤三复审程序中。这种情况并非个例。在之前的工作中，就曾遇到过某客户公司的同一件商标反复被提起撤三，虽然审查结果均为维持注册，但撤三申请却一件接一件。这些撤三申请的申请人虽然不同，但委托的代理机构却基本固定，且查询发现这些代理机构之前均存在关联关系，此种情形下，这些接连不断的撤三申请实在难谓巧合。
我国《商标法》规定连续三年不使用商标的撤三制度，本意是激活商标资源，清理未使用商标，现实中却往往存在如前述的虽知道或应当知道他人商标在正常使用，却重复提起撤三申请、滥用撤三程序的情形。此行为无形中增加了被撤商标权利人的成本费用，给企业正常生产经营造成极大困扰。由此，引发了笔者针对前述明知或应知他人商标正在使用，仍滥用撤三程序恶意重复申请撤三的相关问题的些思考。
1. 滥用撤三程序重复申请撤三难以禁止的原因
根据《商标法》第四十九条的规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。该撤销程序在程序设置上较为简单，与异议、无效等程序不同，基本上任何单位或者个人都可以作为申请人。但是对商标权人而言，如不积极应对，及时提供商标使用证据，则很可能导致商标被撤销。为完善这一制度，国家知识产权局也做出了相应的调整和规定。例如，原先申请撤三不需要申请人承担任何举证责任，后来调整为了申请撤三需要申请人提供商标未使用的初步证明。除此之外，《商标审查审理指南》也规定了重复提交相同内容的撤销申请将不予受理。
这些要求和规定在一定程度上提高了申请撤三的门槛，但实践中，根据网络检索结果等提供商标未使用的初步证明并不难，而针对《商标审查审理指南》的前述规定，很容易通过以不同申请人名义提交撤三来规避，从而使得滥用撤三程序、恶意重复申请撤三的情形难以禁止。
2. 国家知识产权局对规制恶意重复撤三行为的进一步探索
2023年05月08日，国家知识产权局发布关于印发《系统治理商标恶意注册促进高质量发展工作方案（2023—2025年）》（以下简称“《工作方案》”）的通知，《工作方案》表示：探索经履行告知义务后，在连续三年不使用注册商标撤销审查中主动援引该商标一年内在其他同类案件中提交的使用证据材料，减轻恶意重复撤三行为对商标权人造成的举证负担。
在撤三案件审理中引用其他同类案件的使用证据材料其实不是新的做法，根据已有规定：当事人于在先的撤三案件中，已经提交过使用证据，且相关使用证据能够证明本案中商标使用行为的，可不再重复提交。当事人需要使用前案使用证据的，需要随《关于提供注册商标使用证据的通知》交回相关书面声明，说明前案（撤三案件）相关的申请号及商标注册号，以便审查员查阅。未予以说明或说明不清晰无法查阅的，视为未提交相关证据。
相比已有的做法，《工作方案》强调国家知识产权局可以不把当事人主动声明作为前提条件，而是依职权主动援引其他案件证据，此举大大减轻了当事人的举证负担。而且这一要求不仅减少了《工作方案》所提到的恶意重复“撤三”行为对当事人造成的困扰，也避免了当事人由于快件投递等原因未收到《关于提供注册商标使用证据的通知》从而导致商标被撤销的风险。
3. 结合案例理解撤三案件中主动援引其他案件证据的具体情形
前述《工作方案》发布时，对于撤三案件中主动援引其他案件的证据，还是拟“探索”的阶段，而根据近期《“撤三”案件审查中的主动援引案例评析》[1]一文，至少说明国家知识产权局已经开始将“探索”变成“实践”。
除此之外，裁决日期为2024年6月11日的《关于国际注册第G815647A号“NGS TECHNOLOGY”商标撤销复审决定书》[2]和《关于国际注册第G815647A号“NGS TECHNOLOGY及图”商标撤销复审决定书》[3]均载明：原撤销被申请人在规定期限内未向我局提交其在指定期间使用复审商标的材料，我局采纳了其在申请号为20220000097135注册号G815647号案件中的证据，认为该证据有效。
这也进一步说明国家知识产权局已在根据《工作方案》的要求积极主动援引在先案件证据。据此，笔者总结出以下几个在撤三案件中主动援引其他案件证据的具体情形和注意事项：
(1) 针对同一商标的重复撤三申请、针对同一个商标权利人的相同或近似商标重复撤三申请，此两种情形下国家知识产权局都有可能主动援引。而所谓“恶意重复撤三”的“重复”该如何定义，由于现有案例较少，还无法做出归纳推测（前述案例中前后两案相差时间为2-9个月），但无论如何肯定不能超过3年。
(2) 依职权主动援引的规定旨在减轻商标注册人举证责任和负担，充分保护商标注册人的合法权益，《工作方案》也表示“履行告知义务后”才会主动援引。因此，笔者理解针对恶意重复撤三的情形，国家知识产权局仍会正常下发《关于提供注册商标使用证据的通知》，当事人自行提供证据优于主动援引，只有在当事人未在指定期限内提交使用证据的情况下，国家知识产权局才会主动援引。
(3) 国家知识产权局主动援引后当事人是否还能补充证据？《“撤三”案件审查中的主动援引案例评析》一文表示，审查员会适当给予商标注册人补充提供使用证据的机会。
(4) 需注意援引的是前案的证据，前案的审查结果并不必然及于后续案件。国家知识产权局综合考虑不同案件中商标所核定使用的商品/服务是否相同或类似、申请撤销的商品/服务范围是否一致、要求提供商标使用证据的指定期间是否相互覆盖等因素后才会决定是否援引。而且即使援引了其他案件证据，出于前述原因，两案审查结果也不一定相同。所以当事人收到《关于提供注册商标使用证据的通知》仍需认真应对和举证，避免因该原因导致商标被撤销。
4. 针对规制滥用撤三程序、恶意重复申请撤三行为的其他相关思考
(1) 可否尝试通过行政投诉制止他人恶意重复撤三
上海市知识产权局近日印发关于《上海市知识产权局2024年知识产权代理行业“蓝天”行动实施方案》的通知，该通知提到，综合治理代理行业违法违规行为，着重打击团伙型非正常专利申请代理、无资质专利代理、恶意撤三等商标代理、冒用官方名义等不正当手段招揽业务等违法违规行为，从严认定违法所得，加强综合整治。
前述通知为针对代理机构的规定，那对于恶意重复申请撤三扰乱企业经营的申请人，是否也有相应处罚？对此，笔者进行了检索，未检索到针对恶意撤三申请人的行政处罚案例。对于行政机关来说，若要对恶意撤三的申请人进行处罚需要有相应法律依据，目前《商标法》没有做出相关规定，《反不正当竞争法》也没有对恶意重复申请撤三扰乱企业经营做出特别规定，可以适用的似乎只有《反不正当竞争法》第二条（符合该条款构成要件的情况下）。对于企业来说，虽然可以尝试通过行政投诉制止对方滥用撤三权利的行为，但恶意重复申请撤三或“恶意重复申请撤三+其他侵权行为”是否构成《反不正当竞争法》第二条规定的不正当竞争行为，并不是市场监管部门通过行政审查能够轻易解决的问题。
(2) 可否尝试反不正当竞争诉讼以规制他人恶意重复撤三
对于恶意重复申请撤三是否构成不正当竞争行为，以及能否通过不正当竞争诉讼规制此类行为，可以参考以下案例。
案例1：碧然德有限公司与上海康点实业有限公司不正当竞争诉讼案[4]
法院认为：经过数量繁多、耗时长久的行政处理程序及相关诉讼程序，虽然原告相关商标权利均得以维护，但其正常经营活动因此受到严重干扰和不利影响……被告不仅实施了商标侵权和虚假宣传不正当竞争行为，还通过恶意抢注、滥用异议处理程序等行为损害原告在先权利，在相关类别上恶意抢注与原告注册商标相同、近似的商标，并以此为基础利用商标异议、无效宣告等程序，干扰、阻碍原告正常行使商标权利，其恶意抢注、滥用异议程序等行为是被告大规模、综合性侵权行为的一部分，服务于侵权的总体目的，其实质在于攀附竞争对手原告及其品牌的商誉、设置障碍配合其他侵权行为干扰原告正常经营活动，意在破坏原告的竞争优势，建立自己的竞争优势，具有明显的主观恶意。
该案中，法院认为被告滥用异议程序是其侵权行为的一部分，那滥用撤三程序是否也可以构成侵权行为的一部分呢？对于规制恶意反复撤三行为与其他侵权行为相结合的不正当竞争行为，该案为企业维护自身权益、打击他人恶意撤三提供了有益的参考。
案例2：艾默生电气公司与厦门和美泉饮水设备有限公司不正当竞争诉讼案件[5]
该案明确了单纯商标抢注行为的不正当竞争属性，系全国首例在商标抢注实施者未将抢注商标投入实质使用或基于抢注商标进行恶意投诉的情况下，仅基于被告恶意批量抢注原告在先具有一定知名度的商标，而认定被告的行为违反《反不正当竞争法》第二条的规定、构成不正当竞争的案例。
案例3：小米科技有限责任公司和深圳市云某智能科技有限公司、陈某不正当竞争案件[6]
法院认为：陈某在明知小米科技有限责任公司“小爱同学”知名度的情况下，在不同商品类别上大量、分批次申请“小爱同学”“小爱同学有大爱”“XIAOAIMATE”等商标，具有明显的商标抢注以及攀附商誉的主观故意，严重损害小某公司的合法权益，同时也扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，构成对小米科技有限责任公司的不正当竞争。
国内法院将单纯的抢注行认定为不正当竞争的判决不多，并且前述案例2、案例3中抢注的商标或“小爱同学”唤醒词和商品名称，均具有一定知名度，而单纯的反复申请撤三（无论其是否具有一定知名度）是否构成不正当竞争，目前尚无案例支持。
(3) 司法手段规制恶意重复撤三仍有难点
如上所述，目前情况下，通过司法手段规制滥用撤三程序、重复申请撤三还存在一定困难，还需配合立法措施。
《商标法修订草案（征求意见稿）》（以下称“《修订草案》”）第四十九条表示：存在下列情形之一的，任何自然人、法人或者非法人组织可以向国务院知识产权行政部门申请撤销该注册商标，但不得损害商标注册人的合法权益或者扰乱商标注册秩序。
《修订草案》第四十九条第一款的但书部分对行使撤三权利进行了一定限制，即“不得损害商标注册人的合法权益或者扰乱商标注册秩序”，虽然具体什么行为构成“损害合法权益、扰乱商标秩序”尚未明确，但笔者理解如申请人知道或应当知道他人商标正在使用，仍针对同一商标或同一申请人的相同/近似商标重复申请撤三，可能构成损害商标权利人的合法权益、扰乱商标秩序的情形。
如该条款能修订通过，结合《修订草案》中对权利人每五年提交一次商标使用证据的规定，或能更好地规制恶意重复撤三的行为。
