发布时间: 2017-02-03
作者：
张旭庆 专利代理人
罗巍 专利代理人
于宝庆 合伙人、高级专利代理人、国内代理管理部经理
★引言
“禁止重复授权”是多数国家专利制度的一项基本原则，但我国专利法第9条还规定了“禁止重复授权”的例外，即“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。实务中通常称此为“一案两请”。同时专利法实施细则第41条还规定“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第9条第1款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理”，即限定了“一案两请”的申请条件。
“一案两请”中，一方面可以通过实用新型使发明创造早日得到专利权的保护；另一方面在发明被授权后，可具有更长的保护期限且专利权更加稳定。此外，实用新型对创造性的要求较低，如一项发明创造的创造性不满足发明专利所要求的创造性，但仍有可能满足实用新型专利所要求的创造性，而获得实用新型专利的保护。因此“一案两请”受到不少申请人的欢迎。但目前对“一案两请”仍存在很多争议之处，如不了解这些争议，很容易致使申请人的利益遭受损失。下面就几种可能的情形加以探讨。
★涉及申请人变更
根据专利法第9条规定，提出“一案两请”的主体应当是同一申请人，即实用新型和发明的申请人应完全一致，这里显然也并不包括申请人部分相同的情形。然而在实务中，还需注意：在发明被授权之前，若实用新型已经被授权且专利权尚未终止，但由于专利申请权转让、专利权转让等事项，导致了实用新型和发明的申请人不再一致，则不再属于同样的发明创造只能授予一项专利权的例外。因此，相关权利的转让人和受让人应对该风险有充分的认识，尽可能在发明授权前保证实用新型和发明的申请人完全一致。
★涉及国内优先权
案例1.申请人首先提交了实用新型A和发明B并声明为“一案两请”。后又提交了发明D并要求了发明B的优先权，且此时实用新型A尚在审查过程中。在此情形下，由于实用新型A与发明D的申请日不再相同。为避免延长发明的保护期限而违背专利法第9条立法初衷，则应或者对实用新型A/发明D进行修改，或者撤回实用新型A。而如果在提交发明D时，实用新型A已经被授权，则只能对发明D进行修改。
案例2.在案例1基础上，申请人提交发明D的同时还提交了实用新型C并要求实用新型A的优先权声明为“一案两请”。在此情形下，由于实用新型C与发明D申请日相同，其余条件也均满足“一案两请”的要求，因此应属于同样的发明创造只能授予一项专利权的例外。案例2中虽需要多缴纳申请费用，但其仍可继续享受专利法第9条规定的例外情形的“优惠”，在需要要求在前的“一案两请”的优先权时不失为一种较优的选择。但要注意，实用新型C与发明D须在实用新型A授权前进行，因此需要准确把控申请程序[1]。
★涉及PCT申请
由于PCT申请的国际申请日在进入中国国家阶段后才“视为”专利法第28条所称的申请日、PCT申请的类型需在办理进入中国国家阶段手续时才能确定以及提出PCT申请时无法“分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利”等原因，导致就同样的发明创造既提交PCT申请又提交实用新型后，在该PCT申请选择以发明类型进入中国国家阶段时，不能按照专利法第9条第1款规定的例外进行处理。因此，在PCT申请和实用新型的撰写过程中优选预留可供修改的基础[2]。此外，申请人还可以在提交PCT申请的同时，提交实用新型和发明，并声明为“一案两请”。如此，则可以既享受专利法第9条规定的例外情形的“优惠”，又不影响PCT申请。但是，这样则需要申请人额外支出发明的申请费用。
★涉及分案申请
案例3.申请人提交了实用新型A和发明B并声明为“一案两请”，且两者均包含X和Y两项权利要求。实用新型A很快被授权。在发明A审查过程中被指出权利要求X和Y之间不具有单一性，申请人仅保留了权利要求X，并放弃实用新型专利以使发明A被授权。同时申请人在规定期限内提交了包括权利要求Y的分案申请C。在此情形下，一种观点认为实用新型专利已因放弃而终止，不满足授予发明专利权时“先获得的实用新型专利权尚未终止”的要求，且同一专利权也无法被放弃两次，应拒绝对分案申请C授权。另一种观点则认为原本申请人只需放弃实用新型专利中的权利要求X，但因专利权无法部分放弃才只得连同权利要求Y一起放弃，不应拒绝对分案申请C授权[3]；因此在实务中对争议也需加以规避。
而如果申请人在实用新型A被授权前主动分案，分别得到包括权利要求X和权利要求Y的实用新型分案申请并均被授权。由于分案申请可以保留原申请日，且可以进行“一案两请”说明，同时也不存在上述一个专利权只能放弃一次的问题。因此，笔者认为此情形下没有不对发明B和分案申请C不授权的理由；但申请人遇到此情形时仍需加以注意。
★涉及实用新型审查意见答复
实务中还会遇到申请人提交了实用新型和发明并声明为“一案两请”，但两者内容完全相同且权利要求中均涉及到了方法的改进。在审查过程中可能出现实用新型被指出保护客体不符合要求；对此，申请人常用答复方法之一是陈述实用新型所涉及的方法为现有技术，并不涉及对方法的改进；如此一来，实用新型虽可能被授权，但会对发明专利的稳定性埋下隐患。即使由于审查员疏忽等原因，错误的授予了实用新型专利权，如他人在发明被授权前将实用新型专利无效，则其已被授予过专利权的法律事实也会影响发明的授权。因此在此情形下，及时撤回实用新型也不失为一种较优的选择。
★涉及实用新型专利权终止
由于授予发明专利条件之一是“先获得的实用新型专利权尚未终止”，这就需要申请人在发明被授权前维持实用新型专利权有效。专利权终止主要包括权利期限届满、未按规定缴纳年费及专利权人主动放弃。在实务中，实用新型专利权的法定期限为10年，发明在此前未审结的可能性极小，而专利权人主动放弃实用新型专利权的情况也较为少见。因此，对于按照规定缴纳年费维持实用新型专利有效需格外注意。需要说明的是，如果在收到授权办登通知后因未缴纳专利登记费、公布印刷费、年费而导致实用新型被视为放弃，并不会影响发明的授权。
★涉及错误的重复授权
实务中还存在发明在实用新型专利权未被放弃的情况下获得授权，出现发明和实用新型专利权同时存在的情形。专利权人需要注意，由于实用新型已获得专利权，在实用新型专利权维持有效的前提下，对于同样的发明创造不应产生另一专利权，这就可能得到发明不应被授权的结论。如他人基于此对发明提出无效，则专利权人很难通过放弃实用新型专利权而维持发明专利权有效。出现此类情况，笔者建议除自行核查外还应主动联系原审查员，若发明授权前确实与实用新型属同样的发明创造，较可靠的做法是由审查员发出官方通知，基于同一发明创造同时存在两项专利权的情形要求专利权人选择，专利权人基于审查员要求进行选择而放弃实用新型专利权才不会产生程序上的瑕疵[4]。
★结语
对于“一案两请”中所涉及到的问题进行正确的理解后，在实务中有助于申请人和专利代理人更加完美的运用该制度设计，避开争议之处，以免利益遭受不必要的损失。
参考文献：
[1]胡晓萍.对新专利法环境下专利代理工作的点滴思考[C]2011年中华全国专利代理人协会年会暨第二届知识产权论坛论文集,2011-03-10:375。
[2]侯小锋,陈宇,易钊.禁止重复授权原则涉及PCT的探讨[J].中国发明与专利,2013(04):66-69。
[3]张荣彦.“一案两请”有关问题的讨论[J].中国专利与商标,2014(01):93。
[4]李辰.关于就同样的发明创造既申请发明又申请实用新型的管理(下).电子知识产权,2011,(05):96。
（本文原文收录在ACPAA于2014年11月出版的《如何撰写有价值的专利申请文件》一书中，并被评选为2014年专利审查与专利代理学术高端学术研讨会优秀论文。）
