FTO中欧洲专利法律状态的调查策略

作者：朱娟 合伙人、专利代理师、律师

FTO（Freedom To Operate）调查是专利风险防范实务中最为常见的一种方式，其目的是评估目标技术方案是否能够在不侵犯他人专利权的前提下进行自由实施。FTO调查的地域覆盖是依据目标技术方案将来所被应用的市场而定，通常来说主流国家和地区（中国、美国、欧洲、日本和韩国等）的专利风险是FTO调查的主要工作对象。其中，欧洲国家的专利制度较为复杂，既有EPC（European Patent Convention，欧洲专利公约）专利体系，又有单个国家的申请—授权体系，以及2023年6月1日正式实施的UPC（Unified Patent Court，统一专利法院）和单一专利（Unitary Patent，UP）体系（简称“UPC专利体系”）。

若是FTO调查中涉及欧洲国家专利风险的评估，则针对“目标专利”的法律状态调查是必不可少的步骤，且是判断“目标专利”专利风险等级的重要依据。笔者将根据FTO专利调查工作的实践，拟从在当前欧洲专利体系下EP专利法律状态的调查和确认，进行分析和总结。

一、EPC专利体系中法律状态的调查

在FTO调查中，若是针对一篇有效的EP专利，首先分析其授权后权利要求的权利范围，若是目标技术方案被该EP专利的权利要求所覆盖，那么则被列为 “疑似风险专利”。下一步工作，则需要调查该EP专利在EPC缔约国（contracting states，当前39个国家）、延伸国（extension state，当前1个国家）、及生效国（validation states，当前4个国家）[1]（后续统称“EPC成员国”）的法律状态，从而综合评估出该EP专利在各个国家的专利风险。

通常情况下，一件EP专利授权后，专利权人会考虑专利产品/技术的市场、专利的维持费用等因素会选择部分的EPC国家生效。另外，在EP专利生命周期内，权利人也会根据专利产品/技术的市场或其他因素，会选择放弃部分EPC国家的专利权利，一般做法是不进行相应国家的专利年费（或维持费）缴纳，从而放弃专利权。

以下将介绍授权后EP专利进入国家阶段后，在各个国家法律状态的调查途径。

1、European Patent Register简介

European Patent Register（欧洲专利登记簿）网站可检索1978 年以来EPO （European Patent Office，欧洲专利局）公布的欧洲专利申请以及指定欧洲的PCT 申请的信息。通过该系统，用户可检索一件专利从申请、审查到授权、异议、上诉或权利终止等全过程中的著录项目信息、同族信息和法律状态信息。

通过European Patent Register（欧洲专利登记簿）网站可以检索出EP专利申请-授权整个周期中相关事项，例如：EP申请程序所处的阶段、EP专利申请是否已获授权、是否有人对EP专利提出异议、EPO与专利申请人/代理人之间的沟通记录及对UPC专利体系的选择等。

2、Federated European Patent Register简介

2015年起，EPO 在European Patent Register中增加了“联合欧洲专利登记簿”（Federated European Patent Register）在线服务，将分散在各个成员国专利登记簿中的信息进行整合，并向用户展示经EPO 授权后、进入国家阶段的欧洲发明专利在相关成员国的最新的官方著录信息和法律状态信息。“联合欧洲专利登记簿”实现对授权后的EP在各个成员国的状态即时跟踪，便于公众对EP专利授权后在各个成员国的法律状态进行检索。

如图1所示，通过European Patent Register网站中检索到EP2121139专利，通过“Federated European Patent Register”可以查询其在EPC成员国的最新法律状态。

图1： Federated Register- EP2121139截图

值得注意的是，在FTO调查中，针对目标专利在各个EPC成员国的最新法律状态，除了通过“Federated European Patent Register”中进行查询外，还应对所关注国家的法律状态进行二次检索和复核，即进入相应国家的专利官方网站做进一步的核实，从而确保EP专利的法律状态的准确性。

Federated European Patent Register针对EP专利在各个成员国的最新法律状态提供了两者呈现方式：

（1）直接从成员国的专利局网站摘取著录项目信息，整合到“Federated Register”信息中。截止到2024年1月份，已有32个缔约国的EP专利国家阶段的著录项目信息可以被整合到“Federated Register”。[2]

（2）提供“Deep linking”链接到EP专利所在成员国的专利局网站。截止到2024年1月份，已有36个缔约国的EP专利可被提供“Deep linking”链接。[3]

3、EPC法律状态检索案例演示

笔者将以某件EP专利的EPC各成员国的法律状态检索为例，进行相应的演示。通过在European Patent Register网站上选择“Smart search”或者“Advanced search”输入EP专利号，检索到目标专利EP17XXXXX页面，并通过“EP Federated Register”查询该专利在EPC各个成员国的法律状态。

图2：专利EP17XXXXX检索页面截图1

但笔者发现该件EP专利的“EP Federated Register”信息中，存在多个主要国家法律状态并未进行更新，呈现未知状态。这也是FTO调查实务中经常会发生的情况之一，那么遇到此情况，则需要通过“Deep linking”链接方式或者去对应EPC成员国的专利局网站进行相应的检索。在此案例中，笔者以比利时（BE）国家为例 ，通过以上途径进入比利时专利局网站，即the online Belgian patent register （简称“BPP-eRegister”） 进行相应的检索，发现该EP专利在比利时国家已经处于失效状态，失效时间为2010年9月30日。

图3：专利EP17XXXXX检索页面截图2

综上，根据在FTO调查中的经验，针对EPC法律状态的调查采用上述的途径，大部分情况下是可以达成检索目标。但若是所调查的EPC国家属于非常冷门国家，或者EP Federated Register未提供任何的查询链接时，则需要从其官方专利局网站进行检索。这种情况下，往往还会遇到该EPC成员国的网站的语言是非英语，则会给检索查询工作带来较大的难度。

二、UPC专利体系中法律状态的调查

UPC（Unified Patent Court，统一专利法院）专利体系和对应的UP专利 (Unitary Patent，欧洲统一专利) 已经于2023年6月1日正式实施。UPC专利体系为专利权人在EP地区的专利申请和维持提供了一个新的路径和选择。由此给FTO调查工作带来的新课题，即在UPC专利体系生效后，EP专利在UPC专利体系中的法律状态的调查。

1、UPC专利体系简介

UP专利（欧洲统一专利）是一种“具有统一效力的欧洲专利”，也被称为具备单一效力的欧洲专利。在EPO根据EPC的规则和程序授予EP专利后，专利权人可以在欧洲专利授权公告后的一个月内向EPO提交“单一效力请求”的申请，并进行相关维持费的缴纳，而无需像传统欧洲专利分别到各个国家登记，也无需分别缴纳相应费用，该专利就可以在UPC专利体系（统一专利体系）的全部参与国生效，获得统一保护。

截至目前， UPC专利体系的参与国有17个，分别是奥地利、比利时、保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、斯洛文尼亚和瑞典，目前这些UPC成员国也都是EPC的缔约国。未来预计会新增7个国家：塞浦路斯、捷克共和国、希腊、匈牙利、爱尔兰、罗马尼亚、斯洛伐克。

对于专利权利人而言，选择UPC专利体系的好处在于专利维护、专利维权的成本较低。对于专利维护成立来说，专利权人如果想要在4个以上的UPC成员国得到专利保护的话，从专利维持总成本考虑，那么专利权人可以选择走UPC专利体系，即向EPO缴纳1份UP专利的维持费用（其费用高于单个的EP国家维护成本），即可得到17个UPC成员国的专利生效和维持。对于专利维权来说，在传统EPC专利体系中，EP专利是按国别并通过各成员国法院执行的。然而，如果EP专利生效国家数量（在UPC成员国范围内生效的数量）较多，那么在UPC集中提起一次侵权诉讼在成本上会更具优势。尽管UPC的诉讼费用有可能会高于单个国家法院的诉讼费用（至少对原告而言），但与在多个司法管辖区进行大量的平行诉讼相比而言，选择UPC还是可以节省不少费用。

对于专利权利人而言，选择UPC专利体系的不利之处在于：选择UPC面临的最大潜在风险是全部撤销（即专利被宣告无效）。受UPC管辖的专利，在其整个保护期限内都存在容易受到任何第三方对其进行无效攻击的潜在风险。一旦UP专利被任何人提出“Revocation Action（撤销诉讼）”并成功被无效，则该UP专利将在所有UPC成员被撤销。

2、UPC专利体系中的“退出机制”

UPC专利体系正式生效后（2023年6月1日）至少七年的初始过渡期内，EP专利将默认处于UPC和相关国家法院（相关EP专利已在至少一个UPC成员国生效）的平行管辖之下。即，无论是新授权的EP专利还是之前已经授权并在至少一个UPC成员国生效的专利，都将适用UPC专利体系。然而，《统一专利法院协议》第 83 条规定，相关欧洲常规专利可以在统一专利法院过渡期结束前退出（“OPT-OUT”）统一专利法院的管辖。故EP专利的权利人可以有机会选择将一项EP专利或EP专利申请（可预先请求）退出UPC的管辖。

另外， EP权利人还有1次选择撤回“OPT-OUT”，重新选择“OPT-IN”（加入UPC专利体系）的机会。除非该EP专利在EPC生效国已经有诉讼产生，此时则不能选择加入UPC专利体系。

3、UPC法律状态检索案例演示

笔者将以某件EP专利的UPC法律状态检索为例，进行相应的演示。

途径1：European Patent Register检索

通过在European Patent Register网站上选择“Smart search”或者“Advanced search”输入EP专利号，检索到目标专利EP17XXXXX页面，并通过“EP Legal status”查询该专利在UPC的法律状态，如下图4。

图4：专利EP17XXXXX检索页面截图3

途径2：Unified Patent Court检索

通过在Unified Patent Court网站上选择“Search for opt-outs”输入EP专利号，检索到目标专利EP17XXXXX页面，显示该专利在UPC的法律状态，如下图5。

图5：专利EP17XXXXX检索页面截图4

笔者通过对该EP专利的UPC的法律状态，查询到该EP专利当前状态是选择“OPT-OUT，选择是退出UPC专利体系。也就是说，该EP专利后续若发生专利侵权诉讼，仅能在相关国家的国内法院进行，而不能由UPC管辖。

根据上述的调查结果，即该EP专利在EPC专利体系中各个成员国的法律状态（仅有4个国家处于年费维持状态；其他EPC成员国，权利人均选择未进行注册或年费维持而不具有专利权），且其选择了退出UPC专利体系，其法律状态为：4个EPC成员国具有专利权。从而，综合判定出该EP专利对目标产品在各个EPC成员国的风险等级，以及若是产生侵权诉讼，预判该案的管辖权归属。

综上所述，本文主要以FTO调查中欧洲专利的法律状态检索和分析为出发点，以实例的方式提供了针对EPC和UPC专利体系下EP专利的法律状态调查的策略。值得注意的是， UPC专利体系为专利权利人提供了“OPT-OUT”和“OPT-IN”两者选择途径，故专利权人会根据商业和诉讼的需求，在两个选择之间进行策略性切换，这也为EP专利侵权诉讼的评估带来了不确定性。故对于高风险EP专利的监控工作，也应要密切关注其在UPC专利体系下的法律动态。