职务发明权属纠纷案件中“相关性”的认定

作者：臧云霄 副主任、合伙人、律师、资深专利代理师

职务发明权属纠纷案件中，针对“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内”作出的发明创造，认定职务发明创造的条件是“与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关”，因此，“相关性”的认定是此类案件争议的关键。在有的案件中，即使是一审和二审法院，也有可能会对该事实的认定结论截然相反，从而导致完全不同的诉讼结果。本文通过最高人民法院的几个案例归纳和总结针对该问题的的考虑因素。

案例一：对技术问题的认定不同可能会导致相关性认定结论的不同 （2022）最高法知民终2346号

本案一审原告是浙江吉利集团等，一审被告是上海威马公司等，本案系争专利为“电池包加热装置及电池包加热方法”。系争专利发明人张某的工作任务涉及蓄电池装置、电子电器以及空调系统等。本案，两审法院完全不同的判决结果原因是对案件所涉及技术问题认定的不同。一审法院认为蓄电池和动力电池属于技术路径完全不同的领域，发明人工作只是涉及蓄电池领域，涉案专利涉及动力电池包的加热，为此认为不相关。二审法院的理解则不相同，认为动力电池是蓄电池的一种，二者并非并列关系或不相关关系，发明人有通过空调、水冷等电池包进行温度控制的工作内容，与诉争专利申请利用燃油加热器对电池包加热，二者同属汽车电池温控技术领域，技术原理相通，明显具有相关性。为此，认定诉争专利申请与张某在一审原告的本职工作具有相关性。

案例二：通过本职工作内容推定相关性 (2023)最高法知民终956号

本案一审原告珠海某股份公司主要从事光纤器件和芯片集成，一审被告珠海某科技公司经营范围包括光学器件、激光器、光电设备的生产及销售等，系争专利为一种大光斑输出光纤指向性的测试装置。一审原告主张系争专利系其自行设计研发的光纤指向性测试工具并在陆某在职期间已投入使用，为此提交其测试装置图片及工作视频等证据。一审法院认为该图片及视频未显示该证据形成的具体时间，也未体现该测试装置的技术特征，不足以证明系争专利与其产品或研发技术相关。

二审查明，发明人陆某在职期间承担的本职工作为光学器件产品的研发、产品样品测试验证及评审等，工作中会用到光纤光学器件光斑指向精度测试装置，该测试装置为系争专利技术方案的一部分，系争专利还含有其他部分。二审法院认为，在认定是否“有关”时应当重点审查离职员工本职工作或工作任务所属技术领域、从事的工作内容或者工作职责、技术主题、技术思路等方面的相关性，不要求具体技术方案的一致性。涉案专利的隔离器、光环形器设计和光纤指向性测试装置与一审原告主要研发虽然涉及不同的技术，但在具体研发和测试验证过程中二者会存在联系。陆某在职期间，作为项目组成员之一，必然使用测试工具，在没有相反证据的情况下，可以推定陆某的工作内容也应当包括使用光纤指向精度测试装置测试验证光学器件产品。系争专利是对大光斑输出光纤指向性测试装置的改进，技术主题与技术思路与陆某本职工作具有一定的延续性，是在原有光纤指向精度测试装置基础上的进一步发展和改进。故认定系争专利与陆某在一审原告承担的本职工作具有相关性。另外，考虑到系争专利还含有其他部分以及一审被告具有相应的研发基础和能力，也有部分研发过程记录。为此，系争专利判定共有。

该案中，虽然一审原告提供的陆某本职工作与系争专利相关的证据不够详实，但法院查明陆某本职工作中会用到相关测试装置，以此推定陆某的工作内容也应当包括使用光纤指向精度测试装置测试验证光学器件产品。通过这个案例可以看出，法院在判定发明创作与本职工作的相关性时，判断标准并非特别严格，会综合考虑案件各种情形。

案例三：根据技术领域适度把握“相关性”的认定尺度，避免利益失衡 （2022）最高法知民终1229号

本案一审原告浙江春风动力股份有限公司，经营范围为制造摩托车、汽车配件等，一审被告赛格威科技有限公司。诉争专利为“空气滤清器及具有其的全地形车”，属于车辆技术领域，具体涉及空气滤清器的设计。一审原告提供了空气滤清器相关图纸，法院认定一审原告的方案，无论是采用的技术手段还是实现的技术效果，均与诉争专利发明创造存在明显差异。对诉争专利两发明人在一审原告承担的本职工作以及岗位职责是否涉及空气滤清器的具体研发，两审法院的认定完全不同。一审法院根据显示“空气滤清器”的证据内容及两发明人在空气滤清器相关图纸上签字等事实，认定两发明人负责或参与了全地形车空气滤清器的相关研发工作，只是认为一审原告提供技术方案未体现系争专利技术方案的内容或研发线索，不足以证明与诉争专利技术问题所采用的技术手段存在关联。

二审法院认为，判断发明创造与离职员工在原单位承担的本职工作或者被分配的任务是否“有关”，应综合考虑以下因素：一是诉争专利的具体情况，包括其技术领域、所解决的技术问题、发明目的和技术效果、权利要求限定的保护范围、相对于现有技术的“实质性特点”等。二是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与诉争专利有关的技术信息等，以及诉争专利与离职员工承担的本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是诉争专利发明创造的实质性特点或者改进思路是否已经体现于原单位技术方案中，或者说诉争专利发明创造相对于原单位技术方案在技术思路上是否体现出延续性和传承性。

为此，二审法院进一步分析了一审原告证据的具体内容，认为一部分仅涉及空气滤清器中某一个部件如滤网、空气滤清器罩，另一部分相关附件内容与空气滤清器完全无关，还有一部分虽提及空气滤清器的相关零部件，但并未进一步披露具体的技术信息细节及图纸，并结合两发明人在一审原告作为发明人之一的专利均与空气滤清器无关及工作岗位及职责范围等，认定两发明人本职工作不涉及空气滤清器的具体研发。另外，一审原告空气滤清器的技术方案没有体现诉争专利区别于现有技术的发明点，或者说诉争专利相对于一审原告的技术方案在技术思路上并未体现出延续性和传承性。

本案中，二审法院特别指出，汽车是由大量零配件组装形成的复杂工业产品，空气滤清器仅仅是组装汽车的众多零配件之一，且空气滤清器属于汽车工业领域较为常见的零配件。基于这些因素，在认定汽车中某一特定零配件的发明创造是否属于与离职员工在原单位承担的本职工作或被分配的任务有关的职务发明创造，应适度把握“相关性”的认定尺度：除非有证据表明离职员工在原单位承担的本职工作或被分配的任务具体指向该零配件，或有证据表明诉争专利发明创造与原单位的相关技术方案存在明显的承继关系，且相关技术资料存在被离职员工接触的可能性，否则不能仅以离职员工曾经在原单位参与和汽车项目研发有关的工作，就当然地认为新单位以离职员工作为发明人就某一汽车零配件提出的专利申请及由此获得授权的专利权属于离职员工在原单位作出的职务发明创造。如果按照过于宽泛思路对涉及职务发明创造的权利归属进行认定，势必导致原单位、离职员工以及离职员工新任职单位三者之间出现明显的利益失衡。

本案的借鉴意义是，在把握相关性之一的技术领域时，应考虑该系争专利所涉及的具体内容和领域，所考虑的技术领域不能过于上位，针对技术领域宽泛但系争专利涉及技术方案非常具体的技术方案，还要考虑诉争专利发明创造的实质性特点或者改进思路是否已经体现于原单位技术方案中，或者说诉争专利发明创造相对于原单位技术方案在技术思路上是否体现出延续性和传承性。

案例四：在职期间专利作为系争专利评价创造性的对比文件，一般认为具有较强相关性，(2022)最高法知民终1506号

本案一审原告扬州某半导体有限公司，经营范围包括半导体芯片、新型电子器件生产等，一审被告安徽某电子科技股份有限公司，经营范围包括集成电路及其应用产品的设计、制造。诉争专利为一种汽车整流芯片。一审原告已经获得多项专利权，特别是名称为“一种二极管芯片及其加工工艺”(简称“8367专利”)的发明专利，该专利发明人之一为诉争专利的发明人。

一审法院认为，现有证据不能证明系争专利与发明人汪某在一审原告的工作职责或被分配的任务有关，为此驳回一审原告诉请。二审法院查明，系争专利申请审查过程收到的国家知识产权局审查意见中，用以评价系争专利不具创造性的对比文件2系8367号专利。据此，法院认为，判断专利发明创造是否与发明人在本职工作中作出的发明创造有关，应当注意审查发明人的工作职责范围、具体的工作内容等是否与诉争专利发明创造的研发存在关联。如果发明人在原单位的职务发明创造可以作为评价诉争专利新颖性或创造性的现有技术，特别是可以作为最接近的现有技术评价诉争专利创造性，一般认为二者具有较强的相关性。

该案件在相关性的认定上，给我们提供了一个很好的思路。即通过系争专利审查的过程文件来证明。另外，通过这几个案例，可以看出，法院在认定相关性的问题上，所考虑的几个因素从内容上看差异不大。但针对不同的案子，法院在认定时所考虑的情形存在一定的侧重点。为此，在此类案件中，主要从专利发明人在原单位本职工作内容、原单位的研发、系争专利内容等，重点考虑系争专利的发明点相比原单位技术方案是否存在延续性和传承等。