发布时间: 2024-07-01
作者：张永康 合伙人、日韩代理部副经理、资深专利代理师、律师
1．引言
在专利申请过程或者授权后的无效程序中，通常会对专利申请文件进行修改。
对专利申请文件进行修改的目的主要在于确保申请文件能够准确、清晰地反映发明人的发明创造，以及明确申请人所请求保护的范围。通过对专利申请文件进行修改，可以纠正申请文件中的错误、补充遗漏的信息、调整权利要求的保护内容等，从而能够提高专利申请文件的质量。
但是，如果允许申请人无限制地修改申请文件，可能会引入一系列问题，包括公众的困惑、专利保护范围的模糊以及违反公平正义等。因此，为了维护专利制度的稳定性和公信力，需要设定明确的规则来限制对专利申请文件进行修改的尺度。
在专利法第三十三条中规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。这意味着对专利申请文件的修改应当在原始申请文件的范围内进行，不得引入新的技术内容或技术特征。
因此，对于申请人或专利权人来讲，充分理解专利法意义上的原始申请文件的范围，有着非常重要的意义和价值。
2．原始申请文件的范围
在专利法第三十三条中规定了申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
进一步地，在专利审查指南第二部分第八章5.2.1.1节中规定：原说明书和权利要求书记载的范围包括：原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。
如果申请人对申请文件进行修改时，加入了所属技术领域的技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的内容，这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
申请人从申请中删除某个或者某些特征，也有可能导致超出原说明书和权利要求书记载的范围。
说明书中补入原说明书和权利要求书中没有记载的技术特征并且借助原说明书附图表示的内容不能毫无疑义地确定的，被认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
但是，对明显错误的更正，不能被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。所谓明显错误，是指不正确的内容可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来，没有作其他解释或者修改的可能。对于附图中明显可见并有唯一解释的结构，允许补入说明书并写入权利要求书中。
综合专利法以及专利审查指南等中的规定来看，虽然申请人可以修改申请文件，但是，能够修改的尺度有限，以发明和实用新型为例，仅限于原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。
3．司法案例的启示
但是，在司法实务中，关于原说明书和权利要求书记载的范围，存在着与上述不同的解释。
例如，在下面详述的（2021）最高法知行终440号一案中，最高人民法院就明确了原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容、以及本领域技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确地推导出的内容。
3.1案件梳理
本案的专利申请人为成都植源机械科技有限公司（以下简称植源公司）、发明名称为“一种高压自紧式法兰”。
2020年3月17日，国家知识产权局作出第206236号复审请求审查决定，维持其于2018年11月5日对本申请作出的驳回决定。
植源公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。北京知识产权法院于2020年12月29日作出（2020）京73行初7100号行政判决，判决撤销被诉决定，国家知识产权局重新作出复审请求审查决定。
国家知识产权局不服，提起上诉。最高人民法院于2022年7月13日驳回上诉，维持原判。
3.2专利申请文件的修改
2019年2月15日，植源公司向国家知识产权局提出复审请求时，提交了权利要求书的修改文本，本案的修改后的权利要求1如下：
“一种高压自紧式法兰，主要由套节、卡套、T型密封环和球型螺母、螺栓组成，其特征在于：T型密封环由筋部和唇部组成，套节为两个，两套节夹紧T型密封环的筋部，卡套为上下两个，两卡套夹紧套节，在卡套作用下，与管道形成整体；两套节的密封锥面与T型密封环的两唇部分别形成密封；两卡套夹紧套节后，两卡套之间的间隙为δ，δ≥3mm；T型密封环的唇部为斜面结构，斜面的倾斜角度为β，β≥5°；套节与T型密封环的唇部外斜面接触过盈配合而存在的过盈角度为α，5°≤α≤12°，β<α；T型密封环套于套节中时，T型密封环的筋部与套节之间存在间隙h，h〉0；安装完成后两套节的端面与密封环的筋部紧密接触。”
2019年7月25日，国家知识产权局向植源公司发出复审通知书，指出：植源公司在提出复审请求时在权利要求1中增加的技术特征“β<α”并未记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定，该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。
3.3最高法的裁判
关于技术特征“β<α”，最高人民法院经过审理，认定该修改符合专利法第三十三条的规定，并且具体阐述了如下内容：
“专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。对于“原说明书和权利要求书记载的范围”，应该从所属领域技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确地推导出的内容。虽然申请人在权利要求中增加的内容在原专利申请文件中并未明确记载，但是，如果该增加的内容已为原专利申请文件所隐含公开，属于所属领域技术人员通过阅读原专利申请文件，结合发明目的，能够直接、明确地推导出的内容，则该修改应该得到允许。
本申请要求保护一种高压自紧式法兰。说明书第［0013］段记载，本申请的有益技术效果是由于密封环与法兰端面通过锥面接触，形成一种几何弹性接触，压力越高，自紧密封性能越好。第［0036］段记载，继续加大螺栓预紧力，使套节与密封环产生适当线接触力，形成密封，这个过程称作“预紧”；当管道承压后，密封环出现自紧作用，形成有效的自紧密封。第［0059］段记载，随管道内压的增加，T型环的唇部与套节的密封锥面越贴越紧，即是说，密封面的密封比压增大，形成自紧而无泄漏。结合本专利说明书公开的内容可知，只有在T型密封环的唇部斜面倾斜角度β大于套节与T型密封环的唇部外斜面接触过盈配合而存在的过盈角度α的情况下，才能使套节与密封环产生适当线接触力，形成密封，并实现压力越高，自紧密封性能越好的技术效果。
在β<α的情况下，T型密封环的唇部外斜面与套节密封锥面呈线接触状态，产生线接触力。当高压介质通过管道时，高压介质会给T型密封环唇部的内面一个向外的压力，T型密封环的唇部外斜面受到高压作用发生向外的弹性形变，其与套节密封锥面的密封比压随着管道内压力的增强而增大，T型密封环的唇部与套节密封锥面越贴越紧，从而实现本申请说明书所记载的压力越高，自紧密封性能越好的技术效果。
而在β>α的情况下，当管道内部通过高压介质时，T型密封环的唇部内外两侧均受压，套节密封锥面与密封环的唇部外斜面无法形成接触压强，无法实现本申请说明书所记载的压力越高，自紧密封性能越好的技术效果。
在β=α的情况下，T型密封环的唇部外斜面与套节斜面即法兰端面完全贴合，无法形成线接触力，只能形成面接触力。当管道内部通过高压介质时，T型密封环的唇部形成强度整体，无法实现本申请说明书所记载的压力越高，自紧密封性能越好的技术效果。
由此可见，虽然β<α没有记载在原专利申请文件中，但本领域技术人员从原说明书和权利要求书中可以直接、明确地推导出，只有在β<α的情况下，才能实现本申请说明书所记载的技术效果，实现本申请的发明目的，β<α已被原专利申请文件所隐含公开。故植源公司对本申请的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。”
4．结论
在专利申请过程或者授权后的无效程序中，可以对申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
对于原说明书和权利要求书记载的范围，应该从所属领域技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确地推导出的内容。
另外，申请人在权利要求中增加的内容虽然在原专利申请文件中并未明确记载，但是如果该增加的内容已为原专利申请文件所隐含公开，属于所属领域技术人员通过阅读原专利申请文件，结合发明目的，能够直接、明确地推导出的内容，则该修改也应该得到允许。
鉴于笔者水平和经验有限，不妥之处敬请各位业界前辈、同仁批评指正。
