发布时间: 2024-04-25
对于进入多个国家和地区的申请，因不同法域对于修改是否超范围的评估尺度存在明显差异，在对申请文件进行修改时对于是否超范围的考量往往不易获得充分的重视。其中，欧洲专利局基于Article 123(2)EPC对修改（added subject- matter）的限制尤为严格，而作为评估新创性的在前步骤，若不能先满足Article 123(2)EPC的要求，则关于新创性的对话也将失去意义。因此，在欧洲申请的实践中，修改超范围的问题往往能够成为立在新创性问题之前的那只更大的拦路虎，令人望而却步。
Article 123(2)EPC的规定具体如下：“The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed”，其中对于修改超范围的考量涉及多个方面。
下面，笔者将对欧洲申请结合不同实施例进行修改导致修改超范围这一较为常见和典型的情况进行分析，并分享由其带来的对新申请的启示。
此类超范围问题通常出现于以下两种场景，一种是审查员认为修改是基于说明书的不同实施例中的内容的组合，另一种是审查员针对目前权利要求的引用关系，指出某特定从属权利要求与其引用的在前权利要求对应不同的实施例。具体地，审查意见例如以如下方式进行评述：“The combination of amendments/claims amounts to a combination of features extracted in isolation from different embodiments”。
EPO基于判例指出申请的内容不得被视为可以组合属于申请的单独实施例的特征以人为地创建特定实施例的库（reservoir），对于本领域技术人员来说，在没有指向该特定组合的任何指示（pointer）的情况下，特征的这种组合选择并不能从所提交的申请的内容中清楚且明确地显现出来。EPO还指出特征在说明书中被提及为“优选（preferred）”的特征可作为上述提到的“pointer”。
下面通过两个判例分别阐释不同实施例中特征的结合不被允许以及被允许的两种情况：
判例T1799/12
涉案专利涉及一种含有洗衣剂的水溶性包装，其为一件分案，该分案授权权利要求1中包括特征（a）、（b）和（c），特征（a）限定了底壁呈“长方形或正方形”形状，特征（b）限定了流体为洗衣剂，特征（c）则是具体限定了洗衣剂为液态及其具体粘度。上诉人曾在异议程序中就上述特征（a）和（b）的组合提出异议，该分案于异议程序中进行了修改得以维持专利权，不过仍保留了上述组合。上诉人随后针对异议部门的决定提起上诉，其上诉的主要理由之一为母案不应作为可以随意进行组合以得到分案的方案的特征库，除此前于异议程序中反驳的（a）和（b）的组合之外，上诉人还进一步反驳包含上述特征（c）的组合。
上诉委员会指出上述三个特征毫无疑问能够从母案中单独地找到，但他们并非是彼此结合在一起。在该案中，为了确定权利要求的主题是否超出了最初提交的母案的内容，必须审查该权利要求是否包含了技术人员不会从该申请中清楚且明确地得出的技术信息。
上诉委员会从上述特征（a）入手，首先找到了母案中关于底壁形状的描述如下“The base wall is preferably generally circular but other dome shaped body portions according to the invention are envisaged. For example, dome shapes having rectangular, oval, square and triangular bases are envisaged”，并且说明书附图依次示出了上述段落中提及的5种形状。
上诉委员会随后指出上述示例并未与当前的方案特别相关，因为它们仅仅是描述了5种底壁形状而没有将矩形或正方形优先于其他形状。相反，上述段落明确了底壁优选为大体圆形，该形状也用于包装是如何在成形模具中成形的说明中。对于底壁的不同形状，说明书中给出了三个试验，第一个试验用于测量热成型过程中基材的减薄量，其将底壁形状分为了两组，其中一组为没有角的分类，包括如圆形，另一组为有角的分类，包括如本案权利要求中的矩形。在试验中，没有角的一组厚度更加均匀，相较有角的一组，在对应测试点的减薄程度较小。上诉委员会认为在该试验中已经构成了上面无角的一组形状更加有利的pointer。且在第二个试验中，上面没有角的一组形状表现首先优于角较少的形状，如三角形，而三角形的表现要优于矩形。在最终试验中，不出意外地也仅仅是比对了无角的形状和三角形，且同样是无角的形状胜出，矩形甚至没有参与讨论。
基于上述，上诉委员会得出结论，对于技术人员而言，在母案中不仅没有选择正方形或长方形底壁形状的pointer，而且还有一个明显的反方向的，即选择无任何角的底壁形状的指示，因此权利要求中特征的组合不被允许。
综上，该判例中的pointer作为一个反向的指引，指向权利要求所要保护的特征组合之外的方案，因此被作为修改超范围的依据。
相对而言，如果pointer是正向的并能够指向权利要求所要保护的特征的组合，则有望收获积极的反馈，下面简述另一相对的判例：
判例T524/17
在该判例中，上诉人指出涉案专利权利要求1中的特征是从不同的实施例中挑选出来的。对此，上诉委员会认为上诉人所谓从不同实施例中挑选特征的论点本质上可归结为应用了“embodiment”这一表述的字面含义，即，实施例和申请中公开的特征的具体组合有关，然而涉案专利中“embodiment”这一表述实际并不涉及这样一组具体的特征，而是指其中描述的发明的优选的特征，因此表述“in one embodiment”在此是一种一般性的教导。在说明书的段落中，“in one embodiment”这一表述后面并没有具体的特征组合，而是披露了优选的形状，如薄片，或单个特征的优选值，例如黄铜纹理强度等，可以作为上述解释的依据。故这些优选特征的结合不会超出所提交的申请的范围。
基于上面的解释和判例，不难看出说明书中“pointer”的合理运用在规避此类修改超范围的问题中扮演着重要角色，这在特征分支众多而不宜将所有特征的组合穷举的申请中尤为适用。值得注意的是，虽然在绝大部分的申请的撰写过程中会添加诸如“说明书中的实施例在不冲突的情况下可以相互结合”之类的通用性表述，但在实务中此类表述往往并不会被EPO作为本领域技术人员能够毫无疑义、明确得出当前的特征组合的依据，而是要求更加明确的“pointer”。
除了上文提到的将“优选的”作为一种pointer，我们也可以明确一个实施例中记载的内容可以应用到另一实施例中，例如说明书中给出了两个终端的实施例，其中在实施例A中详细描述了终端A的收发器的特征，在实施例B中描述了终端B的其他特征，如果未来可能需要将终端A的收发器的特征与终端B进行结合，则应在说明书中添加诸如“实施例A中终端A的收发器适用于实施例B”之类的表述。
对于上面提到的特征分支众多的申请，考虑到方案的复杂性、多个分支本身之间可能也不存在明显的倾向性以及审查的不确定性，我们可能也难以在新申请的筹备阶段恰到好处地给出未来可能采用的特征组合的pointer。因此，在筹备新申请的阶段我们也可以采取一定的防御性措施。例如，结合判例T524/17，虽然“in one embodiment”的表述最终被上诉委员会解释为一种一般性的教导，而没有对涉案专利带来不利影响，但显而易见的是其存在的本身容易带来争议和风险。笔者所处理的欧洲OA中，亦遇见过数次因“in an/one embodiment”、“embodiment A/B”此类的表述而被审查员指出修改的特征是取自不同的实施例而超范围的情况。因此在新申请的撰写以及翻译的过程中，在没有明确规定或是存在明显冲突的情况下，我们可以考虑尽可能地采用embodiment的复数形式，例如“in some embodiments”。
除了上面涉及的说明书的调整，权利要求的引用关系同样应引起注意，以避免审查员因单引将权利要求的不同组合视为彼此独立的方案。例如，从权2和从权3均单独引用权利要求1，审查员可能会单独考虑独权1+从权2的方案或是独权1+从权3的方案，而后续补入从权2或从权3所带来的独权1+从权2+从权3的方案可能不会被认可。考虑到欧洲申请允许多项从属权利要求引用多项从属权利要求，我们可以在新申请阶段，例如在PCT申请中直接在权利要求中使用多引多的引用关系，尽管在部分其他国家和地区多引多的引用关系并不被允许，但相较于欧洲棘手的超范围问题，多引多的问题显然更容易被克服。
结语
本文结合判例对欧洲申请结合不同实施例的修改导致超范围的问题进行了讨论，并浅析了上述问题为新申请的筹备带来的启示。当然Article 123(2)EPC所涉及的修改超范围的多方面考量远不止如此，出于篇幅的限制，暂且未表。如有谬误，欢迎指正！
