发布时间: 2024-04-03
作者：黄妍 资深专利代理师
摘要
发明专利的审查意见中最常见的就是关于创造性问题，而创造性评价往往存在主观性，代理人应仔细评估申请文件与对比文件的区别，做出理性的分析和判断，多角度进行展开说明，即可撰写出一份理由充分且有说服力的意见陈述书，从而可以提高创造性答复的成功率。
撰写步骤
关于如何撰写出一份有说服力的意见陈述书，笔者通常从以下六个步骤进行陈述：
步骤1. 重新确定区别特征；
区别特征的确定是创造性判断中最重要的起点。笔者认为，区别特征主要包括两个方面的差别，一个是文字描述和实质内容均不相同的显性差别，一个文字描写相同而实质内容不同的隐性差别；但是，隐性差别往往是最容易被忽略，能够准确找出申请文件与对比文件的隐性差别，可以成为是创造性陈述中的重要突破口。
步骤2. 关于区别特征成立的说明；
由于重新确定的区别特征与审查意见中认可的区别特征可能存在差异，因此需要简明扼要且一针见血的展示出最接近的现有技术与本申请区别特征的不同点，笔者的通常做法为：
首先，列举出本申请区别特征公开的技术方案具有哪些主要特征（注意：这里的主要特征通常为最接近的现有技术不具备的特征）；
然后，将上述列举出的主要特征与现有技术进行一一对比，并上位概括出本申请的区别特征与最接近的现有技术存在哪些不同点；
最后，概括总结，得出最接近的现有技术并没有公开本申请区别特征的结论，即区别特征成立。
步骤3. 关于其他对比文件没有公开该区别特征的说明；
此步骤的阐述方式也可参考上述步骤2中关于区别特征成立的方式，此处不再赘述。
步骤4. 关于其他对比文件公开的技术方案不存在技术启示的说明；
其实，在上述步骤3中其他对比文件没有公开该区别特征就能得出其他对比文件公开的技术方案不存在技术启示的结论，为了防止存在技术方案的理解偏差，避免审查员将其他对比文件中表面相似但实质不同的特征误作为技术启示，可以从以下几个方面说明其他对比文件不存在技术启示：
（1）其他对比文件公开的技术方案与最接近的现有技术公开的技术方案进行结合后得到的新技术方案，还是与本申请的区别特征存在明显不同；
（2）其他对比文件公开的技术方案与最接近的现有技术存在结合障碍；
（3）其他对比文件公开的技术方案在本申请的技术领域无法实施，对获得本申请区别特征的技术方案存在障碍。
步骤5. 关于审查意见中不认同观点的说明；
由于在审查意见中可能存在诸多不认同的审查观点，因此，在进行意见陈述时可以针对不认同的观点进行摆事实、讲理由的反驳。
步骤6. 关于审查意见中使用多个惯用技术手段的说明。
在对区别特征的创造性评述中，可能存在采用多个惯用技术手段进行综合评价的情况；基于此评价，可以从“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果”的角度进行争辩。
案例说明
接下来将通过一个实际案例，对上述关于意见陈述书撰写的六个步骤进行展开说明：
本案例的新申请阶段、OA1和OA2答复阶段由他所代理，OA3转入我所，经答复后已获得授权；下面简单展示该案例的答复经过：
一、本案与对比文件的主要技术方案展示
1. 本案OA2后提交的权利要求1包括如下技术特征:
步骤 S1，侦测并获取待处理流程；
步骤 S2，检测该待处理流程是否有历史数据，在检测到该待处理流程的历史数据时，根据该待处理流程的历史数据计算该待处理流程当前步骤可接受的最大延迟时间；其中，获取历史数据中当前步骤节点与下一步骤节点之间的操作时间间隔的多个样本数据，取其均值作为当前步骤可接受的最大延迟时间；
步骤 S3，根据待处理流程当前步骤可接受的最大延迟时间对所有待处理流程形成待处理流程队列，依据该待处理流程队列完成对待处理流程的处理。
2. 对比文件1公开的任务调度方法主要包括:
在当前任务准备完成时,判断数据库中是否有所述当前任务的执行历史数据:在确定有所述执行历史数据时,根据所述执行历史数据预算所述当前任务的预估执行时间;根据所述预估执行时间将所述当前任务追加到当前各任务队列中的指定任务队列中,等待所述当前任务执行。
3. 对比文件2公开的日常任务管理方法主要包括：
将当前需排序的任务进行汇总形成当前任务池,将当前任务池内的各项任务首先根据其对应的任务截止期限排序,其次,在任务截止期限相同的任务中,再根据任务的任务紧急等级进行排序,最后,将排序结果进行推送。
二、区别点分析
笔者在仔细研读本案、对比文件1和对比文件2的技术方案后发现，在第三次审查意见通知书中存在多处理解偏差，例如：
①虽然都存在“执行时间”的相同描述，但是本案与对比文件1表示的技术概念不同：对比文件1中执行时间指的是任务的执行时长，而本案中的执行时间为具体的时间点；（即为本案与对比文件1的隐性差别1）
②虽然都存在“任务队列”的相同描述，但是本案与对比文件1在队列数量、任务加入队列的方式、队列排序的方式上均不相同；（即为本案与对比文件1的为隐性差别2）
③对比文件2公开的技术方案并不能给出“利用任务的截至期限来进行任务的重新排序”的技术启示；（意见陈述中需对为什么不能给出技术启示作详细阐述）
④审查员认为“根据任务截止期限来得到任务的最大延迟处理时间是本领域技术人员容易想到”的结论是不成立的；（意见陈述中需对该结论为什么不成立作详细阐述）。
三、答复策略
1. 重新确定区别特征
基于上述对区别点的分析，从说明书提取技术特征重构本案的权利要求1；并基于重构后的权利要求1，重新确定出区别特征（1）和区别特征（2）。
2. 关于区别特征成立的说明
针对区别特征（1），本案公开的技术方案与对比文件1存在的不同点包括：①历史数据的技术概念不同；②任务执行时间的预测方式不同。
针对区别特征（2），本案公开的技术方案与对比文件1存在的不同点包括：①队列数量不同；②当前任务加入队列的方式不同；③队列排序方式不同。
3. 对比文件1和对比文件2公开的技术方案存在结合困难
在对比文件1中公开的技术方案中，在任务执行之前，知晓的只有任务的历史执行时长、预估执行时长，以及还要等待多久。对比文件2公开的技术方案是：根据各个任务对应的任务截至期限对当前任务池进行排序；这里有个关键点是任务的截至期限，也就是对应每个任务的完成时间点。
那么将对比文件2公开的技术方案运用到对比文件1中，结合出来的技术方案就是：在对比文件1中，根据每个任务的完成时间点对任务队列进行排序；可是对比文件1中任务队列存放的是未执行的任务，而每个未执行的任务在执行前是不知道完成时间的，此时该如何利用每个任务的完成时间点来排序呢，明显存在前后矛盾的问题；所以，对比文件2公开的根据每个任务的完成时间点对任务队列进行排序的技术方案不能运用到对比文件1中，不能给出任何技术启示。
四、与审查员沟通
为了促进审查员对该案的重视，以及对该案技术方案和对比文件的进一步理解，在提交意见陈述书之前笔者主动与审查员进行了电话沟通，电话沟通的主要内容为：①明确表示该案对申请主体的重要性；②权要的保护范围可协商修改；③审查意见中存在技术理解差异，并分享笔者的答复策略；④意见陈述中留下联系方式，在后续审查中有任何问题可随时沟通。
然后，在提交OA3的意见陈述书后审查员有主动联系过笔者进行方案的深入讨论，根据审查员的意见提交相关问题的主动补正后该案就获得授权。
写在最后
该案例从接收客户委托到国知局下发办理登记手续通知书，间隔周期较短；笔者认为，该案能在较短时间获得授权，与一份具有说服力的意见陈述书和审查员的真诚沟通密不可分。
审查员对于发明专利的创造性评价往往存在主观性，针对创造性的审查意见，代理人应仔细评估申请文件与对比文件的区别，注重细节，做出理性的分析和判断，从多个角度进行展开说明。即可撰写出一份理由充分且有说服力的意见陈述书，从而可以提高创造性答复的成功率。
