发布时间: 2024-03-27
前言
尽管中国专利申请的审查程序一定程度上借鉴了欧洲专利局（EPO）的审查程序，二者的主要审查程序和各种法规、细则也较相似，但是EPO的审查过程仍然有一些与中国国家知识产权局不同的显著特点。
一件中国专利申请在进入实质审查阶段后，由实审审查员进行检索和全面审查后发出第一次审查意见通知书，并且随附检索报告，其中检索报告主要列出审查员通过检索得到的与本申请相关的现有技术文献。而与此不同，一件欧洲专利申请在由EPO的审查部门审查并发出审查意见通知书之前，需先由检索部门进行检索后发出检索报告，并随附检索意见，给出可专利性的初步意见，为后续的实质审查做准备。
EPO发出的常见的检索报告主要包括扩展检索报告（Extended European Search Report）和部分检索报告（Partial European Search Report），其中扩展检索报告是普通欧洲检索报告和补充检索报告（Supplementary European Search Report）的总称，而部分检索报告主要是针对申请可能存在不具备单一性的缺陷而仅针对部分主题进行了检索的情况。
在EPO的检索阶段，可能存在着一种特殊的情况：不完整的检索（Incomplete Search，或称未完成的检索）。本文将介绍这种不完整的检索，主要包括EPO的相关规定以及针对这种特殊情况的处理方式。
1.什么是不完整的检索？
针对不完整的检索，欧洲专利公约（EPC）细则（Rule）第63条第（1）款规定，如果EPO认为对于一件欧洲专利申请无法根据所要求保护的全部或部分主题对现有技术进行有意义的（meaningful）检索，则应邀请申请人在两个月内提交陈述，表明要检索的主题。EPC细则63条第（2）款规定，如果申请人未及时提交陈述，或者不足以克服上述缺陷，则EPO应发布一份合理的声明，说明上述无法进行有意义的检索的情况，或者若可行也可发出部分检索报告。
那么，什么是有意义的检索，或者说如何界定有意义的检索呢？对此，EPO的审查指南（Guidelines for Examination）给出了解释：什么是或不是“有意义的”是一个由检索部门来确定的事实问题，鉴于申请人对于根据细则第63条第（1）款的邀请的答复，其裁决可能改变，检索部门裁量权的行使将取决于案件的事实。在某些情况下，由于未能满足EPC的规定要求，例如根本不清楚或缺乏任何技术特征，导致实际上不可能完成检索。
同时，审查指南强调，“有意义”一词必须合理解释，不得仅仅因为检索困难或没有提供对后续的审查程序具有重要意义的结果就援用细则第63条。而且，由于没有法律规定申请人必须以使经济的检索成为可能的方式提出申请，“经济原因”不能作为发出不完整的检索报告的理由或部分理由。
为了帮助理解，EPO的审查指南中给出了适用细则第63条的几个示例作为参考：
（1）权利要求得不到支持、未充分公开
一个例子是权利要求的限定过于宽泛，其范围至少在一定程度上是推测性的，即得不到说明书的支持。在这种情况下，权利要求的保护范围太宽使得对整个权利要求进行有意义的检索是不可能的，并且只有在更窄的、所公开的发明的基础上才能进行有意义搜索，在极端情况下，这可能意味着仅针对说明书中公开的具体示例（中的一个或多个）进行检索。因此，可适用细则第63条的程序。
（2）权利要求不简洁
一个例子是有太多项权利要求，或一项权利要求中有太多的可能性，以至于确定要保护的主题成为过度负担（unduly burdensome），事实上不可能进行完全检索或者根本不可能进行任何检索。
（3）权利要求不清楚
一个例子是，申请人对于用于定义发明的参数的选择使得不能与现有技术进行有意义的比较，可能是因为现有技术没有采用相同的参数，或者根本没有采用任何参数。在这种情况下，申请人选择的参数可能不清楚，参数的不清楚可能导致不能对所有权利要求、一个权利要求、或权利要求的一部分进行有意义的检索，因为参数的选择使得不能将所要求保护的发明与现有技术进行合理的比较。如果是这样，则应用EPC细则63条以及根据细则63条第（2）款随后发出不完整的检索报告报告（incomplete search report）可能是适当的。
（4）权利要求违反EPC第76条或第123条（2）款
对于具有下列情况的增加的主题的权利要求，EPC细则第63条也可适用：
- 分案申请的权利要求违反EPC第76条，其中第76条规定：欧洲分案申请不能超出提交的在先申请的内容；
- 在申请日之后提出权利要求且违反EPC第123条（2）款的申请，也就是我们常说的修改超范围的情况；或
- 对于Euro-PCT申请，提交修改后的权利要求作为补充检索的基础并且违反EPC第123条（2）款。
总结而言，在一件专利申请由于权利要求不清楚、缺少技术特征、公开不充分等等原因而难以确定检索主题以致无法进行有意义的检索的情况下，检索部门无法完成检索，此时可根据EPC细则63条第（1）款发出请申请人澄清检索主题的通知或邀请（Communication or Invitation pursuant to Rule 63(1) EPC）。
以下为EPO发出的这种通知或邀请的示例：
该邀请随附了详细解释为何检索部门不能进行有意义的检索的理由，并且设置了两个月的期限，要求申请人在该期限内提交陈述。
2. 收到此类邀请应如何应对？
如上针对细则63条第（1）款所述以及由上述邀请的示例可见，申请人需要提交陈述（statement，或称声明）来澄清要检索的主题。那么，是否意味着申请人只能通过陈述来克服上述缺陷？如果仅仅陈述仍难以澄清检索的主题又该如何处理？
实际上，在答复该邀请时为了澄清检索主题的目的而在陈述同时提交修改的权利要求也是可以的，那么为什么细则63条要采用“陈述（statement）”这种表述呢？对此，EPO审查指南对于该“statement”做出了解释：
根据EPC细则第137条第（1）款的规定，作为答复上述邀请而提交的包含改写后的权利要求（reworded claims）的陈述不被视为修改的权利要求，而仅被视为是对最初提交的权利要求的解释。如果申请人希望正式引入这些权利要求，则需在EPC细则第70条（1）款和（2）款规定的时限内提交表明这种意图的声明（笔者注：细则第70条（1）款规定申请人需在检索报告公开后六个月内提交实审请求，细则第70条（2）款规定若在检索报告发出之前申请人已经提出实审请求，则需要申请人在指定的期限内明确表明申请人是否希望继续该申请）。这种确认性的声明可以与针对扩展检索报告的答复一起提交，或者在适用的情况下，在符合EPC细则第70条（1）款和（2）款的要求时提交。检索部门将尽可能根据这些澄清起草检索报告，检索报告和检索意见都必须清楚地表明所检索的内容。
从审查指南的上述规定可以看出，采用“陈述（statement）”这种表述是因为答复上述邀请并不是提交修改的权利要求的时机，因为EPC细则第137条第（1）款规定，在收到检索报告之前，申请人不能修改权利要求书、说明书或者附图。
不过，需要注意的是，尽管在答复该邀请时可以提交修改的权利要求来帮助澄清检索主题，但是此时提交的修改的权利要求并未正式引入，还需要在答复检索报告时提交确认性的声明以便正式引入这些修改的权利要求。
例如，笔者处理过的一件欧洲申请在答复上述邀请并且同时提交了修改的权利要求后，收到EPO发出的通知如下：
当然，仅仅通过陈述来澄清要检索的主题而不修改权利要求也是可以的，而且，根据EPO审查指南的规定，甚至不是指明要检索的主题，而是仅仅争辩申请人认为能够对要求保护的所有主题进行有意义的检索也是可能的。
另外，我们知道，在EPO的检索和审查阶段，是允许申请人在答复时提交多套请求的，即主请求以及一个或多个辅请求。这种主请求加辅请求的答复方式在上述邀请的答复中也同样适用。EPO审查指南规定，申请人在答复该邀请时，可以提交申请人认为完全可以检索所有要求保护的主题的争辩意见作为主请求，并且明确指出要检索的特定主题作为辅请求，以防检索部门不接受该争辩。
总结而言，收到上述邀请后，可能的答复方式包括：仅争辩能够针对所有主题进行有意义的检索；澄清或者明确指出要检索的主题；通过修改权利要求的方式澄清要检索的主题。而且，主请求和辅请求的答复方式也适用。
3. 针对上述邀请递交答复后的程序
如果申请人及时递交了答复并且指明了要检索的主题，且如果检索部门能够基于所指出的主题进行有意义的检索，则将对申请人指出的主题进行检索。
而如果申请人通过答复指出或澄清了要检索的主题，但仍不能对这些主题进行完全检索，则检索部门将确定要检索的主题，但是这应该与申请人的答复相符，或者在例外情况下，检索部门可以确定根本不可能进行有意义的检索。
比如，如上所述，在答复时，申请人可以仅争辩能够对要求保护的所有主题进行有意义的检索，如果检索部门被申请人的论述说服，则将发出完整的检索报告。如果检索部门不接受，或者只是部分接受，则将发出部分检索报告，并将决定检索哪个主题，或者在例外情况下，发出无法进行有意义的检索的声明（即上述EPC细则63条第（2）款规定的声明）。
需要注意的是，如果经答复后检索部门发出了部分检索报告，那么后续在审查阶段，审查部门应要求申请人将权利要求限制为检索的主题，也就是说，申请人需要删除未检索的主题对应的权利要求。
此外，根据EPO审查指南的规定，如果申请人针对上述邀请未及时递交答复或者未答复，则检索部门将确定检索哪些主题。这种情况下，可能发出部分检索报告，或者在例外情况下也可以发出上述声明。另外，超出规定期限递交的答复将被包括在文档中用于后续审查阶段考虑，因为这对于查看检索部门给出的进行不完整的检索的意见可能是有用的。
小结
本文介绍了欧洲申请的检索阶段中不完整的检索这种特殊情况的相关规定以及相应的实务操作，希望能够对读者朋友们有所帮助。如有任何错误或不准确之处，欢迎大家批评指正。
