发布时间: 2024-03-14
作者：臧云霄 副主任、合伙人、律师、资深专利代理师
很多企业为了宣传或者拉近与其客户的关系，在经营活动中有时会与产品销售一起搭赠或者单独无偿向客户提供赠品。为了更好的宣传自己，企业更倾向在赠品上使用或增加使用自己企业的商标（类似联名）。本文将通过案例来具体说明在赠品上使用商标的法律风险。另外，很多企业除了在企业核心产品或服务之外，往往同时在与主营产品相关的产品或服务上进行防御性商标注册申请，如何在连续三年不使用撤销案件中提供使用证据，是维持防御商标的关键，为此，很多企业希望以小批量赠品的方式委托他人生产并使用企业商标，以此作为撤三程序中的使用证据，那么在商标确权程序中，在赠品上的使用证据是否可以在行政程序中被接受，本文也讲会通过案例方式进行说明。
一、 赠品上使用商标的法律风险分析
《商标法》本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。
北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发〔2006〕68号）第22条规定“搭赠是销售的一种形式，因此搭赠侵犯注册商标专用权商品的行为是商标侵权行为，搭赠人应承担停止侵权的责任；明知或者应知所搭赠的商品是侵犯注册商标专用权的商品的，还应当承担损害赔偿责任。”国家知识产权局关于印发的《商标侵权判断标准》第二十六条：“经营者在销售商品时，附赠侵犯注册商标专用权商品的，属于商标法第五十七条第三项规定的商标侵权行为。”
因此，根据商标法规定并结合上述解答和判断标准，同正品一起出售或搭赠的赠品上使用商标也可能会构成商标侵权行为。
在东明黄河明珠金桥加油站、河北纳利鑫洗化有限公司侵害商标权纠纷案件中）（〔2020〕鲁民终741号）中，被告金桥加油站辩称其不从事被诉侵权商品销售，主观上没有侵权故意，也没有盈利，不构成侵害商标权。法院认为：被诉侵权商品洗衣液是消费者在金桥加油站加油后，金桥加油站以赠品形式提供，因此，该提供赠品的行为作为促销手段属于销售行为的组成部分，金桥加油站销售了被诉侵权商品。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。金桥加油站主张其不知道销售的是侵权商品，主观上没有侵权故意，并提交了购买侵权产品的收据及出售方的工商登记信息，但收据上仅在收款人处加盖了出售方的印章，但并未有付款人或收货人的信息，未提供购买被诉侵权商品的购货合同、发票、付款凭证等，且考虑到该出售方的经营范围为生产、销售汽车养护用品而非经营洗化日用品，故法院认定金桥加油站提供的证据无法证明被诉侵权商品系合法取得。金桥加油站的合法来源抗辩主张不能成立，因此，承担停止侵权和赔偿损失的责任。
根据上述案例，企业对搭赠或单独提供赠品的商标侵权法律风险一定要重视，虽然可能只是不起眼的肥皂等低价值产品，也可能侵犯他人商标专用权。
二、 赠品上的使用能否被认定为商标的使用
前面分析了赠品的商标侵权问题，那么另外一个问题来了，如果为了避免商标侵权风险，企业可以在常用商品上申请注册商标，等商标核准了再使用（确实很多企业从防御注册的角度，除主营的产品或服务外，还会在与日常经销没有门槛的相关商品上也进行商标注册申请，比如抱枕、包、伞等）。在这个前提下，商标侵权的风险基本可以不考虑了，但企业也不是完全高枕无忧。随着国内商标申请和注册商标存量的逐渐增大，可以用作或者商标组合的常用词汇越来越稀缺（尤其是中文字），在先的注册商标很容易成为在后商标申请的障碍，在后申请的商标为了获得核准注册，遭遇注册障碍时的常规手段就是以连续三年不使用为由提出撤销申请（以下简称为“撤三”或“撤三申请”，毕竟这种撤销成本很低，作为申请人无需举证）。赠品毕竟不是企业的常规生产经销的产品，搭售或赠送的商品也经常根据时间或场合发生变化，那么怎么能保住在赠品上的商标注册？以下通过两个案件来说明这个问题。
在江西开心人大药房连锁有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标撤销复审行政纠纷中（〔2016〕京行终131号），江西开心人大药房连锁有限公司（以下简称“开心人大药房公司”）在第3类的“肥皂、牙膏”等商品上申请注册“开心人大药房”商标，商标核准后被第三方提出撤三申请。开心人大药房公司在行政程序中提供的使用证据是，向案外人购买洗洁精的采购合同，合同中载明“因门店促销活动的需要，甲方所供货品需使用‘开心人大药房’注册商标做为货品商标标识”。印有诉争商标的产品实物照片显示，诉争商标被贴印在雕牌等其他品牌的洗洁精商品上，但该商品仍可被清楚识别为雕牌等其他品牌的洗洁精。开心人大药房公司认为：出于品牌推广目的，经常向顾客赠送一些日常生活用品，通过上述营销活动，对诉争商标进行了实际的商业使用。法院认为：商标最基本的功能是表明商品的来源，以便相关公众区分不同的商品提供者。开心人大药房公司虽然把诉争商标贴印在雕牌、立白洗洁精等去污商品上作为赠品发放，但受赠者仍可清晰辨别开心人大药房公司并非赠品的生产者。该使用行为无法区分商品来源，不构成商标使用。
在另一案件，恒大地产集团有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、江西恒大高新技术股份有限公司商标权撤销复审行政纠纷一案（〔2017〕京行终2424号）中，江西恒大高新技术股份有限公司（简称江西恒大公司）在第14类“贵重金属及其合金、镀金制品、宝石及贵重金属制纪念品”等商品上申请注册了“恒大”商标，恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产公司”）对该商标提出撤三申请。该案中，江西恒大公司提供证据证明其委托他人制造了1000枚“银质纪念章”商品，该商品上标注了“恒大”商标，法院认为：江西恒大公司制作上述1000枚“银质纪念章”，通常情况下是用于赠送客户或者对外销售，无论赠送还是销售，均为面向消费者（客户）的商业性使用行为，构成对复审商标的使用。
根据以上行政确权阶段的案例可以看出，在赠品上使用商标在撤三申请中主要有如下几种可能性：一是赠品是自己生产或委托他人生产的商品上使用自己的商标，一般构成商标使用；第二种情况是，赠品是购买的第三方品牌产品（该产品上已经有第三方的商标），再贴附自己商标，这种情况下不一定构成有效的商标使用行为，要看该贴附商标的表现是否有区分商品来源的作用。如果该商品上仍明显分辨出是他人的商标，则起到的是区别他人商品的作用，不能作为自己商标的使用。所以在这种情况下，在商品上的商标标注就需要特别注意。
综合以上商标侵权案例和商标确权阶段的行政案例可以看出，不管是行政还是司法程序，赠品是一种销售行为，企业要注意在侵权诉讼中的法律风险，在将常用商品上进行防御注册的情况下，可以通过赠品等小规模出售或赠送行为作为商标的使用证据，但要注意商标的标识，尤其在与他人商标一起使用的情况下。
