发布时间: 2024-03-07
《专利审查指南（2023）》中规定：审查发明的创造性时，由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低，从而犯“事后诸葛亮”的错误。审查员应当牢牢记住，对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的，以减少和避免主观因素的影响。
“事后诸葛亮”问题是针对实质审查阶段中关于创造性的审查所提出的，其本质是发明人的技术贡献被忽略的问题。诚然，创造性评价的恰当与否，与审查员的审查水平密切相关。但笔者认为，该问题的出现，并不能单一地归因于审查员的审查水平，且如此归因也很难从根本上解决问题。对于“事后诸葛亮”问题，还需要从申请文件向审查员实际展示的内容讨论。
提交一份申请文件的实质是向审查员展示发明人的智力成果，该智力成果只是发明人的一系列智力活动的最终结果，申请文件中虽然也会提到技术问题和技术效果，但通常都是以简单的结论的形式出现，而发明人的技术贡献并不仅仅体现在最终结果中，还可能体现在发现不常见的技术问题、探究常见技术问题的非常规的原因等。审查员在阅读申请文件时，就是跳过研发过程，直接看最终结果，没有办法获知申请文件记载的技术的来龙去脉，自然就会落入到以自己为中心的“心证”，从某种角度上看，审查的过程天然就是 “事后诸葛亮”的过程。而这显然不利于鼓励创新，也不是专利主管部门和申请人们愿意看到的，所以在答复审查意见时，才会存在针对“事后诸葛亮”问题的大量的唇枪舌剑，讨论评价方法和答复策略的各类文献也非常多，但这似乎并不是从根源上尝试解决问题，答复阶段难以解决的问题，有时是可以溯源到撰写阶段来改善的，申请文件本身可能并没有全面的展示技术贡献，导致审查员有较大可能性会出现“事后诸葛亮”式的评价，而本文所要探讨的正是如何在申请文件的撰写阶段，就尽可能全面地体现出技术贡献。
首先，由于权利要求书的撰写受到较多的限制，一般仅能体现技术手段，以此确定保护范围，能综合性体现技术贡献的只有撰写限制相对较少的说明书了。专利法第26条虽然规定了说明书应当满足的条件，即清楚、完整和可实现，但这是站在公众利益的角度，确保说明书记载的方案可实施的兜底性要求，与其创造性无关。因此，在撰写说明书时不能仅仅以满足专利法第26条的规定为标准，而是应当充分挖掘技术产出的整个过程中的技术贡献，并体现在说明书中，在审查员看到最终结果的同时，还能看到研发过程，最大程度的避免审查员仅就技术特征进行比对。下面提供笔者关于如何撰写出容易忽视的技术贡献的思路：
1、写出产生技术问题的场景，该场景不是用途，而是产生技术问题的技术基础，例如，关于一个穿过多个平板的开孔的结构的方案，若解决的技术问题与各平板的某些特性相关，则需要写清楚这些平板及其特性，也就是说，要提供一个存在该技术问题的技术方案。
2、基于上面的场景，写出发明人发现的技术问题，与审查逻辑相对应，这里的技术问题应当是研发人员实际面对的技术问题，不应包含明确给出引导的技术手段，例如，针对显示器，研发人员面临的技术问题可能是画面亮度不高、屏幕存在坏点、功耗高以及制造过程中容易破裂等，而不是某条导线的长度过大、某两个结构的距离过近等。同时，技术问题不限于是独立权利要求解决的技术问题，还可以包括从属权利要求的方案所解决的技术问题，前述的场景也应为这些技术问题提供基础。需要注意的是，在撰写说明书时，省去公知常识的前提是，能准确分清现有技术和公知常识（以是否可举证为标准），不能将现有技术当成公知常识在说明书中省略。
3、分析技术问题产生的原因，可以根据基本的物理规律以及本领域的常见的原理还原发明人的找到原因的思考过程，以体现探究产生技术问题的原因的难度。例如，现有显示器中容易出现局部亮度异常，发明人在排查过工艺误差等问题后，对特定信号的波形进行了分析，发现造成亮度异常的原因是某两条信号线在局部交叉，而交叉区域产生的寄生电容对正常信号造成了干扰。为此，发明人重新设计信号线的图案，并对相邻的其它信号线的图案一并进行了调整，在不影响信号传输的前提下，解决了该问题。该示例中对技术问题产生原因的分析需要付出较多劳动，不仅需要理论层面的推导，还需要实验来分析验证。最终得出的信号线的图案变化实际上只是局部微小的变化，若仅仅从信号线的图案变化来看，与现有技术区别并不大，在创造性审查阶段，有较大可能会遇到“事后诸葛亮”式的评价，使得该发明很难被认为具有创造性。因此，只有在说明书中充分体现发明人对技术问题的分析过程，才能真正展示出真正的技术贡献，防止审查员对技术贡献的忽略。
结合上文对技术问题的说明，在分析其原因时，需要保证逻辑链条完整，将问题逐步定位到具体的特征（可称为原因特征），当然，还可提供相关的实验信息。若存在多种可能的原因，建议写明本发明选择某一原因的理由；若本发明的原因不是本领域常见的原因，则也建议在说明书中写明。
4、在上述分析的基础上，针对产生技术问题的原因的特征，结合权利要求的布局，说明改进的手段。若存在多个并列的方案，则可以针对原因特征提供多种改进手段。实践中，在确定技术手段时，可能存在大量方案的筛选，特别是在化学和材料领域，为了选取符合要求的某些化合物，可能需要大量的实验，在这种情况下，实验手段和实验结果就变得尤为重要，相较于最终选择的化合物，选择的过程能更好的体现发明人的付出，从而体现本发明的创造性。
其次，针对目前的撰写实践，探讨以何种文章架构进行说明书的撰写。
在撰写申请文件，一般的做法是：先撰写权利要求书，再根据专利法26条等规定，基于权利要求书撰写说明书，权利要求的叙述架构就是说明书的叙述架构，通过对权利要求的示例化，达到支持权利要求以及充分公开的目的，叙述架构如下面的图1所示：
图1
图1中的字母A至D表示技术特征，同一字母不同数字表示同一上位特征下的不同下位特征。正如上面分析的，权利要求实际上是整个智力活动的最终结果，以此架构搭建说明书，通常是基于独立权利要求的技术特征构建一个较为概括的实施例，再通过追加和进一步限定的方式逐层引出新的实施例。
图1中的说明书架构，不同实施例之间具有较强的独立性，不同的实施例解决的技术问题可能不同，且技术问题所产生的场景可能也存在区别，若要每个实施例都采用上文提到的全面反映技术贡献的方法，则需要针对各个独立的实施例分别进行上文中的操作，较为繁琐，且会使说明书的可读性降低。
针对上述常规撰写方式的缺陷，笔者提出一种说明书的撰写思路，仅供参考：
在撰写说明书时，无论改进点涉及产品中的哪些技术特征，首先对产品的整体架构进行说明，以能实现基本功能为准，例如，对于显示器，可从膜层堆叠的角度写出基本的膜层，并从驱动的角度写出基本的驱动架构。当然，对于较为复杂的产品，可以进行模块化的表述，仅写出改进点涉及的功能，例如，对于手机，可以分为显示部分和通信部分，若全部的改进点都仅涉及显示，则通信部分不用提及。该整体架构应确保其内容是常见产品共有以及改进点涉及的部分，这就要求代理师对该领域有较深入的了解，且熟悉申请人的产品。
然后，基于上面的整体架构提出技术问题，并分析技术问题产生的原因，再分别用体现改进点的技术特征替代整体架构中的相关技术特征，或者，以追加技术特征的方式在整体架构中体现改进点，具体操作方法可采用上文中全面体现技术贡献的方法。说明书的具体架构如下面的图2所示：
图2
图2中的蓝色结构为整体架构的各个技术特征，黄色结构为体现改进点的技术特征，其中，E特征可以追加在A特征和B特征之间，B1特征和D1特征可以分别替代B特征和D特征，C1至C3分别可以替代C特征。在该架构下，A至D的整体架构可以用于分析各种涉及改进点的技术问题及其原因，不用针对各个独立的实施方式分别分析。此外，在该架构下，不同实施例之间存在明确的共用部分和区别部分，即便要将各实施例分别独立撰写，也不容易出现错误。
以上第二种说明书的架构较为适用于显示器、手机、家用电器、电池、汽车等产品整体架构相对稳定，技术方案的提出有明确的技术问题的情况，以改进型发明居多。
此外，还存在一些发明创造并非基于技术问题而产生，而是偶然完成的，例如，在制造强力胶时，无意中得到的不干胶；再如，将加入3％的碳黑错用为30％而得到的高耐磨性的轮胎等。虽然审查指南规定：不管发明者在创立发明的过程中是历尽艰辛，还是唾手而得，都不应当影响对该发明创造性的评价。绝大多数发明是发明者创造性劳动的结晶，是长期科学研究或者生产实践的总结。但是，在撰写时，若仅就技术方案本身及其效果进行说明，难免使审查员认为参数的调节是可以根据实际需求而选择的，通过常规实验即可实现。因此，在撰写此类案件的说明书时，需要交代清楚技术方案得出的过程，同时，还可以通过与发明人的沟通，补充对该技术手段的验证过程和结果，避免仅仅从效果角度来说明本发明的创造性。
结合上面的内容，本文旨在讨论如何借助于说明书的撰写将一项发明创造的技术贡献尽可能多的体现在申请文件中，降低实审阶段遭遇“事后诸葛亮”式的评价的风险，或者，在答复此类审查意见时，有充足的内容可以用于抗辩。同时，时下说明书的撰写存在僵化的问题，按照特定的套路或模板撰写较为常见，但通常都是以充分公开和支持权利要求的范围为导向，而没有真正展示出发明创造本身的价值，即技术贡献，且专利审查指南也没有要求必须要对研发过程等内容进行说明，但这些内容又往往对创造性的成立产生直接的影响，特别是在技术特征本身并不复杂的情况下，研发过程的引入有时会起到至关重要的作用。
在专利申请文件的历史上，说明书的存在，远早于权利要求书（在1836年美国修改专利法后，专利申请文件中才引入了权利要求书），随着时代的发展、法律制度的变化和技术的演进，说明书本身的撰写方式也应当与时俱进，成为“活”的文件。
