发布时间: 2024-03-06
作者：王迎运 专利代理师
对于发明专利申请，审查意见引用得最多的条款就是专利法第二十二条第三款，即缺乏创造性的审查意见基本上是所有案件都会面临的问题。
专利法第二十二条第三款规定，对于发明专利申请，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。
审查指南第二部分第四章规定，判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。判断方法为“三步法”：
第一步，确定最接近的现有技术；
第二步，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；
第三步，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见；其中，当区别技术特征为公知常识时，通常认为现有技术中存在技术启示，从而认定为要求保护的发明对本领域技术人员来说是显而易见的。
在审查实践中，代理师经常会收到审查员发出的认定某个区别技术特征为本领域公知常识或常规技术手段的审查意见。在代理实践中，笔者认为可以考虑从以下几个方面制定相关答复策略：
（一）审查员并未给出公知常识证据
审查指南第二部分第八章规定，审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。
在笔者的一个实际案例中，权利要求1请求保护一种采用低硫石蜡基原油生产低硫船用残渣燃料油的方法。审查员引用对比文件1为最接近的现有技术，并将权利要求1与对比文件1相比的区别技术特征“原料不同、减压闪蒸分离及相关操作”认定为本领域技术人员在对比文件1的基础上容易想到的，从而认为本申请的技术方案不具有创造性。但针对该公知常识，审查员并未提供公知常识证据。对此，我们在答复审查意见时强调了以上特征并非为本领域的常规技术手段，并请求审查员针对公知常识举证。该案在一通答辩后授权。
在另一个实际案例中，权利要求1请求保护一种含氟含油废水的预处理方法。在第一次审查意见通知书中，审查员认定向所述含氟含油废水中加入酸以调节pH≤10后再加入所述含铝化合物，可以实现除氟的同时可以除油是本领域的公知常识。对此，代理师在答复第一次审查意见通知书时，结合本发明申请技术方案的构思阐述了该特征并非为本领域的常规技术手段，并请求审查员举证。在第二次审查意见通知书中，审查员对此引入了两篇公知常识证据。
（二）审查员给出的公知常识证据是否为合适的载体
审查指南第四部分第八章规定，主张某技术手段是本领域公知常识的当事人，对其主张承担举证责任。当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识。因此，在审查实践中，公知常识证据的载体是否符合要求也是一个重要的考虑因素。
1、技术文献通常不可以作为公知常识证据的载体
在第229128号复审决定中，实审审查员在驳回决定中引用了技术文献（“Characterization of novel steviol glycosides from leaves of Stevia rebaudiana Morita”，Masaya Ohta,等，The Japanese Society of Applied Glycoscience，第57卷，第3期，第199-209页，2010年12月）以表明莱包迪苷M是现有技术中已经公开的一种常规的甜菊甜味剂。在复审决定中，合议组认为，该文献并没有作为对比文件使用，其作为一篇研究性期刊类文献，无法表明其公开内容是本领域为解决相关技术问题而采用的惯用手段，也不属于工具书或者教科书类文献，因此该证据不能构成公知常识性证据，其所公开的内容不足以说明莱苞迪苷M作为甜菊甜味剂已达到了本领域公知的水平，因此，撤销了该驳回决定。
由上，笔者认为，在代理实务中，面对审查给出的非对比文件，代理师应具有一定的敏感度，其是否可以作为公知常识证据的载体应作为一个重要的考量因素。
2、多篇技术文献作为公知常识证据的要求较为苛刻
在第239399号复审决定中，实质审查部门在前置审查意见书认为基于专利文献1：CN104573771A，公开日为2015年04月29日；专利文献2：CN203399155U，公告日为2014年01月15日；专利文献3：CN101374294A，公开日为2009年02月25日可知，本领域中对于依据手机的配件切换对桌面主题进行切换是本领域的常规技术手段，属于公知常识。对此，在复审决定中，合议组认为，这三篇专利文献中有一篇专利文献证据的公开时间为2015年04月29日，距离本申请的申请日2015年05月27日很近，而且“依据手机的配件切换对桌面主题进行切换”均属于这三篇专利文献证据的发明构思，因而实质审查部门给出的三篇专利文献证据无法表明其公开内容是本领域为解决相关技术问题而采用的惯用手段，也不属于工具书或者教科书类文献，因此上述证据不能构成公知常识性证据。
由上可见，尽管在审查实践中，多篇技术文献披露的技术信息有可能被认定为公知常识，但其门槛要求较高，需针对这些技术文献给予具体分析，以判断能否构成本领域惯常采用的技术手段。
3、并非所有书籍均可以作为公知常识证据载体
在（2020）最高法知行终35号判例中，争议焦点为：涉案《肿瘤研究前沿》第8卷是否属于公知常识性证据。最高人民法院二审认为：首先，从载体形式看，《肿瘤研究前沿》第8卷属于图书，并非为一审判决中认定的期刊杂志；其次，从内容及其特点看，《肿瘤研究前沿》第8卷虽然属于图书，但该书旨在介绍世界肿瘤研究的最新进展，并非讲述肿瘤研究领域一般性技术知识，不属于通常意义上教科书；此外，本案并未有其他证据表明，该书在相关领域已经成为研究人员的普遍参考用书。因此，最高法认定《肿瘤研究前沿》第8卷虽然属于图书，但并非通常意义上的教科书，尚不足以认定属于公知常识性证据。
由上可见，在代理实务中，面对审查员引用的书籍类公知常识证据，不能盲目认可，而需根据其公开内容来判断是否能构成本领域的公知常识。。
（三）公知常识证据并未给出明确的技术启示
在审查实践中，大多数情况下审查员引用的公知常识证据的载体是符合形式要求的。此时，该公知常识证据所披露的信息是否可以给出解决本申请技术问题的启示就是代理师实务工作中的重要考量因素。笔者列举了以下两种公知常识证据并未给出明确的技术启示的情形：
1、 公知常识证据给出的技术启示过于宽泛
在审查实践中，审查给出的公知常识证据存在着给出的技术启示过于宽泛，并未给出明确教导的情形，代理师在处理该类案件时应格外注意。以如下判例为例：
在（2019）最高法知行终127号判例中，争议焦点之一在于公知常识证据是否能说明将对比文件1的骆驼V基因（VHH）替换为源自人的天然存在的V基因片段是本领域的常规选择。
基于此，国家知识产权局引用的公知常识证据：《医学免疫学》（张昌菊主编，高等教育出版社出版，2003年9月第1版第1次印刷，第29页）记载：体外制备的单克隆抗体来源于小鼠，如给人体注射，将产生针对鼠源性抗体的免疫应答，出现类似于破伤风免疫血清用于人体的副作用。因此，必须对鼠源性抗体进行改造，使其结构接近于人的Ig甚至完全和人Ig相同，才能确保抗体应用于人体的安全性。……人源化抗体（humanized antibody）只保留小鼠单克隆抗体与抗原表位特异结合的互补决定区CDR部分，抗体其余部分来自人Ig的抗体……与嵌合抗体相比，引起免疫应答的免疫原性大大降低。以说明本领域公知存在降低抗体免疫原性、提高治疗效果的需求。
对此，法院认为，面对所要解决的客观的技术问题，本领域普通技术人员从现有技术中可以获知的启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据研究方向的一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性。在对比文件1的基础上研发仅包含天然人V基因片段仅有VH重链的抗体时，虽然对比文件1给出了使用骆驼化V基因片段形成单重链抗体的方法，且本领域确实存在降低抗体免疫原性、提高治疗效果的需求，但是基于人的天然的仅有VH重链的抗体会发生聚集或者黏着，而骆驼化V基因片段形成的仅有重链的抗体具有更好水溶性的认知，本领域普通技术人员难以有动机以“源自人的天然存在的V基因片段”替代“骆驼化V基因片段”。
2、公知常识证据没有给出技术启示
在审查实践中，存在着审查员针对区别技术特征给出的公知常识证据虽然公开了相关的技术手段，但并未给出将该技术手段用于本申请的技术启示的情形。
在一个实际案例中，权利要求1请求保护一种硅酸铝纤维的制备方法。权利要求1的区别技术特征为对原料废催化裂化催化剂进行脱钒处理并限定了具体技术手段。审查员认为该区别技术特征为本领域的公知常识，并给出了公知常识证据。经分析，笔者认为，虽然公知常识证据公开了对废催化裂化催化剂进行脱钒处理的技术手段，但该手段在本申请中的作用为提高硅酸铝纤维的耐火温度，而其在公知常识证据中的作用为用于废催化裂化催化剂再生进而提高催化裂化的效率。因此，该公知常识证据并未给出相关技术启示。
在另一个实际案例中，权利要求1请求保护一种镍硅复合氧化物在糖平台化合物制备长链烷烃过程中的加氢反应中的应用。审查员给出了公知常识证据以证明镍基催化剂可以用于加氢反应。经分析，镍基催化剂在本申请中的作用不仅仅是用于加氢反应，而是使C=C和C=O双键均加氢饱和。而公知常识证据中的加氢产物为饱和羧酸油脂，由于其存在羧基，因此可以看出其并未实现C=C和C=O双键均饱和。基于此，笔者认为，针对该区别技术特征，本申请相对于最接近的现有技术所解决的技术问题应认定为：提供一种使C=C和C=O双键均饱和的加氢催化剂；而并非为审查员所认定的提供一种加氢催化剂。因此，该公知常识证据并未给出相关技术启示。
（四）小结
通过上述分析，笔者认为在面对审查员发出的认定某个区别技术特征为本领域公知常识或常规技术手段的审查意见时，可以从举证责任、公知载体、技术启示等角度客观分析，该技术手段是否为本领域的公知常识，进而制定答辩策略，以提高发明申请的授权效率。
在代理实务中，关于公知常识的答复策略肯定还存在其他角度和考量因素，以上仅是笔者在日常工作和学习中的一些拙见，若有不足之处欢迎指正与补充。
