发布时间: 2024-02-06
作者：宋晓宝 合伙人、日韩代理部副经理、资深专利代理师
1．分案申请的概念
分案申请是与单一性原则配套而生的一项制度。一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见被动提出分案申请。
2．相关规定
《专利法》第三十一条：一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型，可以作为一件申请提出。一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。
《专利法实施细则》第三十四条，依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。
《专利法实施细则》第四十二条第一款，一件专利申请包括两项以上的发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在收到国务院专利行政部门对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。
3．案例简介
我方代理了一件实用新型申请，其被授权，并在办理登记手续的期限届满之前提出了分案申请。
但对于该分案申请，我方收到了《分案申请视为未提出通知书》，该通知书指出原因是：原申请符合单一性的要求，不属于可以分案的情况。
申请人对上述通知书不服，在规定期限内，向国家知识产权局提出了行政复议申请，在未经口头审理的情况下，国家知识产权局作出了《行政复议决定书》，其基本上维持了上述通知书，其主要理由在于：
对于本案，申请人正在考虑是否针对复议决定该提出行政诉讼。
另外，与上述案例相类似地，北京知识产权法院曾作出过一份行政判决书（( 2020 )京73行初3088号）。在该行政判决书中，北京知识产权法院认为：
最终，北京知识产权法院驳回了原告的诉讼请求，维持了分案申请视为未提出的复议决定。
4.讨论
我们暂且不论上述行政复议决定、判决书是否妥当，但以下问题值得思考：
（1）《专利法》第三十一条、《专利法实施细则》第三十四条、《专利法实施细则》第四十二条第一款针对的是发明、实用新型或者外观设计专利申请，其中，上述案例均是针对实用新型进行主动分案的情况。
在实践中，如果是发明专利申请，在发明专利申请被授权的情况下，申请人可以在规定的时间内将母案主动拆分成多个专利申请进行分案申请，而且，主动分案申请不拘泥于母案申请是否确实存在单一性缺陷，即使母案申请中的所有技术方案属于一个总的发明构思，并不存在单一性问题，也可进行分案申请。在代理实务中，针对发明专利申请的分案申请，基本上没有收到过《分案申请视为未提出通知书》，这就存在针对发明专利申请的分案申请与针对发明专利申请的分案申请的审查尺度不统一的问题。
（2）申请人通常只能基于母案申请主动进行分案，而对于分案申请，在没有收到关于单一性通知书的情况下，申请人无法主动进一步分案。而在欧洲、日本等，只要申请人愿意，就可以基于分案申请进一步分案。
显然，在上述案例中，申请人基于母案主动进行分案，国家知识产权局因原申请符合单一性的要求而作出《分案申请视为未提出通知书》，过于严苛。
（3）由于专利的申请时间与商业活动之间存在较大的时间差，如果过于限制创新主体根据市场的变化进行分案申请，则不利于提高创新主体的积极性。
5.小结
综上，笔者认为，首先，对于实用新型案件，建议申请人目前尽量避免将与原申请具有单一性的申请作为分案申请提出，其次，在实践中，申请人想基于分案申请进一步分案的需求较多，在当前申请人分案机会已经相对较少的情况下，过于严苛对主动分案的情况进行审查，不利于提高创新主体的积极性，建议放宽。
注：文中涉及单一性条款的专利法实施细则为修改前的专利法实施细则，修改后的实施细则仅仅是编号顺序改变，内容没有改变。
