发布时间: 2024-01-05
一、商标注册“恶意同日申请”问题的提出
国家知识产权局商标局2022年10月11日发布的“商标业务工作座谈会在京举办”报道表示：会议决定将打击恶意同日申请建议吸纳到下一步制度建设中。虽然后续在公开渠道并未查询到“恶意同日申请”的具体定义，但国家知识产权局在2023年9月25日发布的《关于商标注册同日申请程序的指引》（以下称《指引》）中使用了“恶意制造同日商标”等相关表述，对于“恶意同日申请”的具体情形，笔者理解可以参照《指引》的相关规定。
二、“恶意同日申请”的具体情形
商标同日申请是一个普遍存在的情况，尤其是可以作为商标申请的要素或要素组合等资源越来越少的情况下。《指引》发布的主要目的是指导和帮助商标申请人了解商标注册同日申请审查规则及相关程序。对商标注册同日申请的处理，《指引》规定：在商标注册同日申请程序中，原则上应先确定商标申请权的归属，待商标申请权归属确定后再对商标注册申请进行全面实质审查，但存在以下情形的除外:
1. 同日申请一方及各方以外的他人在冲突商品或服务类别上已获准注册相同商标，且商标注册同日申请审查时该在先注册商标权利未处于注销、撤销、无效宣告程序中；
2. 商标代理机构在代理服务以外的商品或者服务类别上申请商标注册，违反商标法第十九条第四款；
3. 同日注册申请被认定为不以使用为目的的恶意注册申请，违反商标法第四条；
4. 其他确需驳回的。
《指引》的前述规定并未使用“恶意”的修饰或表述，对于“恶意同日申请”的具体情形，可以参考《指引》的“具体例外情形举例”，其中“恶意制造‘摩飞’相关同日商标案”和“代理机构恶意制造同日商标案”均使用了“恶意制造同日商标”等表述，且上述案例将是否存在同日申请作为是否驳回的决定因素之一，强调了故意制造同日申请这一行为本身的主观恶意，更有利于理解“恶意同日申请”的具体情形。
除《指引》公布的上述案例外，笔者还检索到一件近期的因商标申请人故意制造同日申请而驳回的案件。国家知识产权局近日作出的《关于第63374420号“LAURA TONATTO”商标驳回复审决定书》（商评字[2023]第0000316702号）认为：申请人及其关联主体北京鑫鑫名品贸易有限公司存在故意制造同日申请商标的行为，申请商标的申请注册属于不以使用为目的的恶意商标注册申请，已构成《中华人民共和国商标法》第四条第一款所指的情形。
以下为前述案例详情及简要分析：
1. 恶意制造“摩飞”相关同日商标案
案件详情：山东某公司与北京某公司申请注册了“摩飞”“MORPHYRICHARDS”和“摩飞电器”等 86 件同日申请商标。商标注册同日申请的一方申请人为另一方申请人股东，申请双方存在关联关系。且上述商标注册同日申请在先商标权利障碍大部分被同日申请的一方提出撤销、无效宣告等申请。商标注册同日申请双方在对在先的“摩飞”“MORPHY”等商标提出撤销等申请后，又提出大量与之相同的商标注册同日申请，其申请均构成恶意制造商标注册同日申请情形，依照《商标法》第七条、第三十条予以驳回。
2. 第63374420号“LAURA TONATTO”商标驳回复审案
案件详情：第63374420号“LAURA TONATTO”商标的申请人为贝瑞玛(北京)商业发展有限公司（以下称贝瑞玛公司），贝瑞玛公司的股东孙宝明同时为北京鑫鑫名品贸易有限公司（以下称鑫鑫公司）的法定代表人，二者存在十分紧密的关联。国家知识产权局审理认为，申请人及其关联主体鑫鑫公司存在故意制造同日申请商标的行为，第63374420号“LAURA TONATTO”商标的申请注册属于不以使用为目的的恶意商标注册申请，依照《商标法》第四条第一款的、第三十条和第三十四条的规定予以驳回。
经进一步检索，笔者查询到贝瑞玛公司与鑫鑫公司于2022年3月29日同日申请注册了第63631177号、第63637675号“PETIT BATEAU”商标（目前上述两商标均被驳回），除此之外未检索到这两家公司的其他同日申请商标信息。与案例1中联合关联主体故意制造大量同日申请的情况不同，该案申请人与其关联公司仅存在少量的同日申请，但同样被认定为“恶意同日申请”。
3. 代理机构恶意制造同日商标案
案件详情：张某作为长沙某商标代理机构法定代表人，同日又以自然人身份累计申请了多件商标，与多个不同的申请人构成了 45 组商标注册同日申请。在全部 45 组同日申请中，有 33 组同日申请的另一方申请人委托了张某所在的代理机构代理。上述商标注册同日申请存在在先商标权利障碍被该长沙商标代理机构的控股公司或者由该长沙商标代理机构代理提出撤销、无效宣告等申请的情形。张某与其所在代理机构代理的申请人共同提出大量同日申请，构成恶意制造商标注册同日申请情形，依照《商标法》第七条、第三十条予以驳回。
参考上述案例，笔者归纳出以下几点：
首先，“恶意同日申请”是指故意制造同日申请，包括商标申请人和与其具有关联关系的其他主体故意制造同日申请、商标申请人和代理机构串通故意制造同日申请等形式。
其次，案例1、案例3的商标申请人均存在大量提交同日申请的情形，而案例2的申请人与其关联公司仅有少量同日申请商标的情况下也被认定为“恶意同日申请”。目前暂未检索到更多由于故意制造同日申请而驳回的案例，根据上述驳回复审决定，笔者推测同日申请双方/多方为具有关联关系的主体的情况下，即使同日申请商标的数量不多，也有可能构成“恶意同日申请”。
最后，故意制造同日申请不是一个独立的驳回的理由，而是判断该同日申请是否构成《商标法》规定的其他不予核准注册的情形的考量因素，依据何种条款驳回还需要结合案件具体情况。根据现有案例，此类驳回理由主要是违反《商标法》第七条规定的诚实信用原则、构成《商标法》第四条规定的“不以使用为目的恶意申请注册商标”等。
三、《指引》中有关“恶意同日申请”的相关规定对企业商标工作的影响
首先，从商标注册同日申请的审查程序看，同日申请的审查程序包含同日申请双方/多方提供商标使用证据、自行协商、抽签等多个阶段，而且等待同日申请审查结论所需要的时间受送达、回文等因素的影响较大，客观上会延缓商标注册的审查周期。有鉴于此，有时企业为了等待构成权利障碍的在先商标的撤三、异议等结果，会人为制造同日申请。
企业出于上述考量提交同日申请可能并不存在主观恶意，但参考《指引》的相关案例及上文案例2，具有关联关系的企业故意制造少量的同日申请也存在被认定为“恶意同日申请”的可能性，所以企业应尽量避免与子公司、控股公司或者具有关联关系的其他主体提出同日申请。如确需等待构成权利障碍的商标的审查结果，可以根据《评审案件中止情形规范》的规定在驳回复审等程序中申请中止审理。
另外，《指引》规定商标代理机构在从业中不得与其主要从业人员或者控制的其他实体人为制造同日申请商标，而且《商标代理机构信用评价指标体系及评价规则（试行）》也将代理机构单独或与其他关联主体代理恶意同日申请商标作为代理机构的信用减分项。所以从目前的规定和立法趋势看，代理机构的这种行为毫无疑问是受到负面评价的。企业也应当注意避免与代理机构故意制造同日申请，否则有可能被认定为“恶意同日申请”而驳回。
四、关于“恶意同日申请”相关问题的思考
1. 商标注册同日申请程序中对于是否存在“恶意同日申请”的审查是依职权还是依申请？
《指引》并未规定在商标注册同日申请程序中需要依申请才启动对“恶意同日申请”的审查，笔者理解国家知识产权局会依职权主动审查。对于企业而言，如发现侵害企业在先权益的“恶意同日申请”，也可以积极尝试向商标局提供相关线索。根据商标局电话咨询结果，企业、代理机构等可通过来函方式向商标局提供线索，需要在函件中说明对方“恶意同日申请”的具体情形，加盖公章并留下联系方式。
2. 《指引》仅规定了“恶意同日申请”在商标注册同日申请程序中的适用，在商标异议和无效程序中“恶意同日申请”是否也会作为影响案件审理结果的考量因素？
《关于第43973573号“赛尔群Celltrion”商标无效宣告请求裁定书》（商评字[2023]第0000041074号）认为：（1）本案被申请人与上海九博资产管理有限公司委托了同一家代理机构于同日申请注册了中文相同的“赛尔群Celltrion”、“赛尔群Saierqun”商标，难谓巧合，同时结合双方企业关系的查询结果，可以认定被申请人与上海九博资产管理有限公司具有关联关系。（2）“赛尔群”、“CELLTRION”商标具有较强独创性，争议商标“赛尔群Celltrion”与申请人商标的中英文组合相同，且上海九博资产管理有限公司还申请注册了“奔驰金服”、“美团金服”、“德邦金服”、“IBMBAAS”、“JDCOINS”、“巴宝利”、“赛尔群Saierqun”等与他人知名商标或具有较强独创性商标相同或近似的商标。综上，争议商标已构成《商标法》第四十四条第一款规定所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
在上述无效程序中，国家知识产权局将被申请人与关联公司同日申请注册相同/近似商标作为认定被申请人构成“以其他不正当手段取得注册”的考量因素之一，虽然裁定书未载明被申请人构成“恶意同日申请”，但上述裁定认为该同日申请“难谓巧合”，也是在一定程度上认定该同日申请为申请人故意制造。参照上述案例，笔者理解异议和无效程序中也会将“恶意同日申请”作为判断争议商标是否构成《商标法》第四条、第四十四条等情形的考虑因素。因此，如企业在异议、无效程序中发现被异议人/被申请人存在“恶意同日申请”，可以在异议申请书、无效宣告请求书中阐明这一情况。
另外，在笔者代理的一起商标异议案件中，被异议人除反复申请注册与异议人在先商标近似的商标外，还存在多个针对被异议商标的同日申请。笔者已在该案的异议请求理由中强调被异议人“恶意同日申请”的相关情形，现案件在审理过程中。我们也在通过具体案件积极探索，尝试在异议和无效程序中打击“恶意同日申请”，维护企业在先权益。
3.遏制“恶意同日申请”还需考虑的其他问题
首先，禁止代理机构与其主要从业人员或其他具有关联关系的主体人为制造同日申请或代理“恶意同日申请”能够一定程度上减少代理机构参与“恶意同日申请”的可能性，但申请商标注册并非只能委托代理机构办理，这一规定很容易通过商标申请人自行邮寄办理的方式来规避。
其次，参照《指引》的相关案例，商标申请人和与其存在关联关系的主体故意制造同日申请将被驳回，这在一定程度上能够减少个别企业通过故意制造同日申请抢注他人在先商标，拉长战线、待价而沽的情形，但实际上抢注商标往往会通过更隐蔽的方式，例如通过不同的个体工商户名义申请注册，这些同日申请的个体工商户之间可能确实不存在任何法律上的关联关系，很难证明其同日申请具有恶意。
我们在工作过程中也遇到了上述问题，在一起商标异议案件中，笔者发现被异议人安庆某个体工商户与其他个体工商户针对同一商标提交了三个同日申请，且上述同日申请委托的代理机构也相同（以下称代理机构A和代理机构B）。经过进一步检索，笔者发现代理机构A与代理机构B之间也存在十分紧密的关联。我们推测这些同日申请均为故意制造，笔者已收集现有的线索和证据向国家知识产权局提出商标异议，案件目前在审理过程中。
不正当地利用商标注册同日申请程序来抢注商标的情形防不胜防，而国家知识产权局治理“恶意同日申请”的相关制度也在进一步建设中，后续可能会有相应的解决措施。目前对于企业而言，需要做好日常商标监控，排查是否存在通过故意制造同日申请的方式恶意抄袭、摹仿企业商标的情形，如发现此类情况可积极尝试向商标局提供相关线索，并通过异议/无效等程序维护企业权益。
