发布时间: 2023-12-22
作者： 韩小芳 专利代理师
发明专利申请具备创造性是授予其专利权的必要条件之一。对于发明专利申请，《专利法》第二十二条第三款规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。对于突出的实质性特点，《审查指南》第二部分第四章规定，发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。
针对发明专利创造性判断，《专利审查指南》中给出了发明是否具有突出的实质性特点的一般性判断方法和显著的进步的判断标准，即“三步法”。应用“三步法”进行创造性判断的具体过程如下：
第一步：确定最接近的现有技术；
第二步：确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；
第三步：判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
审查实践当中，对于三步法中的第三步，在未检索到相应区别特征的实际公开证据的情况下，审查员往往会以该区别技术特征为某个领域的常规技术手段来否定本方案的创造性。即会以在对比文件的基础上结合本领域的常规技术手段容易得到本方案，得出专利申请不具备创造性的审查结论。
针对审查员下发的对比文件与常规技术手段结合的答辩，除了请审查员提供常规技术手段对应的公知证据进行证明以外，经笔者实践总结，认为还可通过论述“现有技术（即对比文件）与常规技术手段是否具有结合动机”这一方向来进行答辩。
例如，在一个实际案例中，权利要求1要求保护一种城乡规划图纸标准化处理方法。审查员引用了两篇对比文件，认为权利要求1中除“基于文本要素对所述面要素的用地类别进行修正”以外的技术特征被对比文件1和对比文件2公开，并以“基于文本要素对所述面要素的用地类别进行修正”是本领域为保证数据处理准确性所使用的常规技术手段，来否定权利要求1的创造性。
对此，笔者认为权利要求1保护的是按照确定的面要素的用地类别处理为用地分类标准的城乡规划图纸的技术方案，其是基于城乡规划图纸具有各个用地分别为一个面要素的特性来实现。
而对比文件1公开的是将CAD图纸转化为标准化的施工图的技术方案，由于工程建设中要用到的各种专业类型的施工图纸并不具有各个用地分别为一个面要素的特性，对比文件1与“基于文本要素对所述面要素的用地类别进行修正”的结合实际无法实现，从而本领域技术人员没有动机将“基于文本要素对面要素的用地类别进行修正”这一技术特征应用到对比文件1中。
对比文件2公开的是图像格式（JPG，BMP，PNG）转化的技术方案，其没有披露与“基于文本要素对面要素的用地类别进行修正”的有关内容，且对比文件2的内容并不涉及图像标准化处理，因此，本领域技术人员也没有动机将“基于文本要素对面要素的用地类别进行修正”这一技术特征应用到对比文件2中。
由此，论证了本方案并非对比文件1或对比文件2与常规技术手段的简单结合，以作为论述要求保护的技术方案具有创造性的依据。
在将以上论述作为主要内容提交答复后，审查员接受了此次的陈述意见，从而该案例中的专利申请在经过一次意见答复后即获得授权。
通过上述案例，笔者认为在面对对比文件结合常规技术手段的审查意见时，可以从“本领域技术人员是否有动机将常规技术手段应用到现有技术中”的角度来考虑答辩策略，以期获得专利申请的授权。
