发布时间: 2023-12-18
作者：徐莉 专利代理师、律师
【前言】
（2022）最高法知行终316号案例指出，发明构思是指在发明创造的完成过程中，发明人为了解决所面临的技术问题在谋求解决方案的过程中所提出的技术改进思路，决定了发明进行技术改进的途径和最终形成的技术方案的构成；采用“三步法”判断发明是否具有创造性过程中，在判断本领域技术人员是否会对最接近的现有技术产生改进动机以及是否有将作为现有技术的对比文件进行结合的技术启示时，如果发明与最接近的现有技术之间在发明构思上存在较大差异，则本领域技术人员通常不会有改进最接近的现有技术以得到本发明的动机。
笔者在日常的答复工作中，也会将论证发明与最接近的现有技术之间在发明构思上存在较大差异作为一种有效的答复手段。
本文将从一个具体案例出发，浅谈如何从发明构思的角度出发，有力地争辩创造性。
【具体案例】
本案的新申请阶段和OA答复阶段由他所代理，驳回后案件转入我所，经我所代理后在复审阶段案件成功获得授权。
本案在驳回前经过两次答复，两次答复的权利要求架构和争辩理由比较接近，下面将从第二次审查意见通知书的答复起简单梳理本案的发展脉络。
本案权利要求1
1. 一种降低压缩机噪声的装置，包括罩壳和隔板，罩壳与隔板组合形成共振腔与扩张腔，或罩壳与隔板组合形成共振腔，在共振腔的环形侧壁设有一个环形气孔，环形气孔由罩壳与隔板组合形成。
**对比文件1
对比文件1是一篇日文专利，本案权利要求1与对比文件1的对比图如下：
二通审查意见
对比文件1公开了一种降低压缩机噪声的装置，包括容器（相当于罩壳）和扩张型消音器（相当于隔板），还包括插入管；容器、插入管和扩张型消音器组合形成共振腔，扩张型消音器单独形成扩张腔；在共振腔内设有插入管，插入管上设有若干气孔。
本案权利要求1与对比文件1的区别在于：罩壳与隔板组合形成共振腔与扩张腔，或罩壳与隔板组合形成共振腔，共振腔的环形侧壁设有一个环形气孔，环形气孔由罩壳与隔板组合形成。基于该区别，本案实际解决的技术问题是减少部件使结构紧凑。
而为了减少部件使结构紧凑，本领域技术人员容易想到将对比文件1进行简单结构变形，而得到本案。
对二通的答复
围绕区别技术特征“共振腔的环形侧壁设有一个环形气孔，环形气孔由罩壳与隔板组合形成”，论述了对比文件1的缺陷（插入管与罩壳及隔板均存在接触面，这对两处接触面的密封性能要求很高，随着使用两处接触面的密封性会迅速恶化）以及本案的优点（不仅结构紧凑，还可很好地保证除环形气孔外的其他相关部分在使用过程中始终保持密封的状态），由此证明二者方案不同，本案权利要求1并非基于对比文件1的简单结构变形。
驳回决定
驳回理由与二通审查意见相同。
此外，针对二通的答复，驳回决定还指出：为了实现减少部件数量使结构紧凑，本领域技术人员将对比文件1进行简单结构变形的同时，也会综合考虑结构复杂性、加工难易和装配难易等因素，克服装配引起的密封性在长期使用后变差等缺陷，这对本领域的技术人员来说是显而易见的。
分析
笔者发现，本案在OA答复阶段，仅仅围绕结构区别以及由结构区别带来的效果区别争辩本案的创造性，反而落入了审查员的“本案是基于对比文件1的简单结构变形”的评述思路中，争辩显得苍白无力。
因此，笔者经过认真分析，从造成结构区别的发明构思区别出发，重构了本案的权利要求1，并围绕因发明构思差异导致结构差异、进而带来技术效果差异的思路撰写了复审意见。
复审意见
首先，通过重构权利要求1，使修改后的权利要求1与对比文件1相比具备如下区别技术特征：
a、扩张腔由罩壳位于隔板下侧的部分及隔板组合形成；
b、共振腔由罩壳位于隔板上侧的部分、隔板及第一弯折部和第三弯折部组合形成，在第一弯折部和第三弯折部之间形成与共振腔连通的环形孔。
接着，笔者先总体强调修改后的权利要求1与对比文件1在发明构思方面的区别（气流在消音装置中会经过两个阶段，一是经过扩张腔的作用减慢流速，二是经过共振腔的作用消减噪音，在这两个阶段中，本案与对比文件1从完全不同的发明构思出发，基于对气流的不同作用原理，采取了不同的技术手段，导致了结构特征的区别），以总体论述本案并非基于对比文件1进行简单结构变形，再分别针对区别技术特征a和b进行详细阐述。
关于区别技术特征a（气流经过扩张腔的作用减慢流速），笔者结合如下对比图阐述了修改后的权利要求1与对比文件1的区别：
修改后的权利要求1，在气流经过扩张腔的作用减慢流速的阶段，是基于稳定平缓减慢气流流速的发明构思，一方面由隔板与罩壳位于隔板下侧的部分组合形成扩张腔，使得扩张腔的容积相比于单独由位于罩壳内的隔板形成扩张腔的方案得到极大提升，另一方面扩张腔形成为环形且内壁平滑，不设置插入管等结构，从而气流流经容积较大内壁平滑的扩张腔，流速得以稳定平缓地减慢。
对比文件1中，是基于强制改变气流流向的发明构思，由位于容器内的扩张型消音器单独形成下部的扩张腔，并将插入管插入到扩张型消音器中，使气流在扩张腔的小空间内受到插入管的阻力急速折转，折转改变流向的过程必然伴随着波动和冲击，这与区别技术特征a的发明构思完全不同，对气流的作用原理也完全不同。
关于区别技术特征b（气流经过共振腔的作用消减噪音），笔者结合如下对比图阐述了本案与对比文件1的区别：
本案中，气流经过共振腔的作用消减噪音的原理是：气流流经共振腔外部时，部分气流穿过由第一弯折部和第三弯折部之间的间隙形成的环形孔，进入到共振腔体中产生共振，从而消减噪音；环形孔的设计，能够使得气流顺畅地进入到共振腔中，增强共振效果。
对比文件1中，共振腔形成在插入管内，气体流入插入管中与插入管的内腔产生共振；根据对比文件1的说明书描述，插入管至少插入到扩张型消音器的1/4的位置，才能够实现气流折转，使折转后的气流的脉动频率与插入管的固有频率吻合而产生共振。
最后，笔者再次总结强调本案的发明构思及对气流的作用原理与对比文件1所教导的发明构思及对气流的作用原理的差异，得出本案具有非显而易见性的创造性结论。
【总结】
在争辩发明的创造性时，从发明构思出发，论证发明与最接近的现有技术之间在发明构思方面存在较大差异，进而带来具体手段的差异及技术效果的差异，能够有效破解审查员的“三步法”评述，增加答复的成功率。
