发布时间: 2023-11-28
作者：王林 专利代理师
在权利要求书撰写过程中，专利代理师为了更好地保护申请人的技术方案，会基于申请人提供的最优实施例进行上位概括。而审查员在审查意见中有时会指出“权利要求的上位范围太宽，本领域技术人员无法预料该上位概念所包括的、说明书未公开的下位方案也能解决本发明的技术问题，从而权利要求书得不到说明书的支持，不符合《专利法》第26条第4款的规定”。
《专利法》第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要的限定要求专利保护的范围。
《审查指南》第二部分第二章第3.2.1节中规定：权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。
《审查指南》第二部分第二章第3.2.1节进一步规定：如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变形方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变形的方式。
那么结合《审查指南》上述规定，在答复涉及26条第4款的审查意见时，专利代理师可以参考以下几种思路进行处理。
一、证明审查员指出的上位概念对权利要求的整体技术方案要解决的技术问题不起决定性作用。
下面以一个例子说明上述答复思路的应用。
案例1中权利要求1保护的技术方案为：
1.一种图像处理方法，其特征在于，包括：
获取待处理病理图像；
在所述待处理病理图像中确定疑似核分裂显著区域；
裁剪所述待处理病理图像以获得尺寸大小不同的第一图块和第二图块，所述第一图块和所述第二图块均包括所述疑似核分裂显著区域，所述第一图块还包括所述疑似核分裂显著区域的周围背景区域；
利用第一背景学习分支网络对所述第一图块进行特征提取处理，以获得第一特征图，所述第一特征图包括所述疑似核分裂显著区域的周围背景区域的特征信息；
利用第二背景学习分支网络对所述第二图块进行特征提取处理，以获得第二特征图，所述第二背景学习分支网络和所述第一背景学习分支网络具有不同深度；
将所述第一特征图和所述第二特征图进行特征融合处理，以获得第一融合特征图；
根据所述第一融合特征图，在所述待处理病理图像中确定包括核分裂像的目标核分裂显著区域。
案例1中权利要求1要解决的技术问题为：“如何在病理图像中直接且准确地确定出核分裂像”。
针对上述案例1的权利要求1，审查员认为“说明书中只针对‘第一背景学习分支网络’给出了一种具体网络结构，本领域技术人员无法预料该第一背景学习分支网络上位概念所包括的、说明书未公开的下位方案也能解决本发明的技术问题，从而权利要求书得不到说明书的支持”。
然而，结合上述技术问题可以确定案例1的主要发明点在于：裁剪待处理病理图像以获得大小尺寸不同的第一图块和第二图块，其中第一图块中包括疑似核分裂显著区域的周围背景区域的特征信息，然后使用深度不同的网络结构分别对第一图块和第二图块进行特征提取处理，接着将从第一图块和第二图块提取出来的特征进行融合，最后根据融合后的特征在待处理病理图像中确定包括核分裂图像的目标核分裂显著区域。由此可见，案例1中的技术问题的解决不依赖于第一背景学习分支网络，多种结构的第一背景学习分支网络结合本申请提供的主要发明点均可以解决上述技术问题。将第一背景学习分支网络的具体结构限定到独立权利要求中，将损害申请人的合理利益，因此，目前权利要求中“第一背景学习分支网络”的技术特征表述是合适的，符合专利法第26条第4款的规定。
二、证明说明书未公开的其他下位方案都具备相同的性能和用途，且该相同的性能或用途对权利要求要解决的技术问题具有决定性作用。
（1）如果针对权利要求中的上位概念，说明书中记载了多个实施例。
在答复审查意见时，可以证明通过该多个实施例可以抽象出A特性，而该A特性对权利要求要解决的技术问题具有决定性作用，那就可以认为该权利要求得到了说明书的支持。
例如，案例2中要保护的是：“控制冷冻时间和冷冻程度来处理植物种子的方法”这样一个概括较宽的权利要求，而案例2说明书记载了该植物种子的处理方法可以适用的多个种子，且该多个种子都具备A特性，而该权利要求要解决的技术问题与该A特性有关，那就可以认为案例2的权利要求得到了说明书的支持。
（2）如果针对权利要求中的上位概念，说明书记载了一个下位方案，并记载了该下位方案与其它下位方案的一般关系。
在答复审查意见时，可以证明通过该一般关系可以解决权利要求要解决的技术问题，以此证明该权利要求得到了说明书的支持。
例如，同样对于“控制冷冻时间和冷冻程度来处理植物种子的方法”这样一个概括较宽的权利要求，如果说明书中不仅记载了适用于处理一种植物种子B的方法，而且还明确说明了该植物种子的处理方法还适应于与植物种子B一样具备C特性的其它种子，而该C特性对权利要求要解决的技术问题具有决定性作用，那就可以认为该权利要求得到了说明书的支持。
（3）如果针对权利要求中的上位概念，说明书只记载了一个下位方案，并且也未记录该下位方案与其它下位方案的一般关系。
可以结合说明书记载的技术方案，不进行创造性劳动的联想到多个下位方案，然后证明该多个下位方案都具备D特性并且该D特性对权利要求要解决的技术问题具有决定性作用，那就可以认为该权利要求得到了说明书的支持。
需要说明的是，上述部分案例是存在一定的撰写缺陷的。为了避免因为上述缺陷导致产生《专利法》第26条第4款中不支持的问题，专利代理师在撰写过程中要进行充分挖掘，为上位概念提供多个实施例，从而为上位概念提供足够的支持。
以上仅为笔者结合具体案例总结出来的一些观点，请各位专利代理师批评指正！
