发布时间: 2023-10-10
作者：肖滢 专利工程师
在《专利审查指南》中通过“三步法”判断发明的创造性，最后一步要求判断保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。具体在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得要保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。
在实际答复时笔者发现，由于区别技术特征相对简单，审查员可能主观上会从区别技术特征推出可解决的技术问题，因此认为区别技术特征为可获得的技术启示，因此认为无创造性。但笔者认为，未从解决的技术问题出发，由区别技术特征直接推出可解决的技术问题，便认为区别技术特征为可获得的技术启示，以此来评判创造性的方法是不对的。以下结合具体案例，浅谈从技术启示方面寻求创造性答复的思路。
具体案例
专利A提供了一种电机铁芯及压缩机，其中，电机铁芯包括：多个环形的硅钢片，多个环形的硅钢片依次层叠组成一两端开口的空心柱体，空心柱体中间部位的内径小于两端部位的内径。在本申请提供的电机铁芯及压缩机中，通过增大电机铁芯两端的内径，使得两端部位的内径大于中间部位的内径，由此避免电机铁芯在热套装配过程因口部收缩问题而影响电机铁芯的内径，达到改善定子/转子气隙的目的。
对比文件1公开了一种电动机转子铁芯，电动机转子铁芯包括具有小的内径铁芯部和具有比小内径铁芯部的内径大的大内径铁芯部。审查员认为对比文件1是电机转子铁芯，但是将电机转子铁芯结构用作为电机定子铁芯是本领域技术人员惯用的技术手段，对比文件1的结构是一端内径大一端内径小，将这种结构的电机铁芯用于热套装配过程中，就必然能抵消热套装配过程中产生的内径变形，能够避免电机铁芯在热套装配过程中因口部收缩问题而影响电机铁芯的内径，将这种结构的铁芯用作为电机定子铁芯，就能够有效地改善定子/转子气隙。因此在对比文件1的基础上结合本领域的公知常识得到本申请的技术方案是显而易见的。因此认为权利要求不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
代理人在仔细阅读对比文件1以及审查意见后，不认同审查员的审查意见，主要理由有：
（1）对比文件1要求保护的为电机转子铁芯，而专利A要求保护的为定子铁芯，对比文件1与专利A保护的对象不同；
（2）专利A通过增大电机定子铁芯两端的内径，使得两端部位的内径大于中间部位的内径，由此避免电机定子铁芯在热套装配过程中因口部收缩而影响电机定子铁芯的内径，达到改善定子/转子的气隙的目的。对比文件1中定子的内径一致，转子的外径一致，在外壳热套时，定转子之间未留出供定子受挤压变形的空间；对比文件1中设置的转子铁芯端部内径不一致解决的问题主要是更加高效率的冷却转子，并未解决专利A中提出涉及解决定/转子的气隙问题。因此，在遇到解决定子/转子间气隙问题时，并非看到对比文件1中的转子铁芯的结构设置，便有动机地直接移植到定子铁芯上，现有技术中对定子铁芯和转子铁芯的气隙问题的改善多为从定子和转子的整体直径尺寸上进行设置。
（3）审查员并未从对比文件1中解决的技术问题出发来判断专利A区别技术特征是否为技术启示，而直接是从对比文件1可得到上述区别技术特征，该区别技术特征可解决专利A中提到的技术问题，因此认为专利A中的区别技术特征为显而易见的手段，即区别技术特征为从对比文件1中获得的技术手段。
根据审查意见，笔者认为审查员在判断区别特征为可得到技术启示的思路为：首先有相似的区别技术特征，且相似的区别技术特征可以直接从转子铁芯上移植应用到定子铁芯上，而当应用到定子铁芯上则可获得专利申请中提到的解决定/转子的气隙问题的技术问题。审查员在判断创造性时，并未从解决的技术问题是否相同出发，由技术特征推出可解决的技术问题，便认为区别技术特征为获得的技术启示。笔者认为这样的判断是不恰当的，因此，审查员并未从发明申请本身解决的技术问题出发，分析对比文件是否给予区别技术特征的技术启示，而是直接从对比文件的技术特征出发，将对比文件中的技术特征带入至发明专利A中，主观地认为将对比文件1中的转子铁芯的技术特征可直接移植至本发明专利中。
基于上述笔者提出的不认同审查员审查意见的理由，笔者又添加了一些其他的技术特征，进行答辩。
但此案件的后续答复并未被审查员接受，在驳回通知书中审查员仍坚持原审查意见。专利申请人对审查员的驳回通知书不服，指示我们提出复审请求。笔者在处理复审请求时，主要仍使用了第三次答复意见时的修改版本。最终复审决定书采纳了我之前的答复意见，认定本专利申请有创造性。本专利并最终获得授权。
案件小结
在进行创造性答复时，对于审查员提出区别技术特征为通过技术启示获得时，代理人应该从区别技术特征解决的技术问题出发，判断区别技术特征为通过技术启示获得的理由是否合理。我们在处理案件中，不要轻易地认为区别技术特征只是简单技术手段，便顺从审查员提出的审查思路来判断区别技术特征为通过技术启示获得。而是从解决的技术问题出发，判断是否存在真正的技术启示，以尽可能地获得创造性答复的突破口。
