韩国无效审判制度介绍

作者：崔炳哲 合伙人、日韩代理部经理、韩国业务总监、资深专利代理师

与我国一部专利法同时约束发明专利、实用新型专利及外观设计专利不同，在韩国制定有特许法、实用新型法和外观设计法分别约束特许（即发明）专利、实用新型专利和外观设计专利。

韩国的无效审判制度相当于我国的专利无效宣告请求制度，在韩国的特许法第七章“审判”中规定了特许无效审判程序。实用新型和外感设计的无效审判程序可参照特许无效审判程序。

与我国的国家知识产权局（CNIPA）专利局下的各领域发明审查部以及复审和无效审理部分别进行授权和确权相似，韩国也是在韩国特许厅（KIPO）的不同部门进行授权和确权，授权在各领域审查局进行而确权在特许审判院进行。特许审判院相当于复审和无效审理部。

以下就以特许权（发明专利权）的无效为例分节介绍特许无效审判的启动时机及效力、请求人资格、特许无效审判请求理由、证据提交时机、审查方式、修改方式、修改时机、行政诉讼等。

一、特许无效审判的启动时机及效力

与我国一样，对公告授予特许权之日起随时可以启动。对已失效的特许权也可以启动特许无效审判。宣告无效的特许权视为自始即不存在。

如果特许权一旦被宣告无效，那么对已经履行的特许实施许可合同是否具有追溯力呢？根据已有的判例（大法院2019， 2018다287362，注：“다”是韩文），是不具有追溯力的，但在特许实施许可合同中对许可费返还事宜有特别规定的除外。

如果特许权一旦被宣告无效，那么因侵权而已支付的赔偿金则需要返还（目前没有大法院的判例，只有下级法院的判例）。

韩国民法第750条规定：故意或者过失的违法行为给他人造成损害的，应当承担赔偿责任；第741条规定：无正当理由从他人财产或者劳动中获取利益，给他人造成损害的，受损失人可以向受益人请求返还不当得利。

如前所述，被宣告无效的特许权视为自始不存在，因此，特许权人的行使权利行为有可能被认定为违法行为，为此还要承担对方当事人因此而遭受的损失。在实务中，对于特许权人行驶作为无效的特许权的行为是不是故意或者过失的认定，直接关系到是否要承担赔偿责任的问题。由于区分故意和过失没有实际意义，因此在具体案件中，主要考察特许权人是否存在过失。关于此，韩国大法院认为，在执行临时禁令之后，如果特许权人在诉讼中败诉，除特殊情况外，应负责赔偿对方所遭受的损失（大法院1999，98다52513）。

二、请求人资格

与我国的任何单位或者个人请求无效宣告不同，在韩国，授权公告日起三个月以内任何单元或者个人可以请求无效，但在三个月后请求人只限于利害关系人和审查员。利害关系人是指因从特许权人遭受权利对抗的可能而遭受损失或未来遭受损害可能的人。据统计，还没有由审查员请求无效审判的案例。

需要补充的是，在韩国，使特许权失效除无效审判请求途径外，还有特许取消申请途径。特许取消申请可在自授权公告之日起六个月内，任何单位或者个人可以请求特许审判院取消该特许权。但是，特许取消理由仅限于审查中未提及的、基于新引入的对比文件缺乏新颖性、创造性的问题和违背先申请原则的问题。

三、特许无效审判请求理由

主要的特许无效审判请求理由与我国的专利法实施细则第65条第2款中罗列的理由基本相似。韩国特许法对特许无效审判理由作出如下限制性规定：

① 特许法第二十五条（赋予专利于没有权利能力的外国人的情形）、第二十九条（无新颖性、创造性、实用性的发明赋予专利的情形）、第三十二条（违反公序良俗的发明赋予专利的情形）、第三十六条第一款和第二款（违反先申请原则的情形）、第四十二条第三款和第四款（未具备专利说明书上记载条件的情形）等违反各项规定的情形；

② 根据第三十三条第一款规定不具有获得专利的权利或违反第四十四条共同申请规定的情形；

③ 根据第三十三条第一款但书规定不能获得专利的情形(作为非发明人，不能获得权利的继承人情形，或赋予在职特许厅职员，或专利审判院职员专利的情形)；

④ 赋予特许权之后，出现该利权人依据第二十五条的规定变为不能享有特许权的人，或者出现该项专利违背条约的事由等情形，比如，尽管有效获得特许权，但作为特许权人的外国人因后续事由丧失权利能力的情形；

⑤ 因违反条约规定而不能获特许权的情况；

⑥ 超出第四十七条第二款规定范围的补正情形；

⑦ 超出第五十二条第一款规定范围的分案申请的情形；

⑧ 超出第五十三条第一款规定的变更申请的情形。

四、证据提交时机

与我国的请求人在无效宣告请求之日起一个月内增加理由或者补充证据而专利权人在复审和无效部指定的答复期限内提交证据不同，在韩国原则上双方当事人在审结前都可以提交相关证据，而且对证据的形式没有特别限制，书面以及物品均可以作为证据使用，还可以申请行政审判官进行证据的保全。

在特许取消申请中证据仅限于书面或者电子公开出版物，不允许仅以实质审查过程中使用过的证据来提出特许取消请求。

五、审查方式

审查方式与我国大同小异，三人或者五人合议审查，合议组可以采取书面审理或者口头审理，对于复杂案件，甚至会进行多次口头审理。

六、修改方式

在韩国，特许无效审判程序中可以对特许文件做出如下修改：

① 对权利要求做出限缩性修改；

② 对错误记载做出更正；

③ 对不清楚记载的更正。

修改仅在说明书或者附图记载的范围内进行。但是，“对错误记载做出更正”仅在原说明书或者附图所记载的范围内进行。需要指出的是，修改不能实质上扩大保护范围或者变更范围。

此外，“对权利要求做出限缩性修改”和“对错误记载做出更正”后记载在修改后的权利要求书中的事项必须是特许申请时能够获得授权的要件（“独立特许要件”），但是，对于被请求无效审判的权利要求的修改，不能适用“独立特许要件”。

所谓独立特许要件，例如试图将“A”修改为“B”时，在要求独立特许要件的情况下，如果“B”不具备特许性，那么修改为“B”本身不被认可，在没有独立特许要件的情况下，如果满足了其他修改要件，那么先认定修改为“B”，然后再判断该“B”是否具有特许性。

七、修改时机

针对特许无效审判请求提出意见陈述书时、针对依职权发出的特许无效理由通知书提出意见陈述书的指定期限内，以及因请求人提出证据或者主张新的无效理由而允许修改的指定期限内。

八、行政诉讼

在我国，对无效宣告决定不服而行政诉讼时，国家知识产权局将会成为被告，但在韩国，韩国特许厅不会成为被告，因为在韩国无效审判属于当事人双方（请求人与被请求人）对立的审判（称之为当事人类审判），与之相对的有决定类审判，例如包括对驳回决定之类的审查员的处分不服而进行的驳回决定不服审判、针对特许和实用新型的更正审判，这种审判中只存在请求人一方。

在韩国，如果不服无效审判决定，可以上诉到特许法院（相当于我国的北京、上海、广州及海南自由贸易港的知识产权法院），如果再不服特许法院的判决，可以上诉到大法院（相当于我国的最高人民法院）。

需要说明的是，在司法上，与我国二审终身制相比，韩国是三审终审制，但特许行政诉讼是二审终审制。

由于篇幅有限，本文仅概要地介绍了韩国无效审判制度，希望对想了解韩国无效审判制度的同仁有所帮助。

参考文献：

[1]https://blog.naver.com/aokw/221527132834, 27. 특허 무효심판 (청구 요건, 절차 진행) 

[2]韩国专利法研究，任虎，华东理工大学出版社，2017年12月第1版

[3]http://www.kpaanews.or.kr/news/news_print.html?section=91&category=108&no=3125，중국특허제도의 특징(3) 특허무효제도

[4]http://www.kpaanews.or.kr/news/view.html?section=86&category=88&no=1594, 무효인 특허권에 대해 지불한 로열티 또는 손해배상금의 반환 여부