基于案例浅谈创造性答复中的技术启示

作者：万妍昕 专利代理师

在《专利审查指南》关于发明创造性的审查基准中，关于“三步法”中的最后一步，即判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，在该步骤中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

通常认为现有技术中存在上述技术启示的较为常见的一种情况为：所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。在实际工作中，审查员也经常以此为由判定专利申请不具备创造性。然而，对于实务中的很多案例，其实可能并不存在审查员所认为的技术启示，通过对本申请的区别特征所起的作用与对比文件的相关技术手段所起的作用进行仔细对比分析，可以找到二者之间的实质性区别，成为审查意见答复中的突破口。

接下来，笔者将结合两个案例浅谈创造性答复中关于技术启示在上述情况下的答复思路。

案例一：发明专利A

发明专利A的发明构思如下：通过前景检测的方法确定视频图像中的旋转目标的旋转轴心，并使用光流法判定该旋转目标的旋转方向，简单有效，能够很快的计算获得旋转目标旋转的时钟方向。

在第一次审查意见通知书中，审查员通过引用对比文件1（基于视频监控的车流量统计方法）和对比文件2（利用光流法计算人体运动的速度与方向），认为该申请全部权利要求不具备《专利法》第22条第3款规定的创造性。

对于该案的权利要求1，审查员在第一次审查意见通知书中认为，对比文件1已经公开了输入包括旋转目标的连续的视频帧；根据所述视频帧中的首帧图像建立背景模型；通过所述背景模型对除首帧以外的其他各视频帧进行前景检测的技术方案。对于二者的区别技术特征，对比文件2公开了获得前景区域的光流点分布的技术特征，还公开了根据光流点分布判断目标运动方向的技术特征。这些技术特征在对比文件2中所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同，都是利用光流来判断运动的方向，因此对比文件 2给出了将该技术特征应用到对比文件1的技术方案以解决其存在的技术问题的启示。

经过分析，代理人认为审查员这样的判断是不恰当的。代理人在答复的过程中，首先明确了光流法虽然是一种已知的方法，但是不能将其从整体的技术方案中割裂出来单独进行评价，而是需要结合后续进一步的操作以及整体的技术方案进行考虑。本申请在对除首帧以外的其他各视频帧进行前景检测，并确定旋转目标的旋转轴心的基础上，使用光流法进一步确定目标的旋转方向，并不是本领域技术人员容易想到的。其次，本申请技术方案与对比文件2中虽然都是通过光流点的数量来确定旋转方向，但是，本申请中目标的旋转方向只有两种，即第一方向(例如顺时针方向)和第二方向(例如逆时针方向)，因此只需要从这两种方向中选择光流点数量较多的方向作为旋转目标的旋转方向。而对比文件2中，人体的运动方向与本申请中的旋转方向不同，其可以是任意的方向，因此所使用的确定运动方向的计算方法也是完全不同的，光流法在这两个方案中所解决的问题不同，起到的作用也是不同的。因此，对比文件2并未公开区别技术特征，也起不到相应的技术启示作用。

最后再结合其他方面的区别点进行答辩，经过第一次审查意见答复之后，该案获得了授权。

案件小结：对于这一类案件，代理人在答复的过程中，需要在理解对比文件方案的基础上，以区别技术特征实际解决的技术问题作为起点，以技术特征在对比文件中所起到的作用为终点，判断审查意见中是否存在不恰当的情况，以及审查员确定的技术问题是否偏于概括或偏于表面化，而实际的技术问题更为具体或更为深层次，以此为依据来判断对比文件是否真的存在所谓的技术启示。

案例二：发明专利B

发明专利B的发明构思如下：对离散化的大量用户行为对应的SKU进行离散向量化处理而得到SKU特征数据，同时获取不同于所述SKU的预设离散特征数据即第一特征数据，这样就获得了离散特征和离散向量化后的SKU特征的组合用户特征，以此作为输入进行模型训练并基于训练得到的模型进行相似用户扩展。这样，由于使用离散向量化技术压缩了特征空间，模型训练时间缩短很多，而且模型泛化能力得到了提高，从而可以改善Lookalike技术扩展相似用户时效率低、耗时长的问题，提高模型的泛化能力和扩展效果。

在两次审查意见通知书中，审查员通过引用对比文件1（扩散种子用户的方法及装置）和对比文件2（基于用户历史行为的商品信息推荐方法及系统），认为该申请全部权利要求不具备《专利法》第22条第3款规定的创造性。

对于该案的权利要求1，审查员在第二次审查意见通知书中认为，对比文件1已经公开了根据所述第一特征数据和所述SKU特征数据进行预设模型训练得到一相似用户预测模型，并根据所述预设用户信息和所述相似用户预测模型预测确定该预设用户所关联对应的相似用户的技术方案，区别技术特征为对所述SKU进行离散向量化处理得到SKU特征数据。而对比文件2又公开了对用户行为特征数据进行向量化处理，相当于公开了对所述SKU进行离散向量化处理得到SKU特征数据，由此可见，对比文件2给出了通过对用户行为离散的SKU特征数据进行向量化处理以训练相似模型的技术启示。

经过分析，对比文件2中虽然公开了构建用户商品概率预测特征向量的技术方案，但是本申请与对比文件2中使用向量化的特征数据所解决的技术问题不同。本申请解决的技术问题是，如何通过对所有SKU对应的向量求平均值得到SKU维度的特征数据，从而达到压缩特征维度的目的，在后续训练相似用户预测模型的过程中缩短模型训练时间，提高模型泛化和扩展能力。而对比文件2解决的技术问题是，通过综合考虑用户行为和商品特征与二者的交叉特征，增加的特征变量的维度，并进一步增加模型推荐的准确度。由此可见，本申请与对比文件2中解决的技术问题是完全相反的，本申请中使用离散向量化技术是为了对特征进行降维，从而缩短模型训练时间，而对比文件2中建立概率预测特征向量，目的是为了增加的特征变量的维度，从而提高模型推荐的准确度，可见二者起到的作用也是相反的。因此，基于对比文件2所解决的技术问题，其无法在对比文件1的基础上对本申请给到相应的技术启示，两者结合以后并不能解决本申请所解决的技术问题。

经过第二次审查意见答复之后，该案获得了授权。

案件小结：反向技术启示是影响对比文件结合的重要因素，与技术启示相反的反向启示，会阻碍本领域技术人员将现有技术与最接近现有技术相结合，即阻断本领域技术人员将二者结合的动机。这种情况在实际的代理工作中相对而言虽然并不常见，但是一旦抓住这一逻辑漏洞，就能够直击痛点，实现较好的答复效果。